﻿

 

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-5348/2020-ГК

г. Пермь

31 августа 2020 года

Дело №А50-13595/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 24 августа 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 августа 2020 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Кощеевой М.Н.,

судей  Гребенкиной Н.А., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полуднициным К.А.,

при участии:

от истца – Лелякина Н.А., паспорт, доверенность от 24.12.2018, диплом; Иващенко О.И., паспорт, доверенность от 24.12.2018, диплом;

от ответчика – Осмоловская П.Д., паспорт, доверенность от 26.02.2020;

от третьего лица ООО «Биола» - Фальковский В.В., паспорт, доверенность от 13.11.2019, диплом;

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст.121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу третьего лица, ООО "Биола",

на решение Арбитражного суда Пермского края от 07 марта 2020 года	

по делу № А50-13595/2019	

по иску ООО "Русфик" (ОГРН 1097746056430, ИНН 7703694556)

к ООО "Азон" (ОГРН 1085903006221, ИНН 5903090212)

третьи лица: ООО "Биотерра" (Республика Беларусь), ООО "Биола" (ОГРН 1136733019774, ИНН 6732066410)

о защите исключительных прав на товарные знаки,

установил:

ООО "Русфик" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО "Азон" (далее – ответчик) о взыскании 20 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №415859 и №556595, запрете использовать словесное обозначение «Белый сорбент» и комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Белый сорбент», сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №415859 и №556595, на упаковке и документации, связанной с введением в гражданский оборот при продаже биологически активной добавки к пище (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "Биотерра" и ООО "Биола" (далее – третьи лица).

Решением суда от 07.03.2020 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 20 000 руб. компенсации, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части требований отказано; с истца в доход федерального бюджета взыскано 6 000 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением, третье лицо, ООО "Биола", обжаловало его в апелляционном порядке, просит отменить, в иске отказать либо оставить иск без рассмотрения. В обоснование апелляционной жалобы указывает на отсутствие у истца права на подачу иска, что следует из лицензионного договора, полномочия ООО "Русфик" касаются только товаров – «добавки минеральные пищевые» («Белый угол «актив» и «белый уголь «С добрым утром»). Полагает, что однородность товаров и сходство обозначений отсутствуют; не представляется возможным оценить реальный товар истца, так как он не производит добавки пищевые минеральные. Назначение добавок пищевых минеральных можно определить через участие в усвоении пищи, регуляции функций организма. Товар же ответчика является сорбентом, осуществляет связывание поглощаемого вещества в желудочно-кишечном тракте путем адсорбации, не вступая с сорбирующим веществом в химическую реакцию, не вызывая биохимическое изменение крови; функции усвоения организмом элементов сорбент не выполняет. Считает, что товары различны по виду материала, из которого они изготовлены, по условиям сбыта (ответчик распространяет товар через специализированные торговые сети, в том числе, аптечные), по кругу потребителей, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми. Отмечает, что товарный знак истца является фантазийным, звуковое, графическое сходство отсутствует, вероятности смешения не имеется. Целью истца является запрет ответчику осуществлять продажу любых сорбентов четвертого поколения (на основе диоксида кремния). Кроме того, считает несоблюденным претензионный порядок урегулирования спора, поскольку претензия истца не содержит упоминания о нарушений прав на товарный знак  «Белый уголь».

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу поддержал приведенные в апелляционной жалобе доводы, просит решение суда первой инстанции отменить, в иске отказать, либо иск оставить без рассмотрения. Полагает, что истец не обладает правом на иск, нарушил претензионный порядок урегулирования спора, не сославшись в претензии на товарный знак №415859; считает, что спорные обозначения не являются сходными до степени смешения.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу отклонил приведенные в ней доводы; просит решение суда первой инстанции оставить без изменения. Считает, что в силу закона обладает правом на защиту предоставленного ему по лицензионному договору права использования товарных знаков и реализует его посредством подачи в суд настоящего иска. Отмечает, что товары «добавки минеральные пищевые», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «Белый уголь», классифицированы по 05 классу МКТУ, то есть классу, в котором сгруппированы товары, потребляемые в медицинских целях, и являются частным случаем (видом) более широкого понятия «добавки пищевые для медицинских целей» либо «биологически активные добавки к пище», то есть товары «биологически активные добавки к пище» и «добавки минеральные пищевые» соотносятся как род/вид. Отклоняет доводы апеллянта об отсутствии сходства обозначений до степени смешения по графическому критерию в силу отсутствия общей графики, поскольку заявитель жалобы не учитывают п. 40 Правил, утверждённых Приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 №482, согласно которому обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Ссылки на то, что истец не использует товарные знаки, находит не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Определением Семнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 29.07.2020 судебное разбирательство отложено на 24.08.2020.

Определением Семнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 24.08.2020 на основании ст.18 АПК РФ произведена замена судьи Муталлиевой И.О. на судью Суслову О.В. Рассмотрение дела начато сначала.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 24.08.2020 представитель третьего лица, ООО «Биола», доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал, просит решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представители истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы отклонили по основаниям, приведенным в отзыве на нее, считают решение суда первой инстанции законным и обоснованным. 

Представитель ответчика в судебном заседании доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал, просит решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, компания Омнифарма Юроп Лимитед, (Кипр) является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «БЕЛЫЙ УГОЛЬ»:

1) товарный знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» по свидетельству №415859 с приоритетом от 02.11.2007, зарегистрирован 12.08.2010 в отношении товаров 05 класса МКТУ - лекарственные средства, а именно энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые;

2) товарный знак «Белый уголь С добрым утром» по свидетельству №471882 с приоритетом от 16.03.2011, зарегистрирован 01.10.2012 в отношении товаров 05 класса МКТУ 05 - лекарственные средства, в том числе для лечения похмельного синдрома, а именно энтеросорбенты; минеральные пищевые добавки;

3) товарный знак

 

по свидетельству №510767 с приоритетом от 04.07.2012, зарегистрирован 10.04.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ 05 - лекарственные средства, а именно энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые;

4) товарный знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ АКТИВ» по свидетельству №545050 с приоритетом 12.11.2013, зарегистрирован 03.06.2015г. в отношении товаров 05 класса МКТУ 05 - лекарственные средства, а именно энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые;

5) товарный знак

 

по свидетельству №556595 с приоритетом от 12.08.2014 зарегистрирован 05.11.2015 г в отношении товаров 05 класса МКТУ 05 - лекарственные средства, а именно энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые.

26.12.2016 между Омнифарма Юроп Лимитед и ООО «Русфик» заключён лицензионный договор в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 510767, 415859, 471882, 545050, 5556595 на предоставление исключительной лицензии на территории РФ в отношении товаров 05 класса МТУ.

Согласно разделу 2 договора, ООО «Русфик» принимает исключительную, непередаваемую и не подлежащую передаче по сублицензии лицензию на использование товарных знаков в целях коммерциализации, продвижения и изготовления продукции компанией РУСФИК.

Согласно п. 1.1 раздела 1 договора: «Коммерциализация» означает «планирование, распространение, предложение для продажи и (или) деятельность по продаже, осуществляемые РУСФИК в отношении продукции»; «Продвижение» означает «любую без исключения рекламную/маркетинговую деятельность, включая без ограничения подготовку проектов, контроль, распространение рекламы, образцов продукции, обучение медицинских представителей, осуществляемую РУСФИК в отношении продукции»; «Продукция» означает следующие добавки минеральные пищевые: а) Белый уголь «С добрым утром», 10 таблеток; b) Белый уголь «Актив», 10 таблеток; с) Белый уголь «Актив», 30 таблеток; «Территория» означает Российскую Федерацию.

Пункт 1.1. раздела 1 договора также включает определение понятия «Конкурентная продукция» - любые пищевые добавки, которые: (i) имеют одно из активных ингредиентов продукции (например, диоксид кремния аморфный или микрокристаллическая целлюлоза) и (ii) имеют такие же заявленные свойства к применению как продукция.

Предоставление права использования товарных знаков по указанному договору зарегистрировано в государственном реестре 11.08.2017 под номером РД02229445, что подтверждается уведомлением Роспатента. Также Роспатентом зарегистрированы изменения, внесённые в лицензионный договор на основании дополнительного соглашения №1 от 01.11.2018, которым в предмет лицензионного договора включён товарный знак по свидетельству № 643910.

25.01.2019 истцом в аптеке по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Южная, 19, был приобретен товар - биологически активная добавка к пище, маркированный комбинированным обозначением, содержащим словесный элемент «Белый сорбент экстра» -

.

Согласно кассовому чеку, продавцом товара является ООО «Азон».

Приобретенный истцом товар предъявлен на исследование патентному поверенному Бердникову А.И., который по результатам исследования спорного обозначения и товарных знаков, оформленным в заключении, пришел к выводу, что комбинированное обозначение

 

ассоциируется с товарным знаком

 

по свидетельству № 556595, а словесное обозначение «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ» - с товарным знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» по свидетельству №415859, несмотря на некоторые отличия; сравниваемые товары являются однородными, поскольку относятся к минеральным пищевым добавкам, обладающим сорбирующим свойством; круг потребителей, условия реализации товаров, один уровень цен на товар, срок использования товаров, взаимозаменяемость товаров также совпадают, обуславливает высокую вероятность смешения обозначений, они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Истец, считая, что ответчик своими действиями, связанными с реализацией спорного товара, нарушил его исключительные права на товарные знаки, направил в адрес ответчика претензию с требованием прекратить реализацию товара – биологически активная добавка к пище «Белый сорбент экстра» и выплатить компенсацию в размере 250 000 руб.

В связи с тем, что изложенные в претензии требования ООО «Азон» не исполнило в добровольном порядке, ООО "Русфик" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации и о запрете использования  словесного обозначения «Белый сорбент» и комбинированного обозначения, включающее словесный элемент «Белый сорбент», сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №415859 и №556595, на упаковке и документации, связанной с введением в гражданский оборот при продаже биологически активной добавки к пище.

Удовлетворяя требование о взыскании компенсации в заявленном размере, суд первой инстанции установил, что товары истца и ответчика являются однородными, а используемые обозначения сходны до степени смешения. Отказывая в удовлетворении требования о запрете использования обозначений, суд первой инстанции исходил из того, что такой запрет установлен непосредственно законом, доказательств того, что нарушение является длящимся не представлено.

В соответствии с ч.5 ст.268 АПК РФ, а также согласно разъяснениям, данным в п.25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 №36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суда апелляционной инстанции», в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в ч.4 ст.270 АПК РФ.

От лиц, участвующих в деле, возражений относительно проверки законности и обоснованности решения только в обжалуемой части не поступало, в связи с чем, апелляционным судом судебный акт пересмотрен в пределах доводов апелляционной жалобы, касающихся удовлетворенных исковых требований.

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. 

Согласно п.1 ст.1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Из материалов дела следует, что на основании лицензионного договора от 26.12.2016, заключенного правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 510767, 415859, 471882, 545050, 5556595 с истцом, последнего предоставлена исключительная, непередаваемая и не подлежащая передаче по сублицензии лицензия на использование указанных товарных знаков в целях коммерциализации, продвижения и изготовления продукции компанией Русфик.

В ст.1254 ГК РФ предусмотрено право лицензиата самостоятельно выступать в защиту полученных прав, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает его права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, в связи с чем отклонены доводы апелляционной жалобы ООО «Биола» и отзыва ООО «Азон» об отсутствии у ООО "Русфик" права на настоящий иск. 

Довод о том, что свидетельство в отношении биологически активной добавки «Белый уголь» зарегистрировано за компанией  ООО «Омнифарма Киев», которая стороной лицензионного договора не является, подлежит отклонению, поскольку из представленных в материалы дела сведений на товарный знак 415859 «Белый уголь»  следует, что 24.01.2013 зарегистрирован договор об отчуждении ООО «Омнифарма Киев»  исключительного права на данный товарный знак, новым правообладателем является  Омнифарма Юроп Лимитед с которым и заключен лицензионный договор истцом (л.д. 23 – 24 т.1). 

В п.3 ст.1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При установлении однородности товаров или услуг должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Оценив собранные по делу доказательства в порядке ст.71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда о том, что спорные обозначения являлись сходными до степени смешения, а товары – однородными, с учетом того, что систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Исходя из того, что оценка сходства обозначений не требует назначения экспертизы, руководствуясь Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 (п.41), суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что доминирующим элементом комбинированного товарного знака №556595 является словесный элемент «Белый уголь», несущий индивидуализирующую функцию, который, кроме того, относительно товаров класса 05 МКТУ (лекарственные средства, а именно энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые) является фантазийным. Суд апелляционной инстанции находит обоснованным вывод суда о том, что использованное ответчиком обозначение «Белый сорбент экстра» выполнено со спорным комбинированным товарным знаком в сходной цветовой гамме, сходным шрифтом, в сходном стиле, упаковка имеет одинаковый вид, что в совокупности свидетельствует о том, что угроза смешения товарного знака №556595 и обозначения ответчика в глазах потребителя является высокой.

Данный вывод подтверждается представленным в материалы дела отчетом о проведении социологического исследования Фонда «ВЦИОМ», которое проводилось методом Интернет-опроса по сертифицированной панели респондентов в соответствии с установленными стандартами ESOMAR в области проведения исследований в сети Интернет, а также со стандартами ISO 20252 (маркетинговые и социальные исследования) и ISO 26362 (работа с онлайн панелями). Из отчета следует, что в опросе приняли участие 800 человек от 18 лет, регулярно (раз в полгода и чаще) покупающих сорбирующие препараты, проживающих в различных регионах РФ. При этом около половины респондентов отметили сходство упаковок по внешнему виду, указали на смысловое и звуковое сходство.

Апелляционная коллегия признает заслуживающими внимания доводы истца о том, что потребитель не всегда имеет возможность сравнить упаковки обоих товаров в магазине или аптеке, а руководствуется при выборе и покупке своими воспоминаниями, которые могут и не быть детальными, например, потребитель помнит общий вид упаковки или часть и стиль выполнения надписи.

Суд первой инстанции, обоснованно руководствуясь первым впечатлением как потребителя, правильно указал на то, что некоторые отличия, заключающиеся в использовании в товарном знаке дополнительных цветов (красного и синего), зеркального расположения изобразительного доминирующего элемента (справа/слева), отличия в изображении таблеток  не имеют принципиального значения, потому что в целом не влияют на иное восприятие сравниваемых обозначений.

Относительно словесного товарного знака по свидетельству №415859 суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что словосочетание «Белый уголь» по отношению к товарам класса 05 МКТУ (лекарственные средства, а именно энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые) является фантазийным, то есть имеет множество значений, может употребляться в разных смысловых конструкциях, порождать различные ассоциации, обуславливающие неоднозначное восприятие, в связи с чем не позволяет отнести его к элементам, напрямую характеризующим свойства товара. Данный вывод сделан Палатой по патентным спорам в решении по заявке №2007734041/50 (т.1 л.д.137-145). При этом суд также пришел к обоснованному выводу о том, что основную смысловую нагрузку несет в себе слово «Белый», поскольку видовым указанием товара является биологически активная добавка, вследствие чего «сорбент», также как и слово «уголь», является слабым элементом, так как ассоциируются со свойствами товара - БАДа - абсорбировать и выводить через выделительную систему наружу токсины, химические и ядовитые вещества, в связи с чем слова «уголь» и «сорбент» имеют  одинаковый заложенный смысл - препятствовать интоксикации организма.

Из изложенного следует, что сравниваемые обозначения (словесный,  комбинированный товарные знаки и обозначение ответчика) являются сходными до степени смешения, в связи с чем, незаконное использование ответчиком обозначения «Белый сорбент экстра» создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товара, его изготовителя, создает ложное впечатление о легальности продукции, правообладателе, снижает инвестиционную привлекательность интеллектуальной собственности. Сам по себе факт продажи ответчиком продукции под спорным обозначением создает конкуренцию продукции истца с учетом отсутствия каких-либо выплат в пользу правообладателя. 

Более того, материалами дела подтверждается однородность товаров, реализуемых истцом и ответчиком, а именно сходными являются круг потребителей, место продажи, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, объем и цель применения.

Как установлено судом первой инстанции, товар ответчика  «биологически активная добавка к пище», в то время как товарные знаки истца зарегистрированы в отношении 05 класса МКТУ - лекарственные средства, а именно энтеросорбенты, добавки минеральные пищевые. Проанализировав положения СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», суд первой инстанции установил, что биологически активные добавки к пище могут использоваться в медицинских целях, не являясь лекарственными средствами, при этом влияют на обмен веществ, функциональное состояние органов и систем организма человека, используются для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, в качестве энтеросорбентов. С 

другой стороны, добавки минеральные пищевые направлены на восполнение и/или поддержания в организме человека необходимого для нормальной жизнедеятельности (включая общее состояние здоровья и самочувствия) уровня минеральных веществ, то есть также принимаются в медицинских целях.

Исходя из общей цели назначения БАДов и минеральных пищевых добавок, принимая во внимание отсутствие у подавляющей части потребителей сведений о детальных различиях данных товаров, а также необходимость применения более строгого подхода при проведении сравнительного анализа с учетом отнесения товаров 05 класса МКТУ к жизни и здоровью людей и их способности оказать воздействие на физиологическое состояние организма, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом об однородности товаров, отклоняя доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что товар истца участвует в усвоении пищи, регуляции функций организма, в то время как товар ответчика является сорбентом, а потому осуществляет связывание поглощаемого вещества в желудочно-кишечном тракте путем адсорбации, не вступая с сорбирующим веществом в химическую реакцию, не вызывая биохимическое изменение крови, не выполняя функций усвоения организмом элементов сорбент не выполняет.

Само по себе то, что товары различны по виду материала, из которого они изготовлены, по условиям сбыта (ответчик распространяет товар через специализированные торговые сети, в том числе, аптечные), не является препятствием для признания товаров однородными, учитывая отсутствие специальных познаний у широкого круга потребителей данных товаров.

Таким образом, апелляционная коллегия находит факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки доказанным. 

В п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака.

Согласно ч.4 указанной статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом предъявлено требование о взыскании компенсации на основании п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п.59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Суд первой инстанции посчитал заявленный истцом размер компенсации обоснованным в отсутствие контррасчета, исходя из возможных убытков истца, выручки ответчика. Кроме того, истцом заявлено о взыскании компенсации в минимальном размере.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для признания несоблюденным истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора, при этом принимает во внимание, что из поведения ответчика не усматривалось намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке. Претензия истца от 25.02.2019  содержит указание на нарушение исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству № 556595, который включает в себя словосочетание «Белый уголь», являясь его элементом. В связи с этим суд апелляционной инстанции признает обоснованными доводы истца о том, что ответчик был информирован о наличии правовой охраны в отношении обоих товарных знаков (словесного и комбинированного), следовательно, действуя разумно и добросовестно, должен был предпринять действия по исключению неправомерного использования спорных обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение. При этом  при подаче искового заявления сумма компенсации уменьшена более, чем в 10 раз по сравнению с требованиями, изложенными в претензии.

Кроме того, учитывая поведение сторон, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания полагать, что на данном этапе имеется возможность достижения цели  претензионного порядка (мирного урегулирования спора). В связи с указанным суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для оставления иска без рассмотрения.

При таких обстоятельствах требование о взыскании компенсации в общем размере 20 000 руб. (товарные знаки №556595 и №415859) удовлетворено законно и обоснованно.

Иные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены, поскольку отмену правильного судебного акта не  влекут.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. 

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 258, 268, 269, 271 АПК РФ, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

Решение Арбитражного суда Пермского края от 07 марта 2020 года по делу №А50-13595/2019 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

 

Председательствующий

М.Н. Кощеева

 

Судьи

Н.А. Гребенкина

О.В. Суслова