ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-11756/2020

г. Челябинск

09 ноября 2020 года

Дело № А47-3524/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 ноября 2020 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Арямова А.А., 

судей Бояршиновой Е.В., Киреева П.Н., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

 рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Бирквелле» на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 20.08.2020 по делу №А47-3524/2020.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Бирквелле» - ФИО2 (доверенность от 02.06.2020, диплом).

общества с ограниченной ответственностью «Популярные продукты» – ФИО3 (доверенность от 10.01.2020, диплом).

Общество с ограниченной ответственностью «Популярные продукты» (далее – истец, ООО «Популярные продукты») обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Бирквелле» (далее – ООО «Бирквелле») и индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее – ИП ФИО4, предприниматель) о взыскании 2269428 руб., в том числе: с ООО «Бирквелле» - 1021900 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «Бородач» по свидетельству №525502; с ИП ФИО4 - 1247528 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «Бородач» по свидетельству №525502. Также истец просил взыскать с ответчиков 68965 руб. 52 коп. – представительских расходов, 1500 руб. – судебных издержек, понесенных в результате направления адвокатского запроса, 8600 руб. – судебных издержек, связанных с обеспечением доказательств.

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 20.08.2020 (резолютивная часть решения принята 13.08.2020) исковые требования удовлетворены частично, в пользу истца взысканы: с ООО «Бирквелле» - компенсация в размере 300000 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 4540 руб., расходы по оплате услуг представителей – 8807,12 руб.; с ИП ФИО4 – компенсация в размере 300000 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 4540 руб. и расходы на оплату услуг представителей в размере 9643,07 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

ООО «Бирквелле», не согласившись с решением суда первой инстанции в части размера взысканной компенсации, обжаловал решение в этой части в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе ООО «Бирквелле» просит изменить решение суда первой инстанции в части размера взысканной компенсации путем ее уменьшения.

В обоснование жалобы ссылается на существенность для него суммы взысканной с него компенсации и ее несоразмерность последствиям нарушенного права истца. Обращает внимание на следующие обстоятельства: размер взысканной компенсации в 10 раз превышает стоимость правомерно использования товарного знака (при этом податель жалобы ссылается на результаты исполнения лицензионного договора, заключенного истцом с иным лицом); деятельность ответчиков признана пострадавшей в условиях пандемии, и до настоящего времени действуют ограничения деятельности по реализации разливной продукции; сложное финансовое положение заявителя, что подтверждается его налоговой отчетностью; уплата взысканной судом суммы компенсации может привести к негативным последствиям для ООО «Бирквелле», вплоть до прекращения его деятельности.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве. Одновременно заявил возражения против пересмотра судебного акта исключительно в обжалованной ответчиком части. Полагает решение суда первой инстанции подлежащим изменению в части взысканного размера компенсации. По мнению истца компенсация полежит взысканию в размере однократной стоимости товаров, незаконно размещен товарный знак. В этой связи с ООО «Бирквелее» полагает подлежащим взысканию компенсацию в размере 510950 руб., а с ИП ФИО4 – 623764 руб.

Представители ИП ФИО4, извещенной о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы надлежащим образом, в судебное заседание не явились. Апелляционная жалоба рассмотрена без участия представителей предпринимателя.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает решение суда первой инстанции не подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, ООО «Популярные продукты» зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1175024024361 и обладает исключительными правами на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №525502 (с датой приоритета – 22.02.2013), представляющий собой словесное обозначение «БОРОДАЧ», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана указанного товарного знака распространяется в том числе в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), к которому относятся «пиво».

Как указывает ООО «Популярные продукты», в рамках проведения истцом контрольных мероприятий 01.08.2019 в розничном магазине сети «Пивзавод» по адресу: 

<

...>, пав.1, у продавца ИП ФИО4 приобретено разливное пиво марки «БОРОДАЧ», объемом 1л по цене – 68 руб. (в подтверждение чего представлен кассовый чек от 01.08.2019).

В соответствии с протоколом осмотра № 36/77-н/36-2019-4-262, выполненного нотариусом ФИО5 (т.1 л.д.38-49), нотариусом произведен осмотр страниц в сети Интернет: http://pivzavod56.ru/news/pivo-borodach-otbierquelle.html, http://pivzavod56.ru/magaziny-i-adresa, http://pivzavod56.ru/o-nas. На странице указанного сайта по ссылке http://pivzavod56.ru/news/pivo-borodach-ot-bierquelle.html размещено рекламное сообщение следующего содержания: «ПИВО БОРОДАЧ ОТ BIERQUELLE!». Помимо прочей информации о предлагаемом товаре, на странице сайта размещен текст следующего содержания: «Спрашивайте в центрах сети «Пивзавод» (страница 7 протокола осмотра). На странице указанного сайта по ссылке http://pivzavod56.ru/magaziny-i-adresa (в левой части) содержится прокручиваемое меню, содержащее список адресов сети магазинов «ПИВЗАВОД», среди которых указан следующий адрес: 

<

...> (страницы 11-12 протокола осмотра).

Таким образом, истцом выявлены факты: размещения словесного обозначения «БОРОДАЧ», тождественного товарному знаку «БОРОДАЧ» по свидетельству №525502, на упаковках (этикетках) товаров, которые производились ООО «Бирквелле» и вводились им в гражданский оборот на территории Российской Федерации; размещения словесного обозначения «БОРОДАЧ» в документации на товары (пиво), производимые и реализуемые ООО «Бирквелле»; незаконного использования ИП ФИО4 товарного знака для индивидуализации товаров, идентичных товарам, для которых товарный знак зарегистрирован, а именно – пива, путем размещения словесного обозначения «БОРОДАЧ» тождественного товарному знаку по свидетельству №525502, на сайте http://pivzavod56.ru в рекламе пива и адресованных неограниченному кругу лиц предложениях о продаже пива, маркированного обозначением «БОРОДАЧ» (что подтверждается протоколом осмотра страницы сети Интернет №36/77-н/36-2019-4-262, выполненного нотариусом ФИО5 – т.1 л.д.38-49), размещения на упаковке товаров (пива) и в предложениях о продаже товаров (пива) в объекте торговли (розничном магазине) по адресу: 

<

...>, пав.1, обозначения «БОРОДАЧ» при продаже по договорам розничной купли-продажи товара (пива), маркированного обозначением «БОРОДАЧ», тождественного товарному знаку по свидетельству №525502, с указанием в сопроводительной документации (кассовых (фискальных) чеках) обозначения «БОРОДАЧ».

Претензией от 02.08.2019 истец предложил ИП ФИО4 прекратить неправомерное использование обозначения «Бородач», схожее до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №525502, и выплатить компенсацию в размере 100000 руб. (т.1 л.д.55-57).

Указанная претензия оставлена ИП ФИО4 без ответа и удовлетворения.

16.09.2019 истец по электронной почте на электронный адрес bastion4@yandex.ru получил от ООО «Бирквелле» с электронного адреса glazkov@bierquelle.ru письмо, согласно которому ООО «Бирквелле» в лице директора ФИО6 признает факт производства и продажи пива, маркированного обозначением «БОРОДАЧ», а объем произведенной и реализованной продукции в период с октября 2018 г. по август 2019г. составляет 9290 литров (л.д.60).

27.11.2019 истцом в адрес ООО «Бирквелле» направлена досудебная претензия об уплате компенсации в двукратном размере оптовой стоимости продукции, маркированной обозначением «БОРОДАЧ», реализованной ООО «Бирквелле» за весь период использования этого обозначения (т.1 л.д.61-64). Претензия  получена ООО «Бирквелле» 04.12.2019, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении.

В ответ на эту претензию ООО «Бирквелле» письмом от 25.12.2019 сообщило о прекращении производства пива, маркированного обозначением «БОРОДАЧ», приложило отчет об объемах за период с 01.05.2017 по 30.11.2019, однако, указало на несоразмерность предъявленной истцом компенсации последствиям нарушенного права. В соответствии с данными представленного ООО «Бирквелле» отчета за период с 01.05.2017 по 30.11.2019, этим лицом в указанный период были произведены поставки продукции (пива с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно) грузополучателю: ИП ФИО4 по адресу: 460009, 

<

...>, общий объем поставок – 9290 литров.

26.12.2020 истец по электронной почте направил в адрес ООО «Бирквелле» письмо с предложением об урегулировании спора в досудебном порядке, при условии выплаты ООО «Бирквелле» истцу компенсации в размере 1000000 руб.

Это письмо оставлено ООО «Бирквелле» без ответа и удовлетворения.

Поскольку нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству №525502 допущены каждым из ответчиков, истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с них компенсации (взыскиваемая с ООО «Бирквелле» компенсация определена истцом в размере 1021900 руб., что составляет двукратную оптовую стоимость  поставленного в адрес предпринимателя товара, маркированного обозначением «БОРОДАЧ», в количестве 9290 литров по цене – 55 руб. за литр.; взыскиваемая с предпринимателя компенсация определена в размере 1247528 руб., что составляет двукратную стоимость товара, маркированного обозначением «БОРОДАЧ», в количестве 9173 литров (в соответствии с отчетом предпринимателя, 117 литров пива из поставленных ООО «Бирквелле» 9290 литров, были возвращены производителю), реализованного по розничной цене – 68 руб. за литр).

Рассмотрев спор по существу, суд первой инстанции признал требования истца о взыскании компенсации обоснованными, однако, пришел к выводу о необходимости уменьшения заявленного к взысканию размера компенсации ввиду его несоразмерности, до 300000 руб. – с каждого ответчика. 

Оценивая позицию суда первой инстанции по существу исковых требований, суд апелляционной инстанции полагает необходимым руководствоваться следующим.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно статье 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю (пункт 1).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (пункт 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2).

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

В силу статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1). Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4).

По смыслу статьи 1515 ГК РФ, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 157, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исследованием материалов дела установлено, что истец обладает исключительными правами на товарный знак №525502, правовая охрана которого распространяется в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, к которому относятся в том числе «пиво» (подтверждено соответствующим свидетельством). Указанное обстоятельство не оспаривается и ответчиком. Доказательств утраты истцом исключительных прав материалы дела не содержат.

Материалами дела подтверждены и участвующими в деле лицами по существу не оспариваются факты размещения словесного обозначения «БОРОДАЧ» на упаковках (этикетках) товаров (пива), которые производились ООО «Бирквелле» и вводились им в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также размещения словесного обозначения «БОРОДАЧ» в документации на товары (пиво), производимые и реализуемые ООО «Бирквелле» (подтверждено результатами произведенной представителями истца в порядке самозащиты права закупки произведенного ООО «Бирквелле» товара в торговой точке предпринимателя, а также письмами и отчетами ООО «Бирквелле»).

В целях разрешения вопроса о сходстве обозначения с зарегистрированным товарным знаком можно руководствоваться положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,  утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила №482) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее - Методические рекомендации №197), в соответствии с которыми при определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 41 Правил №482 и пункт 3 Методических рекомендаций №197).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41 Правил №482).

В соответствии с пунктом 42 Правил №482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Эти признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций №197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом, формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и другое. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Использованное ООО «Бирквелле» для маркировки своей продукции и ее обозначения в сопроводительной документации изображение «БОРОДАЧ» имеет полное сходство с товарным знаком истца по свидетельству №525502 по смысловым (симантическим), звуковым (фонетическим) и графическим (визуальным) признакам, а также связано с однородными товарами, в отношении которых товарный знак зарегистрирован (пиво), то есть, является сходным с товарным знаком истца до степени смешения. При этом такое использование товарного знака произведено в отсутствии согласия правообладателя. 

ООО «Бирквелле», являющийся участником гражданского оборота и осуществляющий предпринимательскую деятельность в форме изготовления и реализации товара, несет обязанность осуществлять проверку соответствия приобретаемого и реализуемого им товара требованиям действующего законодательства, включая необходимость убедиться в наличии знаков охраны интеллектуальных прав. Приобретая товар для его последующей розничной реализации, действуя с надлежащей степенью добросовестности и разумности, ответчик обязан убедиться в отсутствие нарушения исключительных прав. 

В этой связи следует согласиться с выводами суда первой инстанции о нарушении виновными действиями ООО «Бирквелле» исключительных прав истца, а также о необходимости применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Как указано выше, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков в том числе выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). 

В настоящем случае размер взыскиваемой с ООО «Бирквелле» компенсации определен истцом в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Так, ООО «Бирквелле» по запросу истца представлены документы, подтверждающие факт использования обозначения «Бородач», тождественного с товарным знаком по свидетельству №525502, и доказательства, подтверждающие объем контрафактной продукции, для индивидуализации которой использовалось спорное обозначение. Письмо ООО «Бирквелле» от 25.12.2019 содержит сведения о том, что общий объем произведенной и реализованной ООО «Бирквелле» такой продукции составил 9290 литров, что подтверждается данными отчета из ЕГАИС, приложенного к указанному письму, а также, что контрафактная продукция реализовывалась ООО «Бирквелле» по оптовой цене 55 рублей за один литр.

С учетом этих сведений истцом произведен расчет компенсации в порядке подпункта 2 пункта  4 статьи 1515 ГК РФ следующим образом 9290 литров х 55 руб. х 2 = 1021900 руб. 

В соответствии с направленным в адрес истца отчетом, прилагаемым к письму от 25.12.2019, контрафактная продукция, произведенная ООО «Бирквелле» , в полном объеме была реализована ИП ФИО4 За период с 01.05.2017 по 30.11.2019, ИП ФИО4 отгружено (возвращена) грузополучателю ООО «Бирквелле» продукция маркированная спорным обозначением, в объеме 117,00 литров в адрес производителя продукции. 

Таким образом, общий объем контрафактной продукции, реализованной ИП ФИО4 по договорам розничной купли-продажи, рассчитывается истцом следующим образом: 9290 литров – 117 литров (объем продукции, возвращенной продукции) = 9173 л.

Общий объем контрафактной продукции, реализованной предпринимателем по договорам розничной купли-продажи, составляет 9173 литров. 

Осуществление предпринимателем розничной продажи продукции, маркированной обозначением, тождественным товарному знаку  «БОРОДАЧ» по свидетельству №525502, по цене 68 рублей, подтверждается кассовым чеком, выданным ИП ФИО4 при проведении контрольной закупки в подтверждение заключения договора розничной купли-продажи пива, маркированного обозначением «БОРОДАЧ». 

Согласно расчету истца размер компенсации, подлежащей взысканию с предпринимателя, составляет 1247528 руб. (9 173 литров * 68 руб. * 2).

Произведенный истцом расчет обоснованно признан судом первой инстанции соответствующим закону, что не оспаривается и  сторонами.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.  При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 64 этого же  постановления  следует, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в частности, когда одним действием нарушены права на: несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений). Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение). Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

В настоящем случае ООО «Бирквелле» и ИП ФИО4 при рассмотрении дела в суде первой инстанции заявлено о снижении взыскиваемой суммы компенсации.

Учитывая, что оцениваемыми действиями ответчиков нарушены права ООО «Популярные продукты» на один товарный знак, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости применения положений абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. В отношении этого вывода суда первой инстанции сторонами возражений не заявлено.

Судом первой инстанции приняты во внимание доводы ответчиков о первичности допущенных нарушений, незначительной стоимости реализованного товара, на котором нанесены спорные изображения, превышении суммы заявленной компенсации над убытками истца, возникшими в результате допущенного нарушения, а также о сложившемся тяжелом финансовом положении ответчиков в том числе в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер. С учетом этих обстоятельств, суд первой инстанции, основываясь на принципах справедливости и соразмерности компенсации, пришел к выводу о наличии оснований для снижения размера подлежащей взысканию с ООО «Бирквелле» денежной компенсации до 300000 руб., что является достаточным для компенсации возможных потерь истца и справедливым с учетом положения ответчика.

Таким образом, судом первой инстанции дана оценка всем обстоятельствам, отраженным в апелляционной жалобе, а потому довод подателя жалобы о неполноте исследования судом первой инстанции обстоятельств дела, влияющих на определение размера взыскиваемой компенсации, подлежит отклонению, как не основанный на материалах дела.

При этом, суд апелляционной инстанции отмечает необоснованность довода подателя апелляционной жалобы о возможном прекращении его деятельности в случае оставления компенсации во взысканном судом первой инстанции размере. Этот довод документально не подтвержден (носит исключительно декларативный характер) и противоречит представленной ООО «Бирквелле» в материалы дела копии налоговой отчетности по налогу на прибыль организаций за 2019 год (т.2 л.д.118-122), подтверждающей прибыльность хозяйственной деятельности этого лица.

Заявляя возражения в отношении снижения размера компенсации, истец в отзыве на апелляционную жалобу ссылается на следующие обстоятельства: по иску о взыскании компенсации истец не обязан доказывать  факт несения убытков; при снижении компенсации не могут быть учтены лишь интересы ответчиков компенсация подлежит взысканию независимо от вины нарушителя; нарушение продолжалось 10 месяцев и такое нарушение не может быть признано единичным, незначительным или случайным; нет доказательств проявления ответчиками должной осмотрительности; не доказано тяжелое материальное положение ответчиков (на сайте ООО «Бирквелле» содержится информация о 14 фирменных магазинах этого лица и сведений об ограничениях в их работе нет, а нарушение прав истца имело место в 2018-2019 годах, то есть до начала распространения короновирусной инфекции); размер взыскиваемой компенсации не может быть снижен судом более чем в два раза и не может составлять менее стоимости права использования товарного знака. В этой связи истец полагает, что размер взыскиваемой компенсации мог быть снижен судом: по отношению к ООО «Бирквелле» - не более чем до 510950 руб.;  а в отношении предпринимателя – не более чем до 623764 руб. (что составляет однократную стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак).

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в обоснование своей позиции ответчик привел правовой подход, не соответствующий содержанию исковых требований. Так, при расчете взыскиваемой компенсации истец применил способ расчета – исходя из двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, тогда как мотивирует свой довод о невозможности снижения размера компенсации ниже однократного размера  стоимости таких товаров правовыми подходами судебных органов в отношении определения размера компенсации исходя из стоимости права использования товарного знака, что представляет иной способ определения размера компенсации. При этом, суд на стадии апелляционного производства лишен возможности изменить избранный истцом способ определения размера компенсации.

Иные доводы истца, приведенные в отзыве, по сути представляют собой несогласие с данной судом первой оценкой фактических обстоятельств дела применительно к тяжести допущенного нарушения и финансовому положению ответчиков.

Поскольку оценка таких обстоятельств в целях определения соразмерности взыскиваемой компенсации последствиям допущенного нарушения отнесена к судейскому усмотрению, позиция суда первой инстанции в этой части основана на внутреннем убеждении, соответствует закону и представленным в материалы дела доказательствам, должным образом аргументирована, оснований для ее переоценки суд апелляционной инстанции не усматривает.

Оснований для изменения решения суда первой инстанции путем дополнительного уменьшения подлежащей взысканию компенсации, равно как и путем увеличения размера такой компенсации не имеется.

Распределение понесенных истцом судебных расходов произведено судом первой инстанции в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, исходя из результатов рассмотрения спора. Каких-либо возражений в этой части сторонами не заявлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено. 

Таким образом, основания для изменения или отмены решения суда первой инстанции отсутствуют.

Учитывая необоснованность апелляционной жалобы, расходы ООО «Бирквелле», произведенные в связи с оплатой госпошлины при подаче апелляционной жалобы, возмещению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 176, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый  арбитражный апелляционный суд,     

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 20.08.2020 по делу №А47-3524/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Бирквелле» – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции. 

Председательствующий судьяА.А. Арямов

СудьиЕ.В. Бояршинова

П.Н. Киреев