ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-51411/22-5-350

16 сентября 2022 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения суда объявлена 12 августа 2022 года 

Решение суда в полном объеме изготовлено 16 сентября 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Хлопотиной Ю.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Дайсэйко» (119180, город Москва, Большая Полянка улица, дом 50/1, строение 4, ОГРН: 1107746853323, дата присвоения ОГРН: 19.10.2010, ИНН: 7714820403) 

к ответчикам: 1. Шихарева Марина Валерьевна, 2. Общество с ограниченной ответственностью «МВК» (125445, Москва город, Ленинградское шоссе, дом 69, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 65, ОГРН: 1117746318810, дата присвоения ОГРН: 21.04.2011, ИНН: 7731405862) 

третьи лица: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (125252, город Москва, Берёзовой Рощи проезд, дом 12, этаж 2 комната 4, ОГРН: 1067746613494, дата присвоения ОГРН: 22.05.2006, ИНН: 7733568767), 2. Акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр» (123308, Россия, город Москва, Муниципальный округ Хорошево-Мневники вн.тер.г., 3-я Хорошёвская улица, дом 2, строение 1, этаж 1, помещение I, комната 41, ОГРН: 1067746823099, дата присвоения ОГРН: 17.07.2006, ИНН: 7733573894) 

о признании администрирование домена shopforlled.ru ООО «МВК» нарушением прав ООО «Дайсэйко» на товарный знак «FORLLE’D», зарегистрированный Роспатентом 08.08.2011 г. под № 442367; о признании администрирование домена forlled.ru Шихаревой Мариной Валерьевной нарушением прав ООО «Дайсэйко» на товарный знак «FORLLE’D», зарегистрированный Роспатентом 08.08.2011 г. под № 442367; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 150 000 руб. 00 коп., компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 150 000 руб. 00 коп. 

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ООО «Дайсэйко» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Шихаревой М.В. и ООО «МВК» (далее - ответчик) о признании:

- администрирования домена shopforlled.ru ООО «МВК» нарушением прав ООО «Дайсэйко» на товарный знак «FORLLE’D», зарегистрированный Роспатентом 08.08.2011 г. под № 442367; 

- администрирования домена forlled.ru Шихаревой Мариной Валерьевной нарушением прав ООО «Дайсэйко» на товарный знак «FORLLE’D», зарегистрированный Роспатентом 08.08.2011 г. под № 442367; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 150 000 руб. 00 коп., компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 150 000 руб. 00 коп..

Иск мотивирован тем, что ответчики осуществляют пользование товарным знаком, принадлежащим истцу, без получения соответствующего разрешения.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования.

Представители ответчиков против удовлетворения требований возражали по доводам отзывов.

Третьи лица представителей в судебное заседание не направили.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя к ответчикам  не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что на основании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование товарного знака «FORLLE'D» № 442367 (далее — «Товарный знак»), заключенного между ООО «Дайсэйко» (далее -«Истец») и компанией Нанокосметик Инк. (далее — «Правообладатель»), Истец является исключительным лицензиатом в отношении Товарного знака на территории Российской Федерации.

Товарный знак зарегистрирован в отношении 3 класса МКТУ для следующего перечня товаров: «03 - изделия парфюмерные; карандаши косметические; кремы и красители косметические; лак для волос (аэрозоль); маски и масла косметические; молоко туалетное; мыла; ногти искусственные; помада для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические, для удаления грима и красок; средства косметические, в том числе для ухода за кожей, за ногтями, для окрашивания волос, ресниц и бровей, для удаления волос; средства для перманентной завивки волос; шампуни».

Истцу стало известно, что в сети Интернет функционируют интернет-сайты shopforlled.ru и forlled.ru (далее - «Интернет-сайты»), используемые для рекламы и предложения к продаже косметических средств, в том числе кремов, лосьонов, сывороток для лица, ухода для глаз и иных аналогичных товаров. При этом в доменных именах shopforlled.ru и forlled.ru (далее - «Доменные имена») используется обозначение «forlled», которое является тождественным Товарному знаку «FORLLE'D». Истец не давал своего согласия на использование Товарного знака на Интернет-сайте и в Доменном имени.

Длительный характер неавторизованного использования Товарного знака на Интернет-сайтах: на сайте shopforlled.ru не менее чем с 14.06.2018, то есть более четырех лет на момент подачи искового заявления; на сайте forlled.ru не менее чем с 17.10.2007 г., то есть более пятнадцати лет на момент подачи искового заявления - подтверждается данными независимого сервиса Internet Archive Wayback Machine (archive.org), отслеживающего историю содержания Интернет-ресурсов.

В соответствии с информацией, полученной от регистратора доменного имени shopforlled.ru ООО «Регистратор доменных имён Рег.Ру» администратором Доменного имени является ООО «МВК».

В соответствии с информацией, полученной от регистратора доменного имени forlled.ru АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», администратором Доменного имени является Шихарева Марина Валерьевна.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Между тем, представленные доказательства, безусловно, не подтверждают юридически значимые обстоятельства и не образуют единую цепь доказательств, позволяющих установить вину и утверждать о нарушении исключительных прав истца ответчиками.

Возражая по существу заявленных требований, ответчик-1 указал на следующие обстоятельства.

С 2006 года Ответчик со своими деловыми партнерами развивала проект по выводу на российский рынок и продаже на территории Российской Федерации японской косметики с торговым наименованием Forlle'd.

Домен был создан 10 ноября 2006 года Ответчиком за счет собственных средств для размещения веб-сайта. Веб-сайт предназначался для информирования потребителей о новой для российского рынка японской профессиональной косметики с торговым наименованием Forlle'd. Домен не использовался для целей предложения косметической продукции к продаже, в том числе продукции с торговым наименованием Forlle'd. Содержание сайта носило исключительно информационный и рекламный характер.

19 октября 2010 году для целей организации продаж и дальнейшего продвижения на территории Российской Федерации косметики Forlle'd было учреждено общество с ограниченной ответственностью «Дайсэйко».

Ответчик принимала непосредственное участие в создании Истца и с 19 октября 2010 года исполняла функции генерального директора Истца.

Товарный знак был зарегистрирован 8 августа 2011 года; дата приоритета - 12 мая 2009 года. Правообладателем Товарного знака является японская компания Нанокосметик Инк.

8 ноября 2012 года между Правообладателем и Истцом был заключен лицензионный договор о предоставлении Истцу права использования Товарного знака на условиях исключительной лицензии сроком на 5 лет на территории РФ. Данные о продлении срока действия указанного лицензионного договора в открытых реестрах Роспатента отсутствуют. Следовательно, лицензионный договор прекратил свое действие 8 ноября 2017 года.

В период с 1 декабря 2015 года по 4 июня 2019 года Ответчик являлась единственным участником Истца. В середине 2019 года Ответчик покинула должность генерального директора Истца и продала свою долю в уставном капитале Истца Мясникову Василию Андреевичу и Блохиной Надежде Ивановне.

6 августа 2020 года между Правообладателем и Истцом был заключен лицензионный договор о предоставлении Истцу права использования Товарного знака на условиях исключительной лицензии на срок действия исключительного права на Товарный знак на территории РФ.

Таким образом, в период с 9 ноября 2017 года по 6 августа 2020 года у Истца отсутствовало право использования Товарного знака.

В течение 2010 - 2019 гг. Ответчик, занимая должность генерального директора Истца, предоставляла Истцу на безвозмездной основе право использования Домена для целей продвижения продукции под товарным знаком Forlle'd.

В 2019 году, после того как Ответчик ушла с поста генерального директора Истца и продала свою долю в уставном капитале Истца, права администрирования Домена остались у Ответчика. По просьбе покупателей доли Ответчик оформила на их имя доверенность для распоряжения Доменом.

Однако покупатели доверенностью не воспользовались, заинтересованности в передачи права администрирования Домена Истцу не выразили и соответствующих действий направленных на получение права администрирования Домена не предпринимали. При этом покупатели доли знали или должны были знать о существовании Домена: согласно пункту 11 Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дайсэйко» от 27 мая 2019 года, покупатели были надлежащим образом уведомлены о характере деятельности и финансовом состоянии Истца.

В течение срока существования Домена Ответчик Домен в личных целях не использовала, доход не извлекала. С 2019 года по настоящее время Домен фактически не используется для осуществления хозяйственной деятельности. Размещенный на Домене веб-сайт www.forlled.ru неактивен, информация на нем не размещается.

Ответчик-2 в своих возражениях указал на следующие фактические обстоятельства.

Домен был создан Истцом 16 марта 2018 года для целей организации онлайн-магазина по продаже товаров Истца, индивидуализированных Товарным знаком.

18 декабря 2018 года между Ответчиком и Истцом был заключен Договор поставки № 2018-147/F. Предметом Договора является поставка профессиональной косметической продукции, индивидуализированной Товарным знаком.

Договор был заключен на срок до 31 декабря 2020 года под условием, что если ни одна из сторон не заявит в письменном виде о расторжении Договора за 15 дней до истечения его срока, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.

15 июня 2019 года право администрирования Домена было передано Истцом Ответчику.

Ответчик предполагал использовать Домен для дальнейшего развития интернет-магазина Истца и распространения продукции в Республике Дагестан. Данный проект осуществлен не был по причинам экономического характера. Сайт www.shopforlled.ru в настоящий момент неактивен, в деятельности Ответчика не используется.

Сделка по уступке Домена от Истца к Ответчику и Договор поставки Истцом в установленном порядке не оспорены, являются законными и действительными.

В силу ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

По смыслу изложенного, предъявляя требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, доказыванию, среди прочего, подлежит наличие прав правообладателя на товарный знак, а также факт нарушения прав на указанный товарный знак именно ответчиком.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Между тем, истцом не представлено доказательств нарушения прав ответчиками.

В подтверждение нарушения исключительных прав на товарный знак истцом в материалы дела представлены скриншоты страниц интернета www.forlled.ru от 17.09.2007г., то есть на дату отсутствия у Истца прав на товарный знак и www.shopforlled.ru от 14.06.2018г., то есть на дату его администрирования самим Истцом.

Иных доказательств использования Ответчиками доменных имен для реализации продукции Forlle'd в материалы дела не представлено.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что фактически пользование доменными именами и сайтами производилось с разрешения и под контролем правообладателя.

На дату судебного заседания спорные доменные имена являются не активными, для реализации каких либо товаров не используются.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Таким образом, при рассмотрении спора о защите исключительного права на товарный знак, помимо установления наличия или отсутствия сходства спорного обозначения с доменным именем, необходимо установить, имеются ли доказательства нарушения права правообладателя на средство индивидуализации путем использования доменного имени ответчиком в отношении товаров и услуг, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Обозначение «forlled» и «shopforlled», используемые Ответчиками в доменных именах имеет высокую степень сходства с товарным знаком Истца «FORLLE’D».

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Факт однородности товаров и услуг Ответчиков, товарам и услугам Истца, последним не подтвержден.

Доказательства того, что деятельность Истца и Ответчиков имеют однородные видовые группы, одинаковые область и цель применения, а также один круг потребителей, в материалы дела не представлены. В результате такого использования вероятность смешения не возникнет.

В материалы дела также не представлено документов, свидетельствующих о том, что товарный знак Истца, является общеизвестным товарным знаком, правовая охрана которого распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным.

Доказательства предложения к продаже и реализации каких-либо товаров или продвижения / оказания каких-либо услуг Ответчиками с использованием спорных доменных имен в материалах дела отсутствуют.

В связи с тем, что доменные имена для индивидуализации каких-либо товаров или услуг не используется, оснований для вывода о том, что при осуществлении деятельности Истца и Ответчиков возникает опасность их смешения, а также то, что использование Ответчиками принадлежащих им доменных имен создает препятствия Истцу для размещения в сети Интернет информации о нем и его услугах с использованием своего товарного знака и нарушает исключительное право Истца, предусмотренное пп. 2,4, 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, не имеется.

Кроме того, Истцом не представлены надлежащие доказательства того, что доменные имена www.forlled.ru и www.shopforlled.ru зарегистрированы Ответчиками недобросовестно.

При изложенных обстоятельствах, суд не усматривает оснований для признания исключительного права Истца на товарный знак № 442367 нарушенным Ответчиками.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

При изложенных обстоятельствах, исковые требования Истца являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на заявителя.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

Е.Н. Киселева