ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

06 декабря 2023 года                                                                                     Дело № А55-504/2023

№ 11АП-17305/2023

г. Самара        

резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2023 года

полный текст постановления изготовлен 06 декабря 2023 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Дегтярева Д.А., судей: Копункина В.А., Коршиковой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании 30 ноября 2023 года апелляционную жалобу Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на решение Арбитражного суда Самарской области от 18.08.2023 по делу № А55-504/2023 (судья Шаруева Н.В.) 

по иску Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

к 1. Обществу с ограниченной ответственностью "Регтайм", 

2. Индивидуальному предпринимателю ФИО2

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании:

от истца - представитель ФИО3  по доверенности от 27.02.2023,

от ответчиков:

- Индивидуального предпринимателя ФИО2 - представитель ФИО4 по доверенности от 05.04.2023,

- Общества с ограниченной ответственностью "Регтайм" - не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с уточненным иском к обществу с ограниченной ответственностью «Регтайм» (далее также - ООО «Регтайм», ответчик-1) и предпринимателю ФИО2, истец просил: 

-признать действия общества с ограниченной ответственностью «РЕГТАЙМ» (ОГРН 

<

***>), ФИО2 по использованию обозначения в доменном имени lastochka.ru, сходного до степени смешения, с товарными знаками № 435034, № 507382, нарушением исключительных прав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

-взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РЕГТАЙМ» (ОГРН 

<

***>), ФИО2 в пользу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в случае неисполнения в течение шести календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) руб. за каждую неделю неисполнения судебного акта, начиная с седьмого календарного дня с даты вступления судебного акта в законную силу, и до его фактического исполнения, с условием еженедельного увеличения суммы начисляемой судебной неустойки на 5 000 (пять тысяч) руб.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.08.2023 по делу № А55-504/2023  в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, истец ссылается на нарушение судом норм процессуального права (ст.46 АПК РФ) при рассмотрении ходатайства о привлечении соответчика, ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела. Истец ссылается на положение ст.10 ГК РФ и злоупотребление правом со стороны регистратора – ответчик 1. Суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу о том, что заявление истца об уточнении исковых требований не содержит требований , направленных на  понуждение к совершению какого-либо действия  либо на воздержание от совершения действий, заявленная судебная неустойка призвана обеспечить действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени после вступления в силу судебного акта по существу спора.

Заявитель просил решение Арбитражного суда Самарской области от 18.08.2023 по делу № А55-504/2023 отменить  и принять по делу новый судебный акт.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.23г. апелляционная жалоба истца принята к производству, судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 30.11.23г.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

В судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции явились представители истца и ответчика 2, иные лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лица, участвующего в деле, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.

Истец заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств – скриншоты запросов поисковых систем на 9 листах.

Представитель ответчика представил письменные возражения на ходатайство о приобщении дополнительных доказательств.

Согласно ч. 2 ст. 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

В ответ на вопрос суда представитель пояснил в судебном заседании, что ходатайство о приобщении дополнительных доказательств в суде первой инстанции заявлено не было, суд апелляционной инстанции не установил наличие у ответчика уважительных причин невозможности представления доказательств.

При таких обстоятельствах на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ ходатайство о приобщении приведенных выше документов, приложенных к апелляционной жалобе, подлежит отклонению, указанные документы не подлежат приобщению к материалам дела, а также оценке судом апелляционной инстанции.

Дополнительные доказательства поданы заявителем в электронном виде, в связи с чем в соответствии с пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов" возврат этих документов на бумажном носителе не производится.

Истец поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней доводам, представил возражения на отзывы ответчиков.

От ответчиков поступили письменные отзывы, согласно которыми первые просили отказать в удовлетворении апелляционных жалоб и оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, отзывы, заслушав в судебном заседании представителей истца и ответчика 2, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом первой инстанции, истец является правообладателем товарных знаков № 435034 «ЛАСТОЧКА» в отношении услуг 39 класса МКТУ «перевозки пассажирские     железнодорожным     транспортом» с приоритетом от 03.06.2010 г., № 507382 «LASTOCHKA» в отношении товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ с приоритетом от 21.06.2012., зарегистрированного в отношении:

Товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле и воздуху, в том числе буфера для железнодорожных транспортных средств; вагоны, вагоны-рестораны, вагоны-рефрижераторы, вагоны спальные; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; дрезины, колеса, колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; кузова, локомотивы, механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; оси, подножки, полки спальные для транспортных средств, рессоры подвесок; составы железнодорожные подвижные; средства наземные, воздушные и рельсовые; ступицы колес, сцепки железнодорожные, тележки железнодорожных вагонов; трамваи».

А также в отношении услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; информация по вопросам движения; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; организация путешествий; перевозка путешественников; перевозки железнодорожные; прокат вагонов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат рефрижераторов; работы погрузочно-разгрузочные; санитарный транспорт; сопровождение путешественников; транспортные средства для службы спасения; фрахтование; хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии туристические; экспедирование грузов».

Истец указывает, что ему стало известно о том, что ООО «РЕГТАЙМ» использует обозначение, сходное до степени смешения с Товарными знаками Истца в доменном имени lastochka.ru.

Из материалов дела следует, что регистратором доменного имени lastochka.ru, т.е. аккредитованным Международной Интернет Корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) юридическим лицом, осуществляющим деятельность по регистрации и поддержке доменных имен, с 25.07.2008 г. является ООО «Регтайм».

Из письма ООО «Регтайм» от 16.05.2023 № 600 следует, что администратором доменного имени lastochka.ru является гражданин ФИО2. В отзыве на исковое заявление ответчик-2 подтверждает указанную информацию.

Указывая на то, что истец в договорных отношениях с соответчиками  не состоит, согласия на какое-либо использование товарного знака не давал, истец обратился с настоящим иском.

Истец считает, что обозначение, используемое соответчиками, является сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

По смыслу пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменные наименования и товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности - средствами индивидуализации, имеющими целью индивидуализировать участника гражданского оборота и (или) товары и услуги, производимые им.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 № 482, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила ТЗ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил ТЗ, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судом установлено, что товарные знаки истца являются словесными, включающими в себя словесные элементы «ЛАСТОЧКА» и «LASTOCHKA».

В зарегистрированном за ответчиком-2 доменном имени lastochka.ru использовано словесное обозначение «lastochka», выполненное буквами латинского алфавита, которое воспроизводит словесные элементы товарных знаков истца. Сравниваемые обозначения являются фонетически тождественными.

Входящий в состав доменного имени элемент «. ru» указывает на доменную зону, в которой указанный домен зарегистрирован, данный элемент используется во всех доменах, зарегистрированных в зоне .RU, и не обладает различительной способностью.

Сравнив обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков с обозначением «lastochka» из спорного доменного имени, суд приходит к выводу о наличии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку обозначения совпадают по фонетическому и смысловому признакам, а также близки графически.

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 1.1 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года № СП-21/4).

Суд не соглашается с доводом истца об однородности товаров и услуг, в отношении которых используется спорное доменное имя, с теми товарами и услугами, в отношении которых охраняются товарные знаки ОАО «РЖД».

Согласно пункту 162 Постановления № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 45 Правил № 482, при установлении однородности принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как установлено судом, обозначение «lastochka», входящее в спорное доменное имя, используется в отношении товаров «Кондитерские изделия; печенье; конфеты; мармелад», которые являются товарами 30 класса МКТУ (см. 12-я редакция Международной классификации товаров и услуг версии 2023 г., https://wwwl.fips.ru/news/vstupaet-v-silu-12-mktu/).

Товары «Кондитерские изделия; печенье; конфеты; мармелад» 30 класса МКТУ являются продуктами питания, предназначены для употребления людьми в пищу, изготавливаются из теста, сахара, шоколада и прочих ингредиентов, продаются в продуктовых магазинах без ограничений, являются товарами массового потребления.

Товары 12 класса МКТУ не являются продуктами питания, а являются транспортными средствами, средствами передвижения, механизмами и их частями. Такие товары предназначены для перемещения в пространстве, изготавливаются из металлов, пластика и др., продаются в специализированных местах, и не являются товарами массового потребления.

Таким образом, по роду (виду), назначению, материалам изготовления, местам сбыта товары 30 класса МКТУ не однородны товарам 12 класса МКТУ.

Услуги 39 класса МКТУ предназначены для оказания услуг по перевозкам пассажиров, грузов, которые оказывает такой перевозчик. Такие услуги не связаны с товарами 30 класса МКТУ, поскольку они относятся к совершенно разным областям деятельности. Потребители услуг по ж/д перевозкам информированы о том лице, которое эти услуги оказывает, в связи с чем, у таких потребителей не могут возникать ассоциативные связи между перевозчиком и кондитерской фабрикой.

Таким образом, товары 30 класса МКТУ не однородны услугам 39 класса МКТУ.

При этом суд учитывает, что в соответствии с пунктом 162 Постановления № 10, специальных знаний для установления однородности товаров не требуется.

Кроме того, ОАО  «РЖД» в дело не представлены опросы мнений обычных потребителей, из которых бы следовало, что в глазах потребителей возникает смешение сравниваемых обозначений и вышеперечисленных товаров и услуг.

Вместе с тем суд отмечает, что в качестве обоснования наличия однородности ОАО «РЖД» ссылается на то, что на сайте http://lastochka.ru/ ранее содержалась информация об оказании услуг по перевозке пассажиров.

Согласно статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом в материалы дела не представлено доказательств того, что на сайте http://lastochka.ru/ ранее содержалась информация об оказании услуг по перевозке пассажиров.

Вместе с тем, как пояснил представитель предпринимателя и как усматривается из доказательств, представленных в дело предпринимателем, на указанном сайте http://lastochka.ru/ с 2004 года содержалась и в настоящее время содержится информация о производителе кондитерских изделий, печенье, конфеты, мармелад, а также представлены каталоги такой продукции.

Согласно представленной в дело скриншоту (распечатке) сервиса проверки доменов WHOIS+, полученной с сайта Координационного центра доменов https://cctld.ru/service/plus/, доменное имя lastochka.ru зарегистрировано 14.05.2004.

Также в дело представлены скриншоты (распечатки) интернет-сервиса «Вэб-Архив» (https://web.archive.org/), от 28.09.2004, от 11.02.2005, от 15.05.2008, 05.11.2008, от 02.02.2009, от 13.10.2010, от 02.05.2012, от 13.10.2012, от 14.10.2012. Также в дело представлен скриншот сайта http://lastochka.ru/ от 02.06.2023.

Из всех данных материалов следует, что на доменном имени lastochka.ru расположен интернет-сайт http://lastochka.ru/, посредством которого с 2004 года по настоящее время предлагаются к продаже и продвигаются товары «Кондитерские изделия; печенье; конфеты; мармелад».

Также из скриншотов следует, что на данном сайте с 2004 года используется коммерческое обозначение «Ласточка» для индивидуализации предприятия-производителя кондитерских изделий, а также присутствует фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Ласточка», и указан директор - ФИО2, приведены полные юридические реквизиты ООО «Ласточка».

Согласно статье 1538 ГК РФ, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно представленной в дело выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, указанное ООО «Ласточка» (ОГРН 

<

***>), создано 26.01.2006, основным видом деятельности которого по ОКВЭД является: 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Дополнительными видами деятельности ООО «Ласточка» являются: 10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий; 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами; 46.36.1 Торговля оптовая сахаром; 46.36.2 Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями; 46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями; 46.36.4 Торговля оптовая хлебобулочными Изделиями; 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями; 46.38.24 Торговля оптовая крупами; 46.38.25 Торговля оптовая солью; 46.38.26 Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами; 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем.

При этом среди видов деятельности ООО «Ласточка» в ЕГРЮЛ отсутствуют услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом.

Из всех представленных предпринимателем доказательств не усматривается, что на сайте http://lastochka.ru/ ранее содержалась либо в настоящее время содержится информация об оказании услуг по перевозке пассажиров, а обществом «РЖД» доказательств обратного не представлено.

Доменное имя не является объектом исключительных прав, а дата регистрации доменного имени имеет значение лишь с точки зрения оценки правомерности использования в нем обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и/или фирменным наименованием. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией. Аналогичная правовая позиция отражена также в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2021 по делу № А40-70060/2020, и в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 по делу № А40-58425/2014

При изложенных обстоятельствах и представленных доказательствах, придя к обоснованному выводу  о том, что доменное имя lastochka.ru фактически используется с 2004 года для продвижения товаров 30 класса МКТУ, то есть значительно ранее дат подач обществом «РЖД» заявок на товарные знаки № 435034 и № 507382 в 2010 и 2012 годах, а также в связи с отсутствием однородности товаров 30 класса МКТУ тем товарам и услугам, в отношении которых товарные знаки № 435034 и № 507382 охраняются, в иске к предпринимателю ФИО2 отказано.

Отказывая в удовлетворении требований к ответчику ООО «Регтайм», арбитражный суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно статье 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 159 Постановления № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ.

Согласно пункту 1.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года № СП-21/4, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Кроме того, следует учитывать, что закон не исключает возможности при наличии соответствующих оснований администратору предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети «Интернет» под спорным доменным именем.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2011-18/81 от 05.10.2011 (https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf) , администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Аналогичные выводы изложены в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 по делу № А40-243142/2022, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2023 по делу № А40-145410/2022 и др.

Согласно пункту 2.9 указанных Правил, регистратор не вправе самостоятельно принимать решение об удовлетворении претензий третьих лиц на доменное имя.

Лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором нарушает права этого лица (в частности, права на товарный знак, фирменное наименование, другую интеллектуальную собственность, наименование некоммерческой организации или государственного органа), вправе предъявить претензию администратору, а также обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Согласно пункту 3.1.3. указанных Правил, поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 № 9833/09, надлежащим ответчиком по делам о нарушении прав на товарные знаки и фирменное наименование в доменном имени, является администратор (владелец) домена. То есть лицо, заключившее договор с регистратором доменных имен о регистрации домена и осуществляющее наполнение сайта конкретной информацией и сведениями.

ООО «Регтайм» на основании соглашения об аккредитации от 02.11.2009 № 02, заключенным с Координационным центром, является аккредитованным регистратором и вправе осуществлять деятельность по оказанию услуг регистрации доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня .RU и .РФ.

Основным видом деятельности регистратора является функция по регистрации доменных имен, их распределению в сети Интернет и их поддержке (делегированию). Регистратор доменного имени сайта в сети «Интернет» обладает полномочиями по созданию (регистрации) новых доменных имен и продлению срока действия уже существующих доменных имен в домене.

Технические функции регистратора доменов состоят в поддержании базы данных зарегистрированных доменов, предоставлении всем желающим доступа к этой базе по протоколу Whois.

Иными словами, регистратор доменного имени лишь фиксирует в соответствующем реестре (базе данных) информацию о занятых адресах сайтов в сети «Интернет», владельцах таких сайтах, организациях, осуществляющих хостинг этих сайтов, однако сам функции по предоставлению вычислительных мощностей для размещения информации и ее передачи в сети «Интернет» не выполняет.

ООО «Регтайм» не использует спорное доменное имя, так как аккредитованный регистратор предоставляет исключительно техническую возможность для регистрации доменного имени и поддержку актуальности сведений о его администраторе в Главном реестре домена и не размещает информацию сам, не вносит размещаемую администратором информацию какие-либо изменения или исправления и не осуществляет хранения информации (содержимого сайта). Администрирование домена осуществляется самим администратором по его усмотрению и на его риск.

Следовательно, ООО «Регтайм» не относится к лицам, к которым в соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлен иск о защите исключительных прав правообладателем товарного знака.

При этом ЛАО «РЖД» не представлено в дело доказательств, подтверждающих использование обществом «Регтайм» спорного доменного имени и размещения на нем интернет-сайта с использованием обозначения «lastochka» для продвижения каких-либо товаров или услуг, в том числе, услуг по перевозке пассажиров.

Также судом не установлено оснований для удовлетворения требования истца о взыскании с ответчиков судебной неустойки за неисполнение судебного акта.

При этом суд исходил из положений ст.308.3 ГК РФ, разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", установил, что требование о назначении судебной неустойки может быть удовлетворено в целях обеспечения исполнения какого-либо действия либо для воздержания от его совершения.

Поскольку требования истца не содержали требования к какому-либо из ответчиков, направленных на понуждение какого-либо ответчика к совершению определенного действия либо воздержания от его совершения, суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения требования ОАО «РЖД» о признании действий ответчиков незаконными.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, всем доводам в решении была дана надлежащая правовая оценка.

Относительно нарушения порядка рассмотрения ходатайства истца и привлечении  ФИО2 в качестве соответчика судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из материалов дела, истец  заявил ходатайство об уточнении исковых требований от 31.05.23г. (том 2 л.д.5,6) и ходатайство о привлечении ИП ФИО2 в качестве соответчика от  31.05.23г. (том 2 л.д.8)

В соответствии с частью 7 статьи 46 АПК РФ о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика или об отказе в этом выносится определение. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

В предварительном заседании 06.06.23г. ходатайство не было разрешено, определением от 20.06.23г. суд признал дело подготовленным и назначил судебное разбирательство на  08.08.23г.

Истец не обеспечил явку своего представителя ни в заседание от 08.08.2023, ни в заседание от 15.08.2023г. В судебном заседании 08.80.23г. суд первой инстанции  протокольным определением принял уточнение исковых требований, удовлетворил ходатайство о привлечении ИП ФИО2 соответчиком (представитель которого присутствовал на судебном заседании). В порядке ст.163 АПК РФ судом был объявлен перерыв в судебном заседании 08.08.23г. до 11-20 15.08.23г.  В судебном заседании 15.08.23г. дело рассмотрено, судом объявлена резолютивная часть судебного акта.

Действительно, определение суда о привлечении соответчика в виде отдельного судебного акта не принято, вместе с тем спор в настоящем деле рассмотрен с участием ИП ФИО2, это лицо было привлечено судом в качестве ответчика.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции  приходит к выводу, что права истца нарушены не были, то что ходатайство истца не было рассмотрено судом в заседании 06.06.23г. не является процессуальным нарушением, которое повлекло принятие незаконного судебного акта.

Далее, вопреки доводам апеллянта, товарные знаки № 435034 и № 507382 не являются общеизвестными по смыслу ст. 1509 ГК РФ, в связи с чем отсутствие однородности имеет ключевое значение для дела, что также было верно установлено судом первой инстанции.

Заявитель документально не обосновал наличие однородности товаров и услуг, а суд первой инстанции дал оценку отсутствию и недоказанности однородности. 

Товарный знак Истца № 435034 зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ. Товарный знак № 507382 зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ.

Истец не представил доказательств однородности товаров и услуг 12 и 39 классов МКТУ по его товарным знакам № 435034 и № 507382 тем товарам, в отношении которых Ответчиком 2 используются обозначения «lastochka» и «Ласточка» в доменном имени и на интернет-сайте http://lastochka.ru/, на что обоснованно указал арбитражный суд первой инстанции.

Истцом в материалы дела не представлено доказательств того, что на сайте http://lastochka.ru/ ранее содержалась информация об оказании услуг по перевозке пассажиров. .Из всех данных материалов следует, что на доменном имени lastochka.ru расположен интернет-сайт http://lastochka.ru/, посредством которого с 2004 года по настоящее времяпредлагаются к продаже и продвигаются товары «Кондитерские изделия; печенье; конфеты; мармелад» ...

Из всех представленных предпринимателем доказательств не усматривается, что на сайте http://lastochka.ru/ ранее содержалась либо в настоящее время содержится информация об оказании услуг по перевозке пассажиров, а обществом «РЖД» доказательств обратного не представлено.

При этом товарные знаки истца не являются общеизвестными товарными знаками в порядке ст. 1509 ГК РФ, в связи с чем недопустимо предъявлять требования в отношении неоднородных товаров.

При этом согласно ст. 1509 ГК РФ «Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктом 1 статьи 1508 настоящего Кодекса».

Истец не предоставил  и в материалах дела не имеется решений Роспатента о предоставлении товарным знакам № 435034 и 507382 статусов общеизвестных товарных знаков.

В основание принятого судебного акта положен обоснованный вывод суда об отсутствии однородности товаров и услуг,  факт более ранней регистрации доменного имени lastochka.ru получил оценку суда в качестве свидетельства добросовестности и законного поведения Ответчика 2.

Поскольку обозначение «Ласточка» не использовалось Истцом в 2004 году, то известностью и репутацией в то время оно не могло обладать.

Вопреки мнению апеллянта арбитражный суд обоснованно отклонил требование Истца о судебной неустойке, а заявление Истца об уточнении иска действительно не содержит требования о понуждении соответчиков к действиям. Кроме того, в удовлетворении основного требования суд обоснованно отказал.

Доводы заявителя жалобы о недобросовестности ООО «Регистратор» необоснованными, а выводы суда в данной части верными и достаточными. Так, согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в решении от 31.03.2021 по делу № СИП-445/2019  злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. 

Истец не обосновал в чем именно заключается недобросовестность Ответчика 1, а также не доказал, что Ответчик 1 использовал спорное доменное имя в нарушение прав Истца.

Ответчик 1 является лишь регистратором доменных имен и фактически осуществляет технический доступ любых лиц к возможности получить в своё пользование доменных имен.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 № 9833/09, надлежащим ответчиком по делам о нарушении прав на товарные знаки и фирменное наименование в доменном имени, является администратор (владелец) домена. То есть лицо, заключившее договор с регистратором доменных имен о регистрации домена и осуществляющее наполнение сайта конкретной информацией и сведениями.

ООО «Регтайм» не использует спорное доменное имя, так как аккредитованный регистратор предоставляет исключительно техническую возможность для регистрации доменного имени и поддержку актуальности сведений о его администраторе в Главном реестре домена и не размещает информацию сам, не вносит размещаемую администратором информацию какие-либо изменения или исправления и не осуществляет хранения информации (содержимого сайта). Администрирование домена осуществляется самим администратором по его усмотрению и на его риск.

В силу "Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ", утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81 (далее - Правила) администратором является пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в соответствующем реестре. Согласно пункту 3.1.3 Правил пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями, поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных Правилами.

Суд апелляционной инстанции считает доводы, изложенные в апелляционной жалобе, по существу направленными на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и фактических отношений сторон, которые являлись предметом исследования по делу и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что заявитель в апелляционной жалобе не ссылается на доказательства, и не приводит доводы, которые бы не были учтены и оценены судом первой инстанции, равно как и доказательства, которые бы опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционный суд приходит к мнению о том, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, в связи с чем, не имеется правовых оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. 

При обращении с апелляционной жалобой истец оплатил 3000 рублей государственной пошлины платежным поручением от 15.09.23г. №126. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя.

руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Самарской области от 18.08.2023 по делу № А55-504/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам с направлением кассационной жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

ПредседательствующийД.А. Дегтярев

СудьиВ.А. Копункин

Е.В. Коршикова