Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-146956/22-51-1132

10 марта 2023 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 10 марта 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНСОЛ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения от 27 ноября 2017 года долга в размере 39 300 000 руб., процентов в размере 5 641 927 руб., по день фактической оплаты, по лицензионному договору о предоставлении права использования полезной модели от 27 ноября 2017 года долга в размере 15 720 000 руб., процентов в размере 2 256 770 руб. 80 коп., по день фактической оплаты,

при участии:

от истца – не явился, извещен;

от ответчика – ФИО1, по дов. № 77 АГ 6821917 от 31 августа 2021 года;

от ООО «ВЭБ КАПИТАЛ» – ФИО2, по дов. № 119 от 14 апреля 2021 года;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНСОЛ ТЕХНОЛОГИИ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ» (далее – ответчик) о взыскании по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения от 27 ноября 2017 года долга в размере 39 300 000 руб., процентов в размере 5 641 927 руб., по день фактической оплаты, по лицензионному договору о предоставлении права использования полезной модели от 27 ноября 2017 года долга в размере 15 720 000 руб., процентов в размере 2 256 770 руб. 80 коп., по день фактической оплаты.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителя ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 27 ноября 2017 года между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения (11.01.2018 РД0241220).

В соответствии с пунктом 1.1. договора лицензиар предоставляет лицензиату удостоверенное патентом неисключительное право использования изобретения (простую лицензию) в установленных договором пределах, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное вознаграждение.

В соответствии с пунктом 1.2. договора предметом лицензии по договору является изобретение «Аккумуляторная батарея и Система управления аккумуляторной батареей». Патент на изобретение № 2546978 от 05 марта 2015 года, срок действия патента истекает 27 июня 2023 года.

В соответствии с пунктом 1.3. договора лицензиар предоставляет лицензиату право использовать изобретение следующими способами: изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с пунктом 1.4. договора территория, на которой допускается использование изобретения, - на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2.2. договора лицензиат обязан ежемесячно представлять лицензиару отчеты об использовании изобретения в письменной форме (приложение № 1). Срок предоставления отчета – до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 3.1. договора срок действия договора составляет 5 лет с даты подписания.

В соответствии с пунктом 3.2. договора в случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

В соответствии с пунктом 4.1. договора за использование изобретения лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в виде периодических платежей, в зависимости от количества реализованных литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ) с использованием Системы управления батареей в размере 50 000 руб. за каждую такую АКБ и в срок до 25 числа каждого месяца ежемесячно.

27 ноября 2017 года между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования полезной модели (11.01.2018 РД0241221).

В соответствии с пунктом 1.1. договора лицензиар предоставляет лицензиату удостоверенное патентом неисключительное право использования полезной модели (простую лицензию) в установленных договором пределах, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное вознаграждение.

В соответствии с пунктом 1.2. договора предметом лицензии по договору является полезной модели «Система управления аккумуляторной батареей». Патент на полезную модель № 153793 от 08 июля 2015 года, срок действия патента истекает 24 июля 2023 года.

В соответствии с пунктом 1.3. договора лицензиар предоставляет лицензиату право использовать полезную модель следующими способами: изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с пунктом 1.4. договора территория, на которой допускается использование полезной модели, - на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2.2. договора лицензиат обязан ежемесячно представлять лицензиару отчеты об использовании полезной модели в письменной форме (приложение № 1). Срок предоставления отчета – до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 3.1. договора срок действия договора составляет 5 лет с даты подписания.

В соответствии с пунктом 3.2. договора в случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

В соответствии с пунктом 4.1. договора за использование полезной модели лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в виде периодических платежей, в зависимости от количества реализованных литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ) с использованием Системы управления батареей в размере 20 000 руб. за каждую такую АКБ и в срок до 25 числа каждого месяца ежемесячно.

В обоснование заявленных требований истец указал, что решением Арбитражного суда Ростовской области от 14.12.2021 по делу № А53-7211/2021 истец признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО3.

До настоящего времени документы конкурсному управляющему не переданы, в том числе отчеты ответчика, представление которых предусмотрено пунктом 2.2. договоров. Как стало известно конкурсному управляющему истца (в том числе из ответов на запросы), в период с 2019 года ответчиком реализовано не менее 786 литий-ионных аккумуляторных батарей ENSOL, в том числе:

в 2019 году - не менее 405 шт., сумма вознаграждения составляет - 28 350 000 руб. (из них по договору о предоставлении права использования изобретения - 20 250 000 руб., по договору о предоставлении права использования полезной модели - 8 100 000 руб.);

в 2020 году - не менее 333 шт., сумма вознаграждения составляет - 23 310 000 руб. (из них по договору о предоставлении права использования изобретения - 16 650 000 руб., по договору о предоставлении права использования полезной модели - 6 660 000 руб.);

в 2021 году - не менее 44 шт., сумма вознаграждения составляет - 3 080 000 руб. (из них по договору о предоставлении права использования изобретения - 2 200 000 руб., по договору о предоставлении права использования полезной модели - 880 000 руб.);

в 2022 году - не менее 4 шт., сумма вознаграждения составляет - 280 000 руб. (из них по договору о предоставлении права использования изобретения - 200 000 руб., по договору о предоставлении права использования полезной модели - 80 000 руб.).

Ответчиком не исполняются надлежащим образом обязательства по уплате вознаграждения, в связи с чем задолженность по уплате вознаграждения за период с 2019 года по 2022 год включительно составила 55 020 000 руб. (786 шт. х 70 000 руб.), в том числе по договору о предоставлении права использования изобретения - 39 300 000 руб., по договору о предоставлении права использования полезной модели - 15 720 000 руб.).

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как установлено судом, патент РФ № 153793 на изобретение досрочно прекратил действие из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.

В силу п. 1 ст. 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1400 ГК РФ возможно восстановление действия патента РФ № 153793 при наличии заявления патентообладателем соответствующего ходатайства в установленный срок.

Суд считает, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется в связи со следующим.

Как указано абзаце 4 пункта 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточную и взаимную связь доказательств в их совокупности. Согласно ч. 4 ст. 71 АПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

В данном случае истцу было необходимо представить доказательства, подтверждающие указанное истцом в тексте иска количество реализованных ответчиком литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ) с использованием Системы управления батареей.

Однако истцом абстрактно указано, что ответчик реализовал не менее 786 АКБ: в 2019 году - не менее 405 шт.; в 2020 году - не менее 333 шт.; в 2021 году - не менее 44 шт.; в 2022 году - не менее 4 шт. Каким образом истцом рассчитаны данные показатели – установить суду не представляется возможным.

При этом доказательств, подтверждающих факт реализации ответчиком АКБ, произведенных с использованием патентов истца на изобретение и полезную модель, в материалы дела последним не представлено.

В качестве доказательств реализации ответчиком готовых АКБ в материалы дела истцом представлены копии товарных накладных на поставку ответчиком продукции:

Исходя из представленных товарных накладных, количество реализованных ответчиком АКБ составляет 36 шт., т.е. сумма лицензионных платежей должна составить не более 2 520 000 руб.

Ответчик указал и данное обстоятельство истцом не опровергнуто, что в период 2018-2019 гг. перечислил истцу оплату за неисключительное право использования полезной модели и изобретения в общем размере 35 450 000 руб., т.е. за 506 реализованных АКБ. В 2020-2022 гг. ответчик не реализовывал АКБ с использованием, произведенных с использование патентов на полезную модель и изобретение принадлежащих истцу.

Ответчик указал, что использовал товарный знак Ensol Technology по свидетельству РФ № 555963 в соответствии с заключенным с истцом лицензионным договором от 27.11.2017, что позволяло выпускать собственную продукцию под вышеуказанным брендом. При этом в выпускаемых АБК ответчик не использовал запатентованные технологии истца.

Таким образом, поскольку в материалы дела истцом не представлены доказательства реализации ответчиком АКБ с использованием изобретения и полезной модели истца, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Поскольку истцу предоставлялась отсрочка уплаты государственной пошлины, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в размере 200 000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167 - 170 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНСОЛ ТЕХНОЛОГИИ» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                   О. В. Козленкова