Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-42127/2023

24 января 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  17 января 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  24 января 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВПРОД" (адрес:  Россия 127566, Москва, Москва, Ш. АЛТУФЬЕВСКОЕ, 48, 1, 3/1, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЗА" (адрес:  Россия 192007, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 14, 13, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании 9 718 643руб. 22коп.

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (дов.) (онлайн)

- от ответчика: представитель ФИО3 (дов.) (онлайн) 

 

установил:

ООО «Лавпрод» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «Ориза» с учетом заявления об уточнении исковых требований, об обязании Ответчика изъять из оборота и уничтожить этикетки, упаковки товаров, под обозначением Habibi, на которых размещены незаконно используемые товарные знаки № 613909, № 760177, № 783221, № 783222 или сходные с ними до степени смешения обозначения и о взыскании 9 718 643, 22 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 613909, № 760177, № 783221, № 783222 и 71 593 рублей расходов по оплате госпошлины.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Ответчик заявил ходатайства о замене ненадлежащего ответчика, об отложении и приобщении дополнительных доказательств.

Согласно ч.1 и ч.2 ст.47 АПК РФ, в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика.

Наличие указанных в законе оснований ответчиком не представлено.

Основания для отложения рассмотрения отсутствуют.

Согласно ч.5 ст.47 АПК РФ, если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.

Факт использования товарных знаков подтверждается доказательствами, представленными истцом, которые ответчиком не опровергнуты, а требование цедента,  находящегося в стадии банкротства, о передаче истцом ему исключительных прав на товарные знаки не может признано рациональным.  

Как следует из материалов дела, ООО «Лавпрод» является правообладателем исключительного права на товарные знаки № 760177, № 783221, № 783222 (собственник товарных знаков), товарный знак № 613909 (исключительная лицензия на все время действия товарного знака).

ООО «Лавпрод» является исключительным правообладателем изобразительного товарного знака № 760177, словесного товарного знака TaMahsAe MIADI (номер регистрации 783221), комбинированных товарных знаков № 613909, № 783222. Использование данных товарных знаков либо средств индивидуализации, сходных с ними до степени смешения, без согласия ООО «Лавпрод» не допускается.

В то же время, ответчик является импортером риса под обозначениями Habibi, Kand, в оригинальных упаковках желтого цвета с использованием средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 783222, № 783221, № 760177, № 613909.

Упаковки риса под обозначениями Habibi, Kand повторяют цвета и композицию товарного знака № 760177 (изображение рисового поля, гор и тарелки риса с овощами на желтом фоне с оранжевыми полосами). Кроме того, отдельные элементы упаковки (красный круг с зеленой окантовкой) сходны до степени смешения с товарными знаками № 783222, № 613909.

Для ввоза и последующей реализации риса под обозначениями Habibi, Kand, ответчик должен был получить согласие ООО «Лавпрод», которое последний не давал.

Товарные знаки № 613909, № 760177, № 783221, № 783222 зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, включая рис, блюда, в которых рис является основным ингредиентом. Таким образом, товары однородны; также наличествует принадлежность товаров к одному и тому же роду и назначению.

Истец приобрел права на товарные знаки с целью индивидуализировать свои товары. Истец специализируется на поставках риса в оригинальной упаковке под обозначением TaMashAe MIADI; в течение длительного времени реализует рис басмати с использованием принадлежащих ему товарных знаков; активно участвует в выставках, рекламных кампаниях и прилагает существенные усилия для увеличения известности и узнаваемости своих торговых марок потребителями. Факт использования зарегистрированных товарных знаков для реализации риса подтверждается участием ООО «Лавпрод» в специализированных выставках (worldfood2020, Продэкспо 2020, worldfood 2021, worldfood 2023, Продэкспо 2021, Продэкспо 2022, Продэкспо 2023), заключенными контрактами на поставку риса с российскими и зарубежными компаниями (АО «Крокус», ООО «ЗАРД ГРУПП», ООО «ЮЛИТА-А», ООО «Алмонд»).

 

Соответствующие документы, подтверждающие участие Истца в специализированных выставках до 2023, а также договоры на поставки риса с российскими и зарубежными компаниями представлены истцом в материалы дела.

Вступившими в законную силу судебным актом по делу № А56-130159/2022 установлено наличие в действиях ответчика состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ. 03.06.2022 на Северо-западный таможенный пост Северо-западной электронной таможни ФТС в электронной форме представлена декларация на товары № 10228010/030622/3217166 с целью помещения товаров под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» Согласно сведениям, заявленным в ДТ, декларантом и получателем товара значится ответчик, товар - «крупа рисовая: рис «басмати» полностью обрушенный, пропаренный, длиннозерный, без содержания генномодифицированных организмов, для использования в пищевых целях», страна происхождения – Индия, количество - 58 952 мешков, таможенная стоимость товара -  3 130 473 рублей. В ходе таможенного досмотра установлено сходство упаковки товара с товарными знаками истца, в виду чего Северо-западным таможенным постом Северо-западной электронной таможни ФТС от 16.11.2022 г. вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. По результатам расследования установлено, что ООО «Ориза» совершило действия, направленные на ввоз по декларации на товары № 10228010/030622/3217166 на территорию РФ 58 952 мешков риса басмати с использованием обозначения Habibi в упаковках, сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «Лавпрод». В ходе проведения административного расследования было установлено, что данный рис был приобретен ООО «Ориза» по договору переуступки прав от 30.05.2022 у Общества с ограниченной ответственностью «Нордвесттрейдинг» (ООО «НВТ»).

Вступившими в законную силу судебным актом по делу № А56-130157/2022 установлено наличие в действиях ответчика состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ. 04.06.2022 на Северо-западный таможенный пост Северо-западной электронной таможни ФТС в электронной форме представлена декларация на товары № 10228010/040622/3217594 с целью помещения товаров под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления». Согласно сведениям, заявленным в ДТ, декларантом и получателем товара значится ООО «Ориза», товар - «крупа рисовая: рис «басмати» полностью обрушенный, пропаренный, пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине 3 и более, без содержания генномодифицированных организмов, для использования в пищевых целях», страна происхождения – Индия, количество - 26 650 мешков, таможенная стоимость товара - 1 728 848,61 рублей. В ходе таможенного досмотра установлено сходство упаковки товара с товарными знаками истца, в виду чего Северо-западным таможенным постом Северо-западной электронной таможни ФТС от 16.11.2022 г. вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. По результатам расследования установлено, что ООО «Ориза» совершило действия, направленные на ввоз по декларации на товары № 10228010/040622/3217594 на территорию РФ 26 650 мешков риса басмати с использованием обозначения Kand в упаковках, сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «Лавпрод». В ходе проведения административного расследования было установлено, что данный рис был приобретен ООО «Ориза» по договору переуступки прав от 30.05.2022 у Общества с ограниченной ответственностью «Нордвесттрейдинг» (ООО «НВТ»). В материалах дела об административном правонарушении №10228000-001192/2022 имеется договор уступки прав (требования) от 30.05.2022, подписанный между ООО «НВТ» и ООО «Ориза». Согласно материалам дела об административном правонарушении №10228000-001192/2022, представленным Истцом суду с ходатайством 06.09.2023, Товар Ответчика под обозначением Kand задержан Смоленской таможней и передан представителю ТУ Росимущества в Тверской области, что подтверждается Актом приема-передачи движимого задержанного имущества от 26 июля 2022 г. №9. Факт задержания Ответчиком не оспаривается.

В отношении ООО «НВТ» введена процедура наблюдения (дело №А56-18852/2023), временным управляющим утвержден ФИО4. Истец включен в реестр требований кредиторов ООО «НВТ». В материалы дела представлен ответ временного управляющего ФИО4 (письмо исх.№35 от 06.12.2023), из которого следует, что среди прочих документов, переданных временному управляющему директором ООО «НВТ», какие-либо договора уступки прав требования (цессии), заключенные между ООО «НВТ» и ООО «Ориза» отсутствуют, также отсутствуют поступления денежных средств на расчетные счета ООО «НВТ» от ООО «Ориза» с назначением платежа «оплата по договору уступки права требования» либо «оплата по договору цессии» за период с 30.05.2022 (даты подписания договоров уступки прав между ООО «НВТ» и Ответчиком) по 11.10.2022 (дата последней операции). То есть Ответчик получил от ООО «НВТ» спорный рис без встречного предоставления со стороны ответчика, без оплаты. Документов, подтверждающих оплату товара под обозначениями Habibi и Kand ответчиком иностранному поставщику суду в материалы дела также не представлено.

Согласно ст. 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

На основании положений ст. 1515 ГК РФ истец также предъявил ко взысканию 9 718 643, 22 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 613909, № 760177, № 783221, № 783222, что составляет двухкратный размер таможенной стоимости товаров, в отношении которых ответчиком совершены действия по ввозу на территорию РФ, и на которых незаконно размещены товарные знаки.

В связи с оставлением ответчиком претензии истца без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, полагая, что истцом не доказан факт нарушения прав на товарные знаки (ввоз контрафактного товара на территорию РФ). Ответчик не производил товар, не знал о сходстве до степени смешения товара с товарными знаками истца, при ввозе товар был арестован и изъят таможенным органом.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров. Также исключительное право может быть осуществлено путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот и в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В соответствии со ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Согласно ст. 1236 ГК РФ, лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). При этом, лицензиар не вправе сам использовать средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

На основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках товаров, которые:

— производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках;

— иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

— хранятся или перевозятся с целью введения в гражданский оборот; 

— ввозятся на территорию Российской Федерации.

Действия ответчика, направленные на ввоз товара, маркированного товарным знаком, без согласия его правообладателя является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака. 

Суд полагает, что использованные ответчиком обозначения является сходными до степени смешения с товарными знаками истца по визуальному, смысловому и графическому признакам и способно создать у потребителя мнение, что предлагаемая потребителю продукция является продукцией истца.

Судебными актами по делам № А56-130159/2022 и № А56-130157/2022 подтверждается факт нарушения ООО «Ориза» исключительных прав ООО «Лавпрод».

Согласно п.2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

При этом, в рамках указанных дел был установлен факт совершения ответчиком действий, направленных на ввоз спорной продукции для внутреннего потребления, то есть, дополнительные доказательства в целях установления факта нарушения прав ООО «Лавпрод» не требуется. Пресечение действий Ответчика по нарушению исключительных прав таможенными органами не свидетельствует об отсутствии такого нарушения со стороны Ответчика.

Доводы ответчика, что он не знал и не мог знать о том, что импортируемый им рис под обозначениями Habibi и Kand нарушает исключительные права истца на товарные знаки, так как он рис не производил, а купил с таможенного склада у ООО «НВТ» на основании договора уступки прав от 30.05.2022, отклоняются судом на основании следующего.

Как профессиональный участник гражданского оборота, ответчик должен был проявить надлежащую осмотрительность при проверке товара. Тем более, что согласно п.4 указанного договора уступки, ответчик ознакомлен с условиями контрактов, по которым уступаются права. В силу п.5. договора уступки, с момента переуступки прав (требований) к ООО «Ориза» переходит право собственности на товары, ответчик принимает на себя обязательства по таможенному оформлению товаров, самостоятельно несет все необходимые расходы. Согласно п. 8 данного договора уступки вся необходимая документация на Товар передана ответчику при подписании данного договора. В пункте 7 договора уступки согласовано, что покупатель, то есть ответчик обязан оплатить товар по цене, указанной в инвойсах, на условиях и в сроки, предусмотренные инвойсами. При этом из контракта №МI/01/20 от 31.01.2020г. с иностранным поставщиком (лист 23 материалов дела об АП №10228000-001192/2022) и Дополнительного соглашения №6 от 30.05.2022 к данному Контракту (лист 24 материалов дела об АП №10228000-001192/2022) следует, что предоплаты по контракту нет и последняя дата расчета по контракту – 31.12.2022.

Таким образом, ввоз контрафактного товара совершило именно ООО «Ориза», потому что ООО «НВТ», как указано самим ответчиком, поместило спорные товары лишь под процедуру таможенного склада, без выпуска таких товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Указанные действия ООО «НВТ» не составляют содержание действий по ввозу товаров на таможенную территорию Союза.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.15 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», при решении вопроса о том, с какого момента считается оконченным административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений путем ввоза товара, содержащего незаконное воспроизведение этих средств индивидуализации, на таможенную территорию Российской Федерации (кроме случаев помещения товара под таможенные процедуры, условия которых исключают возможность введения товара в оборот на территории Российской Федерации), судам надлежит исходить из следующего.

Под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимаются совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.

С учетом изложенного указанное административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Кроме того, на дату заключения договора уступки между ответчиком и ООО «НВТ» – 30.05.2022 года, ООО «НВТ» уже было привлечено в судебном порядке к ответственности по п.1 ст.14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака:

- 09.03.2022 решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-286095/2021 (в т.ч. под обозначением Habibi);

- 21.03.2022 решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-19050/22 (в т.ч. под обозначениями Habibi и Kand).

05.08.2021 года определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-58420/2021 принят к рассмотрению иск ООО «Лавпрод» к ООО «НВТ» о защите исключительных прав, 03.06.2022 года решением данного суда с ООО «НВТ» была взыскана компенсация на нарушение ввезенным рисом (в т.ч. под обозначениями Habibi и Kand) исключительных прав, при этом резолютивная часть объявлена 31.05.2022 года.

Ввиду указанных обстоятельств, на момент заключения договора уступки с ООО «НВТ» ответчик не мог не знать о том, что товар под обозначениями Habibi и Kand является контрафактным, и действия ответчика были направлены на декларирование и ввоз контрафактного товара.

Согласно ст. 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Произведя расчет на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из двукратного размера таможенной стоимости контрафактных товаров, определенной на основании деклараций на товары и документов Северо-западный таможенный пост Северо-западной электронной таможни ФТС, согласно которого стоимость ввозимого ответчиком риса с использованием товарных знаков истца, под обозначениями Habibi, Kand составляет 4859321,61 руб., истец установил, что размер компенсации за нарушение исключительных прав составляет 9 718 643,22 руб. 

При изложенных обстоятельствах, заявленный размер компенсации арбитражный суд находит соответствующим характеру нарушения прав и негативным для правообладателя последствиям.

Учитывая запрет таможенного органа на выпуск контрафактного товара, приобщенного вещественным доказательством к таможенному делу, цессионарий (ответчик), получившего только право требования товара, но не сам товар, лишен возможности распоряжаться этикетками и упаковкой на спорном товаре, т.е. не неимущественное требование иска, является заведомо неисполнимым, что влечет в этой части в отказе в иске.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При указанных обстоятельствах требования истца правомерны, подтверждаются материалами дела и обосновываются статьей 1515 ГК РФ, в связи с чем, подлежат удовлетворению частично.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины, относятся на ответчика.

 

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с ООО «Ориза» в пользу ООО «Лавпрод» 9 718 643руб. 22коп. компенсации и 71 593руб. расходов по госпошлине.

В остальной части в иске – отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Кузнецов М.В.