ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-63171/2018

Дело № А40-163465/18

г. Москва

24 декабря 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 18 декабря 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 24 декабря 2018 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева

судей Н.И. Левченко, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "МОЛЕКУЛА"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 октября 2018 года по делу № А40-163465/18, принятое судьёй ФИО2

по иску ООО "МОЛЕКУЛА" (ИНН 

<

***> , ОГРН  

<

***>)

к ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"; ООО "БОРТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 

<

***>; 7707375141 , ОГРН  

<

***>; 5167746310716 )

об обязании уничтожить рекламные буклеты, о взыскании компенсации 1 000 000 руб. и обязании опубликовать решение по делу

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 (по доверенности от 12.06.2018)

от ответчиков: от ООО "БОРТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ" - ФИО4  (по доверенности от 23.08.2018), от ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" - ФИО5 (по доверенности от 20.10.2016)

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Молекула» (далее также - ООО «Молекула», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее также - ОАО «РЖД», ответчик 1), обществу с ограниченной ответственностью «Бортовые торговые системы» (далее также - ООО «Бортовые торговые системы», ООО «БТС», ответчик 2):

- об обязании ответчиков уничтожить рекламные буклеты и иныеинформационные носители, содержащие обозначение товара «HAND GUM », схожегодо степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «HAND GUM »;

-о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права вразмере 1 000 000 руб.;

- об обязании ответчиков опубликовать решение по делу о нарушении исключительных прав ООО «Молекула» в газете АО «КоммерсантЪ», в том числе в электронной версии на сайте www.kommersant.ru, с указанием действительного правообладателя товарного знака № 419083.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 октября 2018 года по делу № А40-163465/18, в удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «Молекула» к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» и Обществу с ограниченной ответственностью «Бортовые торговые системы» – отказано.

С решением не согласился истец ООО «Молекула», подал апелляционную жалобу, в которой просит, отменить решение и принять новое решение об удовлетворении исковых требований.

По мнению заявителя, выводы суда не соответствуют материалам дела.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав возражения представителей истца и ответчиков, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ, для отмены решения от 03 октября 2018 года и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является правообладателем товарных знаков.

Названные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (знаков обслуживания) (далее - МКТУ) - «материалы для лепки».

Истец полагает, что использование ответчиками словосочетания «HAND GUM » в обозначении товара в рекламном буклете нарушает права и законные интересы ООО «Молекула» как правообладателя товарных знаков, поскольку используемые слова имеют звуковое, графическое и смысловое сходство с зарегистрированными товарными знаками «HAND GUM » и «ХЕНДГАМ». При этом, как указывает истец, схожие слова используются ответчиками в том же сегменте предпринимательской деятельности, для которых и был зарегистрированы товарные знаки ООО «Молекула» - продажа детских игрушек, что, по мнению истца, несомненно вводит рядового потребителя в заблуждение по поводу того, у кого и какой товар он покупает.

Истец считает, используемое ответчиками в рекламном буклете обозначение товара словами «HAND GUM » приводит к смешению данного обозначения с зарегистрированным товарным знаком «HAND GUM » и вводит рядового потребителя товара в заблуждение в вопросе о том, у кого и какой товар он покупает.

По утверждению истца, размещение зарегистрированного товарного знака «HAND GUM» в обозначении товара на рекламных буклетах привело к нарушению исключительных прав правообладателя - ООО «Молекула», в связи с чем, у истца возникло право требования выплаты компенсации в соответствии со ст. 1515 Гражданского Кодекса РФ.

30.05.2018 истцом в адрес ответчиков были направлены претензии с требованием прекратить использование товарных знаков и выплатить компенсацию. Претензии оставлены ответчиками без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Суд, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, изложенных сторонами объяснений, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, поскольку истец не представил достаточных и достоверных доказательств в подтверждение своей правовой позиции.

При этом, суд признал доводы ответчиков обоснованными, подтвержденными документально, в связи с чем соглашается с позицией ответчика.

Принадлежность вышеназванных товарных знаков истцу подтверждена материалами дела и не оспаривается ответчиками.

В спорное обозначение «HAND GUM» в словосочетании «HAND GUM THAT GLOWS IN THE DARK», указанное в каталоге ответчика 2, носило переведенный на английский язык описательный характер и указывало на вид и свойства (состав) предлагаемых к продаже товаров - «ЖВАЧКА ДЛЯ РУК».

Учитывая вышеизложенное, использование в журнале словосочетания HAND GUM не может быть признано использованием товарного знака истца, поскольку данное словосочетание является переводом вида продаваемого товара на английский язык.

При сопоставлении фотографии жвачки для рук «HAND GUM » и при сравнении изображения товара «PUTTY PEEP S» и товара «HAND GUM », с достоверностью усматривается, что товары не могут вызвать у потребителя предположения, что он приобретает товар «HAND GUM », а не «PUTTY PEEP S».

Таким образом, вероятность смешения реализуемой жвачки для рук PUTTY PEEPS с жвачкой для рук HAND GUM отсутствует.

Сравниваемые обозначения различны по графическому признаку, поскольку не создают общее зрительное впечатление у потребителя, а именно обозначение используемое в журнале «СапсанShop», представляет собой словосочетания: «PUTTY PEEPS» и «HAND GUM THAT GLOWS IN THE DARK », расположенные друг под другом. При этом, словесный элемент «PUTTY PEEPS» выполнен черным шрифтом, является доминирующим элементом, и на него потребитель обращает основное внимание, что касается словесных элементов «HAND GUM THAT GLOWS IN THE DARK», то они выполнены более мелким шрифтом светло-серого цвета, и не занимают доминирующего положения.

Учитывая вышеизложенное, нарушений прав истца на товарные знаки ни со стороны ОАО «РЖД», ни со стороны ООО «БТС» не допущено, поскольку спорное обозначение использовалось не для однородных товаров, а также в результате такого использования не возникло вероятность смешения, т.е. ч. 3 ст. 1484 ГК РФ в данном случае не подлежит применению.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии факта нарушения прав истца ответчиками при публикации в журнале «CaпсанShop» рекламы товара «PUTTY PEEPS».

Кроме того, суд принял во внимание, то обстоятельство, что истцом в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о производстве или реализации истцом продукции с товарными знаками «HAND GUM» и «ХЭНДГАМ».

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При изложенных обстоятельствах, суд посчитал, что требования истца не основаны на законе и не подлежат удовлетворению.

Правильно установив данные фактические обстоятельства, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Доводы заявителя апелляционной жалобы отклоняются апелляционной коллегией, поскольку противоречат материалам дела.

Учредителем журнала «СапсанShop» является ООО «Формула Прессы». Издателем, распространителем и редакцией журнала «СапсанShop» является ООО «БТС» в соответствии с договором на оказание услуг по изданию журнала от 13.12.2016г., заключенного в соответствии со ст. 22 Закона РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее - Закон о СМИ). В соответствии со ст. 19 Закона о СМИ редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности.

ОАО «РЖД» никак не влияет на содержание журнала, что подтверждается и тем, что в соответствии с п. 4.4. агентским договором № 074-15-ДОСС от 06.08.2015, заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «БТС», ООО «БТС» предоставляет ОАО «РЖД» каталог товаров на борту, и обязуется обеспечивать наличие на борту при отправлении поезда не менее 90% видов товаров, указных в каталоге товаров на борту, т.е. журнал предоставляется ОАО «РЖД» в напечатанном виде.

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона РФ «О средствах массовой информации» по делам, вытекающим из содержания распространенной информации, ни издатель, ни распространитель продукции средства массовой информации не являются надлежащими ответчиками, поскольку исходя из положений Закона РФ «О средствах массовой информации» эти лица не вправе вмешиваться в деятельность редакции, в ходе которой определяется содержание сообщений и материалов.

Редакция журнала «СапсанShop» является структурным подразделением ООО «БТС». Таким образом, претензии Истца к использованию словосочетания «НАND GUM» в рекламе товара «Рutty Реерs» правомерно предъявлять исключительно к ООО «БТС», ОАО «РЖД» не является в данном случае надлежащим ответчиком.

Cуд первой инстанции обоснованно принял решение об освобождении ОАО «РЖД» от ответственности, так как ОАО «РЖД» товарные знаки истца нигде не использовало. Кроме того, вопреки утверждению Истца указанный вывод суда первой инстанции полностью соответствует обстоятельствам дела, доказательства обратного Истцом не предоставлены.

Однако, журнал «СапсанShop» является официально зарегистрированным средством массовой информации - регистрационный номер серия ПИ № ФС77-72399 дата принятия решения о регистрации 28.02.2018г., при этом языками распространения данного СМИ являются: русский и английский. Таким образом, редакция журнала обязана всю информацию в журнале указывать на двух языках: русском и английском.

Официальное название продаваемого товара - «Жвачка для рук «Светящаяся в темноте», ООО «БТС» при размещении информации об указанном товаре всю информацию указало на русском языке и сделало дословный перевод этой информации на английский, а именно название товара - «ЖВАЧКА ДЛЯ РУК, СВЕТЯЩАЯСЯ В ТЕМНОТЕ», было переведено на английский: «HAND DUM ТНАТ GLOWS IN ТНЕ DARK». При этом, указание на товар на русском языке сделано жирным черным шрифтом, а указание на товар на английском языке сделано светло-серым шрифтом, обе фразы написаны заглавными буквами. По данному принципу размещена информация обо всех товарах, указанных в журнале «СапсанShop», а именно: все указания на виды товара написаны заглавными буквами, черным шрифтом - русский текст, светло-серьм -английский. Английский язык используется для пассажиров поезда, которые не владеют русским языком.

То, что переводом на английский язык словосочетания «Жвачка для рук», является именно словосочетание - «Hand gum», подтверждается переводом Сертификата соответствия № ТС КЦ С-1Е.ПФ02.А.00505, выполненным переводчиком ФИО6, засвидетельствованным нотариусом города Москвы ФИО7, в реестре за № 77/09-н/77-2018-76-5.

Таким образом, использование словосочетания «НАND GUM»  при переводе описания реализуемого товара для ООО «БТС» имело признак необходимости и обоснованности.

Соответственно, ООО «БТС» доказано, что использование в журнале «СапсанShop» словосочетания «НАND GUM»:

- не является сходными с товарными знаками Истца, так как согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015г. № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно п. 42 Правил, словесные обозначения сравниваются ос словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. При сравнении обозначения, используемого в журнале и товарных знаков Истца сделаны следующие выводы:

Сравниваемые словесные элементы не являются сходными до степени смешения по звуковому признаку, по количеству слогов и месту расположения, различные по близости звуков, гласных и согласных букв в начальной части и в окончании обозначений, т.к.:

- в сравниваемых обозначениях близость гласных, согласных звуков и букв в начальных частях обозначений, а также в окончаниях не совпадают;

- налицо различный состав гласных, звукосочетаний, и место их расположения в составе обозначений по отношению друг к другу;

- совпадающие звукосочетания и совпадающие слоги расположены только в середине обозначения, что не дает существенного отличия по фонетике, и на данном словесном элементе не акцентирует внимания потребителя при полном прочтении обозначения;

- налицо полное отличие по количеству слогов, а также месту их расположения в сравниваемых обозначениях.

Сравниваемые обозначения различны по своему семантическому значению, поскольку, в обозначении, размещенном в журнале идет речь, именно о замазке, резинке, мастике, которая выглядывает, пылает или светится в темноте. В товарных знаках Истца просто о ручной резинке.

Сравниваемые обозначения различны по графическому признаку, поскольку не создают общее зрительное впечатление у потребителя, а именно обозначение используемое в журнале «СапсанShop», представляет собой словосочетания: «PUTTY PEEPS»  и «HAND DUM ТНАТ GLOWS IN ТНЕ DARK», расположенные друг под другом. При этом, словесный элемент «PUTTY PEEPS» выполнен черным шрифтом, является доминирующим элементом, и на него потребитель обращает основное внимание, что касается словесных элементов «HAND DUM ТНАТ GLOWS IN ТНЕ DARK», то они выполнены более мелким шрифтом светло-серого цвета, и не занимают доминирующего положения.

В рассматриваемом деле факт принадлежности истцу права на товарный знак доказан и ни кем не оспаривается, а факт нарушения путем использования товарного знака или сходного с ним до степени смешения - не доказан; факт использования для однородных товаров - не доказан; факт возникновения вероятности смешения - не доказан.

Учитывая то обстоятельство, что требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение. При этом следует обратить внимание на то, что применение такого способа защиты своих прав, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав.

В случае же, если лицо, обратившееся с иском в защиту своих исключительных прав путем предъявления требования, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ПС РФ, не привело достаточного обоснования избрания такого способа защиты, в том числе его направленности на восстановление нарушенных прав, обоснованности выбранных источников публикации решения суда, данное обстоятельство может привести к отказу в удовлетворении соответствующего требования.

Таким образом, апелляционный суд считает, что суд  первой инстанции правильно определил правоотношения сторон, предмет доказывания по спору, с достаточной полнотой выяснил, исследовал и оценил в совокупности все значимые обстоятельства по делу, правильно применив нормы материального права, регулирующие спорные отношения. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 октября 2018 года по делу № А40-163465/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Взыскать с ООО "МОЛЕКУЛА" в доход федерального бюджета 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:  В.Р. Валиев 

Судьи:  Н.И. Левченко 

 Д.Н. Садикова 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.