Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-8501/2017

07 декабря  2017 г.

г. Челябинск

Резолютивная часть решения оглашена 30 ноября 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 декабря 2017 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мухлынина Л.Д. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Смолиной С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности», ОГРН 

<

***>, г. Москва,

к обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания «Царь–упаковка», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, 

о прекращении производства и реализации изделий Пкр–15, о взыскании 5 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 29.05.2017, личность удостоверена паспортом, ФИО2, представитель по доверенности от 29.05.2017, личность удостоверена паспортом, 

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности 4-1 от 09.01.2017, личность удостоверена паспортом; ФИО4 – представитель по доверенности  № 11 от 01.06.2017, личность удостоверена паспортом, ФИО5 – директор по протоколу № 10 от 15.09.2014, личность удостоверена паспортом, ФИО6 – представитель по доверенности № 18 от 27.11.2017, личность удостоверена паспортом, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания «Царь–упаковка» (далее – ответчик) о прекращении производства и реализации изделий Пкр–15;

-об обязании ответчика изъять все имеющиеся в наличии экземпляры Пкр–15 из оборота и уничтожить их;

-о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на полезную модель.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение спора по существу истцом заявлено ходатайство об отказе от исковых требований в части взыскания компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на полезную модель.

Определением суда от 06.12.2017 (резолютивная часть от 30.11.2017) производство по делу в указанной части прекращено. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на нормы статей 1229, 1346, 1354, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и на то, что ответчиком незаконно используется полезная модель ПКР-15, защищенная патентом РФ от 23.04.2013 № 130592 «Крышка контейнера для пищевых продуктов», правопользования на которую принадлежит истцу.

Ответчик исковые требования отклоняют в полном объеме (т. 1, л. д. 56-61). Пояснил, что ООО ПК «Царь – Упаковка» является правопреемником ЗАО ПК «Царь – Упаковка», которое осуществляло свою деятельность по производству пластмассовых изделий для упаковки товаров с 27.07.2009 года. Изготавливать и реализовывать крышки контейнеров для пищевых продуктов ответчик начал с 2012 года. Крышки контейнеров для пищевых  продуктов изготавливаются в пяти вариантах: ПКР – 9, ПКР – 15, ПКР – 16, ПКР -17, ПКР – 19, отличающиеся размерами. В подтверждение того, что  изготовления и реализации крышек производилась ранее установления приоритета по патенту № 130592 от 23.04.2013 ответчиком представлены: письмо № 326 от 25.06.2012 в котором ответчик извещает ООО «Доширак Коя» о готовности поставлять крышку пластиковую в объеме 5 млн. штук, договоры на поставку № 72 от 01.11.2012, № 73 от 01.11.2012 (т. 1, л. д. 70-96). В период с 24.04.2014 по 10.05.2016 действие патента истца за № 130592 от 23.04.2013 было прекращено, в течение времени прекращения действия патента № 130592 ответчиком  был заключен договор ЦУ/МФС-ТУМ – 01 от 23.10.2014 с ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» на поставку крышки  ПКР – 15 (т. 1, л. д. 85-95). Кроме того, ответчик является патентообладателем полезной модели, защищенной патентом РФ № 155995 «Стопа крышек контейнеров для пищевых продуктов», зарегистрированной 01.10.2015 Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре полезных моделей РФ и при изготовлении своей продукции использует именно его (т. 1, л. д. 63-69). Патент на полезную модель № 155995 был получен ответчиком 17.12.2014 в период прекращения действия патента № 130592 от 23.04.2013. Срок действия патента № 155995 истекает 17.12.2024. Между тем, в описании полезной модели к патенту № 155995 указано, что уже известно укладываемое при изготовлении в стопу изделие в виде крышки для контейнеров для пищевых продуктов, описанное в патенте РФ №130592 от 23.04.2013, также указано, что патент РФ №130592 выбран в качестве прототипа патента ответчика, что не отрицается ответчиком. Патент №155995 не был признан недействительным и никогда не оспаривался истцом, следовательно, его использование не может быть расценено в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Также ответчиком представлены товарные накладные, которые подтверждают что полезная модель ПКР - 15 использовалась ответчиком в период  2015-2016 год, то есть в период прекращения патента № 130592, действие которого было восстановлено 10.05.2016. 

Ответчик считает, что истцом не представлены доказательства нарушения его прав ООО ПК «Царь – Упаковка», поскольку истец зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2016, право использования спорной полезной модели ему предоставлено только 20.02.2017, а также истцом не представлены доказательства того, что он является производственным предприятием, выпускающим продукцию по спорной полезной модели ПКР-15, следовательно, ответчик, выпуская продукцию в более ранние периоды, а точнее в период прекращения патента № 130592, не мог нарушать права истца, в связи с чем, считает, что имеет право на дальнейшее его безвозмездное использование.  

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела, ФИО7 и ФИО8 являются патентообладателями полезной модели, защищенной патентом РФ № 130592 от 23.04.2013 (т. 1, л. д. 29).  

Согласно описанию полезной модели действие патента было прекращено 24.04.2014 и восстановлено 10.05.2016. Также имеется запись о государственной регистрации договора № РД0216980 от 20.02.2017 о распоряжении исключительным правом.

Истец является правопользователем полезной модели, защищенной патентом РФ № 130592 «Крышка контейнера для пищевых продуктов», на основании исключительной лицензии на срок действия патента на территории РФ № РД0216980 от 20.02.2017, зарегистрированном Федеральной службой по интеллектуальной собственности  (т. 1 л. д.  31-32). 

Истцу стало известно, что ответчиком введена в гражданский оборот универсальная крышка для упаковки контейнеров ПКР-15, что подтверждается сведениями с сайта «http://www.kigpack.ru./tube/pkr-15». Указанные обстоятельства также подтверждаются протоколом осмотра письменного доказательства от 06.03.2017, составленного ФИО9, нотариусом города Москвы (л. д. 20). Ответчиком реализуется  указанная крышка неограниченному кругу лиц, что подтверждается договором купли – продажи № 50 от 26.09.2016, спецификацией к нему, универсальным передаточным документом от 08.09.2016, счетом на оплату № 683 от 26.09.2016 и декларацией о соответствии (т. 1, л. д. 20-37).  

Указанный комплект документов и образцы полезной модели ПКР – 15 (крышки) получены истцом в результате проведения контрольной закупки.

Образцы полезной модели, приобретенные у ответчика, истцом были переданы специалистам для проведения патентно – технического исследовании. 

В выводах заключения специалистов ООО «Агентство интеллектуальной собственности» по результатам проведения патентно - технического  исследования указано, что приведенный выше сравнительный анализ признаков исследуемого образца и признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте 1 формулы патента РФ № 130592 и поясняемых описанием и графическими материалами данного патента, позволяет сделать вывод о том, что образцу присущи все признаки независимого пункта 1формулы патента РФ 130592 (т. 1, л. д. 64). 

Истцом в адрес ответчика 28.02.2017 направлена претензия с требованием прекратить производство и реализацию ПКР-15, а также изъятии  всех имеющихся в наличии экземпляров ПКР – 15 из оборота и их уничтожении (т. 1, л. д. 16-17), однако требование истца ответчиком не исполнено, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

При рассмотрении дела по ходатайству ответчика судом была назначена судебно-патентоведческая экспертиза. Проведение судебной экспертизы поручено эксперту ООО «Челпатент» ФИО10 (т. 1, л. д. 147-148). 

На разрешение патентного поверенного поставлены следующие вопросы:

1.Используется ли в изделии ПКР - 15 производства общества с ограниченной ответственностью «Царь - Упаковка» каждый признак независимого пункта формулы полезной модели общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности» (патент на полезную модель № 130592 «Крышка контейнера для пищевых продуктов») или признак, эквивалентный ему?

2.Идентичны ли между собой изделие, представленное в материалы дела обществом с ограниченной ответственностью «Царь - Упаковка», и изделие, представленное в материалы дела общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности», по конструктивным элементам, их форме, взаимному расположению и взаимосвязи между ними, а также по составу материалов (веществ), входящих в изделия конструктивных элементов?

По результатам проведенной экспертизы экспертом представлено экспертное заключении, в соответствии с которым экспертом сделаны следующие выводы на вопрос № 1:

«В изделии ПКР – 15 производства ООО ПК «Царь – Упаковка» использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели ООО «Агентства интеллектуальной собственности» (патент на полезную модель №130592 «Крышка контейнера  для пищевых продуктов)».

На вопрос № 2 сделаны следующие выводы: «Изделие, представленное в материалах дела ООО ПК «Царь – Упаковка», и изделие, представленное в материалы дела ООО «Агентства интеллектуальной собственности», по конструктивным элементам, их форме, взаимному расположению и взаимосвязи между ними, а также по составу материалов (веществ), входящих в изделие конструктивных элементов, не являются идентичными. В целях изделия сходны. Отличия касаются количества и расположения углублений» (т. 2, л. д. 64).

Согласно ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Статьей 1354 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно п. 3,4 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

 Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

В соответствии со ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента (п. 1 ст. 1400 ГК РФ). 

В силу п. 3 ст. 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

В соответствии с п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Обязанность доказывания всех обстоятельств послепользования в соответствии со ст. 65 АПК РФ должна быть возложена на лицо, которое ссылается на наличие права послепользования, то есть на ответчика.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Царь – Упаковка» зарегистрировано в качестве юридического лица 23.09.2014, основным видом деятельности является производство пластмассовых изделий для упаковки товаров (ОКВЭД – 22.22). 

Ответчиком представлен патент РФ на полезную модель № 155995 «Стопка крышек контейнеров для пищевых продуктов», патентообладателем которого является ООО Производственная компания «Царь - Упаковка», приоритет полезной модели 17 декабря 2014 г., патент зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 01 октября 2015 г, срок действия патента истекает 17 декабря 2024 г. (т. 1, л. д. 62). 

В описании полезной модели к патенту № 155995 указано, что уже известно укладываемое при изготовлении в стопу изделие в виде крышки для контейнеров для пищевых продуктов, описанное в патенте РФ №130592 от 23.04.2013, также указано, что патент РФ №130592 выбран в качестве прототипа патента ответчика, что не отрицается ответчиком. Между тем, доказательства оспаривания (признание недействительным) истцом патента № 155995, в материалах дела отсутствуют.

ООО Производственная компания «Царь - Упаковка» представлены доказательства, подтверждающие наличие у ответчика производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства спорной продукции (т. 2, л. д. 139-147, т. 3, л. д. 1-118). 

Истцом доказательства производства спорной модели не представлены. В судебном заседании истец сообщил, что не занимается производством полезной модели ПКР – 15, что также подтвердил допрошенный в судебном заседании 29.06.2017 свидетель ФИО11. Кроме того основным видом деятельности истца является деятельность в области права (ОКВЭД – 69.10). 

Согласно заключению эксперта по итогам проведения назначенной судом патентоведческой экспертизы в изготавливаемом ответчиком изделии использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца.

При разработке патента ответчиком за основу взят патент истца.  

Соглашение о передаче исключительных прав на использование полезной модели между патентообладателем и ответчиком не заключалось.

При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию полезной модели истца являются нарушением патента.

Однако судом установлено, что патент на полезную модель № 155995 был получен ответчиком в период прекращения действия патента № 130592 от 23.04.2013. 

Поскольку, ответчик в период между датой прекращения действия патента РФ № 130592 на полезную модель и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента РФ № 130592 начал использование полезной модели ПКР-15, а также получил патент РФ на полезную модель № 155995 «Стопка крышек контейнеров для пищевых продуктов», то за ответчиком  в соответствии с действующим законодательством сохраняется право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

С учетом вышеизложенного, суд пришел к выводу, что в удовлетворении исковых требований следует отказать в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

 Руководствуясь ст. ст. 167-168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                       Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности», г. Москва  в доход федерального бюджета 12 000 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объёме) путём подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья                   Л.Д. Мухлынина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.