ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

 

Дело № А49-6029/2023

г. Самара

19 февраля 2024 года

11АП-778/2024

 

Резолютивная часть постановления оглашена 15 февраля 2024 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 февраля 2024 года.

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Коршиковой Е.В., Митиной Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» на решение Арбитражного суда Пензенской области от 04 декабря 2023 года по делу № А49-6029/2023 (судья Гук Н.Е.)

принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод»

к обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «Самко»,

о взыскании 66166178 руб.,

при участии представителей:

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 10.08.2023,

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 13.07.2023. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с иском к ИП ФИО4 о взыскании компенсации в сумме 2 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 689193 («WEISS BERG») и к ООО «Пивоваренный завод «Самко» о взыскании компенсации в сумме 5000000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 689193 («WEISS BERG»). Требования заявлены на основании ст. ст. 1229, 1250, 1252, 1484, 1515.

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 16.05.2023 по делу № А06-972/2023 исковые требования ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» к ООО «Пивоваренный завод «Самко» о взыскании компенсации за допущенное нарушение прав на товарный знак № 689193 в размере 5 000 000 руб. выделены в отдельное производство и переданы по подсудности на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 21.06.2023 выделенные исковые требования ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» приняты к производству суда. Делу присвоен номер №А49-6029/2023.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 08.08.2023 принято увеличение размера исковых требований до 66 166 178 руб. – компенсация за допущенное нарушение прав на товарный знак № 689193, рассчитанную исходя из двукратной стоимости товаров, реализованных ответчиком с 06.02.2020 (641767 л. (объем, реализованный ответчиком) х 51 руб. 51 коп. (стоимость 1 л товаров «Вассерберг», «Wasserberg») х 2).

Арбитражный суд Пензенской области решением от 04 декабря 2023 года исковые требования оставил без удовлетворения.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов суда, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам и доказательствам по делу.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором прocил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы.

Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, полагая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, истец является правообладателем товарного знака «WEISS BERG», зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 689193 (дата приоритета – 06.02.2018, дата государственной регистрации – 20.12.2018, дата истечения срока действия исключительного права – 06.02.2028 года) в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво) (т. 1 л.д. 13, 14).

10.07.2020 в ходе осмотра сайта с доменным именем http://samcobeer.ru/ нотариусом по запросу истца зафиксирован факт неправомерного использования обозначения «WEISSBERG», сходного по степени смешения с товарным знаком истца «WEISS BERG» (свидетельство № 689193), что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 10.07.2020 (т. 1 л.д. 35-38).

Согласно сведениям с сервиса СБИС владельцем сайта с доменным именем samcobeer.ru является ООО «Пивоваренный завод «Самко» (ИНН 

<

***>) (т. 1 л.д. 46).

16.12.2020 в ходе повторного осмотра сайта с доменным именем http://samcobeer.ru/ нотариусом по запросу истца также зафиксирован факт неправомерного использования ответчиком обозначения «WASSERBERG», сходного по степени смешения с товарным знаком истца «WEISS BERG» (свидетельство № 689193), при предложении к продаже продукции ООО «Пивоваренный завод «Самко» (протокол осмотра доказательств от 16.12.2020) (т. 1 л.д. 39-41).

Из материалов дела также следует, что согласно представленной в материалы дела декларации о соответствии от 12.07.2019 ООО «Пивоваренный завод «Самко» является производителем пива светлого нефильтрованного «ВАССЕРБЕРГ» («WASSERBERG») (т. 1 л.д. 25 оборот).

Согласно письму Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 16363/05-03 от 27.09.2021 и сведениям об объемах производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, зафиксированных в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО «Пивоваренный завод «САМКО», за период с 01.06.2019 по 08.09.2021 ответчиком была произведена продукция с обозначением «ВАССЕРБЕРГ» (пиво светлое нефильтрованное «ВАССЕРБЕРГ») в объеме 87,0661 тыс. дл (т. 1 л.д. 30, 32-34).

Часть продукции с обозначением «ВАССЕРБЕРГ» (пиво светлое нефильтрованное «ВАССЕРБЕРГ») реализовывалась ответчиком грузополучателю ИП ФИО4, что подтверждается товарной накладной № 25222 от 30.03.2021 (т. 1 л.д. 24).

Ссылаясь на то, что используя обозначение «WASSERBERG» («ВАССЕРБЕРГ»), сходное по степени смешения с товарным знаком «WEISS BERG» (свидетельство № 689193), ответчик допустил нарушение принадлежащего ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» исключительного права на товарный знак «WEISS BERG» (свидетельство № 689193), истец обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Пивоваренный завод «Самко» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 689193 («WEISS BERG») в сумме 66166178 руб., рассчитанной исходя из двукратной стоимости товаров, реализованных ответчиком с 06.02.2020 (641767 л. (объем, реализованный ответчиком) х 51 руб. 51 коп. (стоимость 1 л товаров «Вассерберг», «Wasserberg») х 2).

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд дал надлежащую оценку представленным в дело материалам, правильно применил нормы материального права.        В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии со ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг.

Таким образом, товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с ч. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно ч. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (ч. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

Так, изготовление товара в форме товарного знака (в том числе трехмерного товара, воплощающего двухмерный товарный знак) является способом использования товарного знака.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (абзац 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами, иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

По смыслу ст. 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из смысла указанных норм следует, что по иску о защите исключительных прав на товарный знак подлежат установлению, в частности, обстоятельства использования ответчиком товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

В соответствии с п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их потребительские свойства и назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство или полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Суд верно указал, что в данном случае сильными, доминирующими, значимыми охраняемыми элементами товарного знака «WEISS BERG» и обозначения «WASSERBERG» являются словесные элементы «WEISS BERG» и «WASSERBERG» соответственно.

Указанные обозначения имеют звуковое (фонетическое) сходство, основанное на близком буквенном (звуковом) составе и совпадении их начальных, средних и конечных частей.

Кроме того, в сравниваемых обозначениях имеется графическое сходство в расположении букв по отношению друг к другу, совпадает большинство букв «W-S-S-B-E-R-G» и их позиции в словах.

Само по себе отличие сравниваемых обозначений по графическому признаку – выполнение охраняемого словесного элемента в два слова «WEISS BERG», а не в одно «WASSERBERG», в данном случае, не является существенным и не оказывает влияния на общее зрительное впечатление.

Вероятность смешения зависит не только от сходства противопоставленных знаков, но и от степени различительной способности знака и степени однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

При этом известность обозначения влияет на различительную способность товарного знака.

Реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя создает именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности.

При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Деятельность истца и ответчика, охватываемая одним подклассом экономической деятельности по ОКВЭД, в глазах потребителя является аналогичной, если не доказано иное восприятие потребителем конкретных видов деятельности истца и ответчика.

Поскольку по свидетельству № 689193 истец является правообладателем товарного знака «WEISS BERG» только в отношении одного товара 32 класса МКТУ (пиво), и согласно сведениям из ЕГРЮЛ основным видом деятельности истца и ответчика является производство пива (ОКВЭД 11.05) (т. 1 л.д. 54-56, 59-61), следовательно, деятельность истца и ответчика является аналогичной.

Кроме того, товар 32 класса МКТУ (пиво), в отношении которого зарегистрирован товарный знак «WEISS BERG», является товаром широкого потребления и обладает широкой известностью и узнаваемостью, а потому увеличивается вероятность восприятия маркированных указанным товарным знаком товаров как относящихся к одному источнику происхождения.

Согласно абз. 12 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Из материалов дела следует, что на момент совершения ответчиком нарушения интеллектуальных прав истца ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» являлось правообладателем нескольких товарных знаков: товарного знака «WEISS BERG» (свидетельство № 689193) и товарного знака «» (свидетельство № 645455; дата приоритета – 10.01.2017, дата государственной регистрации – 19.02.2018, дата истечения срока действия исключительного права – 10.01.2027 года) в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво)) (т. 1 л.д. 13, 100).

При этом охраняемым элементом товарного знака «» по свидетельству № 645455 являются слова «WEISS BERG».

Остальные элементы товарного знака являются неохраняемыми.

Оценив товарные знаки, удостоверенные свидетельствами № 689193, № 645455, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанные товарные знаки фактически являются серией товарных знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же сильного и доминирующего словесного элемента «WEISS BERG» и имеют фонетическое и сематическое сходство.

При этом несущественные графические отличия в товарных знаках не изменяют их сущность.

В пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 сформирована правовая позиция, согласно которой если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что в данном случае нарушение прав истца на два товарных знака «WEISS BERG» и «», являющихся серией знаков одного правообладателя, представляет собой одно правонарушение.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 13.05.2019 № 305-ЭС19-5020.

Маркировка (этикетка) каждой единицы контрафактной продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое.

За нарушение исключительных прав на серийный товарный знак «WEISS BERG» истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 66166178 руб., рассчитанную исходя из двукратной стоимости товаров, реализованных ответчиком с 06.02.2020 (641767 л. (объем, реализованный ответчиком) х 51 руб. 51 коп. (стоимость 1 л товаров «Вассерберг», «Wasserberg») х 2) (ч. 2 ст. 1301 ГК РФ).

Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом в рамках другого дела уже было реализовано право на взыскание с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на серийный товарный знак «» (свидетельство № 645455).

21.01.2019 истец обратился в Арбитражный суд Пензенской области с иском к ООО «САМКО» о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак № 645455 в сумме 1 000 000 руб. и запрете ответчику использовать обозначение, сходное с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455, любым образом в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака № 645455.Делу присвоен номер № А49-355/2019.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 29.04.2019 по делу № А49-355/2019 по иску ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» к ООО «Пивоваренный завод «Самко» о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак № 645455 в сумме 1000000 руб. и запрете ответчику использовать обозначение, сходное с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455, любым образом в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака № 645455, утверждено мировое соглашение, заключенное между сторонами.

По условиям данного мирового соглашения ответчик принял на себя обязанность прекратить использовать обозначение, сходное с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455, любым образом в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака № 645455, в том числе прекратить розлив продукции под торговой маркой «Weissberg» до 01 июня 2019 г.

Ссылаясь на то, что условия мирового соглашения ответчиком не исполняются, и ООО «Пивоваренный завод «Самко» продолжает использовать обозначение «WEISS BERG» на сайте http://samcobeer.ru/, что подтверждается протоколами осмотра доказательств от 21.06.2019, от 10.07.2020, от 16.12.2020, ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» 19.04.2021 обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к ООО «Пивоваренный завод «Самко» о взыскании неустойки в сумме 35000000 руб. за период с 15.05.2019 по 15.04.2021 за нарушение условий мирового соглашения по делу № А49-355/2019 и компенсации за нарушение прав на товарный знак «» (свидетельство № 645455) в сумме 1000000 руб..

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 28.04.2023 по делу № А49-3561/2021 с ООО «Пивоваренный завод «Самко» в пользу ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» взысканы неустойка в сумме 9000000 руб. и компенсация в сумме 100000 руб. (т. 2 л.д. 73-83).

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2023 решение Арбитражного суда Пензенской области от 28.04.2023 по делу № А49-3561/2021 оставлено без изменения (т. 2 л.д. 84-92).

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2023 решение Арбитражного суда Пензенской области от 28.04.2023 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2023 по делу № А49-3561/2021 оставлены без изменения (т. 2 л.д. 66-71).

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 28.04.2023 по делу № А49-3561/2021 в части выплаты истцу компенсации в сумме 100000 руб. исполнено ответчиком в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 53 от 28.09.2023 (т. 2 л.д. 20).

Суд первой инстанции также отметил, что, заявляя исковые требования о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак «» (свидетельство № 645455) в рамках дела № А49-3561/2021 истец ссылался на доказательства, зафиксировавшие факт незаконного использования ответчиком обозначения «WEISS BERG», а именно на протоколы осмотра доказательств от 21.06.2019, от 10.07.2020, от 16.12.2020, а также на письмо Росалкогольрегулирования от 29.09.2021 № 163605-03, содержащее сведения об объеме производства ответчиком продукции с обозначением «ВАССЕРБЕРГ» за период с 01.06.2019 по 08.09.2021.

В обоснование заявленных в настоящем деле исковых требований истец в подтверждение факта незаконного использования ответчиком обозначения «WEISS BERG» также ссылается на протоколы осмотра доказательств от 10.07.2020, от 16.12.2020, а также на письмо Росалкогольрегулирования от 29.09.2021 № 163605-03.

Истцом также указан аналогичный период нарушения ответчиком его интеллектуальных прав - с 01.06.2019 по 08.09.2021.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 65 Постановления Пленума № 10, предъявление повторных исков, основанных на нарушении исключительного права на один и тот же товарный знак, в отношении товаров из одной и той же партии, к одному и тому же лицу, увеличивающих в конечном итоге объем присуждения, недопустимо.

Иное толкование может позволить правообладателю инициировать неоднократное предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на одно и то же средство индивидуализации в отношении товаров из одной партии, в том числе не только к производителю контрафактных товаров, привести к многократному увеличению размера компенсации, взыскиваемой с ответчика, что не соответствует принципу правовой определенности, основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенного права (ст. 1 ГК РФ).

Учитывая, что товарные знаки «WEISS BERG» и «» являются серией товарных знаков, а потому нарушение прав истца на указанные знаки представляет собой одно правонарушение, за которое ответчик привлечен к ответственности, установленной ст. 1301 Гражданского кодекса РФ, в рамках дела № А49-3561/2021, а также исходя из того, что повторное привлечение к ответственности за совершение одного и того же правонарушения недопустимо, исковые требования ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» к ООО «Пивоваренный завод «Самко» о взыскании 66166178 руб. правомерно оставлены без удовлетворения.

Доводы заявителя, приведенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции находит несостоятельными.

Довод заявителя о том, что серией товарных знаков может быть признано только три и более товарных знака не имеет правового значения, поскольку одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя. Данная правовая позиция изложена в пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Установление сходства осуществляется судом самостоятельно по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению, (абз. 5 п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10).

Истец ходатайств о назначении судебной экспертизы на предмет установления сходства товарных знаков № 689193 и № 645455 до степени смешения не заявлял.

Ответчик предоставил в материалы дела Заключение эксперта Пензенской областной торгово-промышленной палаты, согласно которому товарные знаки № 689193 и № 645455 имеют сходство до степени смешения и составляют группу (серию) знаков.

Таким образом, суд на основании всестороннего, полного и объективного исследования доказательств по делу пришел к выводу о том, что товарные знаки № 689193 и № 645455 составляют группу (серию) знаков.

Ссылки заявителя на судебные акты по делу № А49-3561/2021 также являются необоснованными, поскольку предметом рассмотрения дела № А49-3561/2021 являлись исковые требования ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» к ООО «Пивоваренный завод «САМКО» о взыскании за использование товарного знака № 645455:

- неустойки за нарушение условий мирового соглашения по делу № А49-355/2019;

- компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об увеличении исковых требований, просил взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак № 689193 в сумме 1 000 000 руб.

В силу положений ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе реализовать право на увеличение

размера исковых требований исключительно в пределах заявленного иска.

Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку требование о

взыскании компенсации за допущенное нарушение прав на товарный знак № 689193 в сумме 1  000 000 руб.  является дополнительным  (новым)  требованием  по отношению к первоначально заявленным требованиям.

В рамках дела № А49-3561/2021 суд не давал правовую оценку доводам истца в части нарушения его прав на товарный знак № 689193, отказав в удовлетворении заявленного ходатайства исключительно по процессуальным основаниям.

Истец имеет процессуальное право на обращение в суд с иском о защите исключительных прав на товарный знак № 689193, ввиду чего, суд принял исковое заявление к производству и рассмотрел его по существу. При этом, истцу отказано в иске, поскольку отсутствуют материально-правовые основания для его удовлетворения.

Исковые требования истца не подлежали удовлетворению, поскольку ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» в рамках дела № А49-3561/2021 уже присуждено к взысканию возмещение за использование ответчиком обозначения «WAS SERBERG» в виде неустойки в сумме 9 млн. руб. и компенсации в сумме 1 млн. руб.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно,  в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют.

Расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 04 декабря 2023 года по делу № А49-6029/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                Л.Л. Ястремский

 

Судьи                                                                                                               Е.В. Коршикова

 

Е.А. Митина