ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-42127/2023

29 октября 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     21 октября 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  29 октября 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Денисюк М.И., Зотеевой Л.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з Бурдоновым И.А.

при участии:  

от истца: ФИО1 по доверенности от 25.03.2024 (онлайн)

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 15.01.2024 (онлайн)

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-7619/2024)  ООО "Ориза" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.01.2024 по делу № А56- 42127/2023 (судья М. В. Кузнецов), принятое 

 

по иску ООО "ЛавПрод"

к ООО "Ориза"

о обязании изъять из оборота, 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Лавпрод» (ОГРН 

<

***>, адрес: 127566, 

<

...>; далее - ООО «Лавпрод», истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ),   обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к общество с ограниченной ответственностью «Ориза» (ОГРН 

<

***>, адрес: 192007, 

<

...>, лит. Б, каб. 13; далее - ООО «Ориза», ответчик) об обязании изъять из оборота и уничтожить этикетки, упаковки товаров, под обозначением Habibi, на которых размещены незаконно используемые товарные знаки № 613909, № 760177, № 783221, № 783222 или сходные с ними до степени смешения обозначения и  взыскании 9 718 643 руб. 22 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 613909, № 760177, № 783221, № 783222 и 71 593 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решением от 24.01.2024 суд взыскал с ООО «Ориза» в пользу ООО «Лавпрод» 9 718 643 руб. 22 коп. компенсации и 71 593 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении иска отказал.

В апелляционной жалобе ООО «Ориза» просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, а также нарушение норм материального и процессуального права. По мнению подателя жалобы, обжалуемое решение суда принято без учета статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, части 1 статьи 1, части 1 статьи 3 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,  правоприменительного подхода, изложенного в пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023),  правового подхода о допустимости снижения размера компенсации до однократного размера стоимости нарушенного исключительного права использования товарного знака, сформулированного в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.02.2021 по делу № А33-24411/2019, правового подхода, согласно которому компенсация не должна носить карательный характер, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, и может быть снижен судом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 70339272 по делу № А40-82533/11-12-680). По мнению ответчика,  для правильного разрешения спора и применения норм права суду требовалось определить стоимость права использования товарного знака назначением судебной экспертизы, однако судебная экспертиза судом назначена не была.

Распоряжением председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2024 в связи с пребыванием судьи Згурской М.Л. в отставке дело передано в производство судьи Горбачевой О.В.

В связи с наличием обстоятельств предусмотренных статьей 18 АПК Российской Федерации произведена замена состава суда (судьи Геворкян Д.С. и Пономарева О.С. заменены на судьей Зотееву Л.В. и Денисюк М.И.); рассмотрение жалобы начато сначала.

Ответчиком заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Нирида» ООО «Луна» ООО «Сусан Ти» ООО «Ранфер» ООО «ФИДО» ООО «Торговый дом «Любимый кофе» ООО «НордВестТрейдинг».

Апелляционная инстанция не находит оснований для удовлетворения ходатайства.

В соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

В данном случае ответчиком не представлено доказательств того, что судебным актом по настоящему делу не могут быть затронуты права и обязанности ООО «Нирида» ООО «Луна» ООО «Сусан Ти» ООО «Ранфер» ООО «ФИДО» ООО «Торговый дом «Любимый кофе» ООО «НордВестТрейдинг».

ООО «Ориза» заявлено ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела №СПИ-937/2024.

По мнению ответчика, связь рассматриваемого апелляционным судом дела № А56-42127/2023 с делом № СИП-937/2024 обусловлена тем фактом, что при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дела №СИП-937/2024 подлежат выяснению/установлению обстоятельства, которые будут иметь преюдициальное значение для рассмотрения апелляционной жалобы по делу № А56-42127/2023. В частности, для правильного разрешения спора по делу № СИП-937/2024 Суд по интеллектуальным правам должен будет дать правовую оценку доводам ООО «Ориза» о том, что ООО «Лавпрод» не случайно выбрал обозначение «TAMASHAE MIAD» для регистрации в качестве товарных знаков «TAMASHAE MIADI», а зная, как об использовании ООО «Ориза» обозначения «TAMASHAE MIAD» сходного с до степени смешения с зарегистрированным ООО «Лавпрод» обозначением «TAMASHAE MIADI», так и о длительном и широком использовании торгового обозначения «TAMASHAE MIAD» на территории Российской Федерации. Регистрация спорных товарных знаков была осуществлена ООО «Лавпрорд» в июне, и в ноябре 2020 года (с приоритетом от 03.10.2019 и от 10.10.2019), то есть после заключения 10.09.2019 ООО «НордВестТрейдинг» контракта № IAGS/10/19, и после заключения 30.01.2020 ООО «НордВестТрейдинг» контракта № MI/01/20. ООО «НордВестТрейдинг», правопреемником которого является ООО «Ориза» на основании договора уступки, 10.09.2019 ввел на территории Российской Федерации товар под тем же обозначением (названием) «TAMASHAEE MIAD» до даты приоритета спорных товарных знаков (до октября 2019 года). При этом из буквального толкования пункта 3 договора уступки от 30.05.2022 следует, что к покупателю (ООО «Ориза») от прежнего покупателя (ООО «НордВестТрейдинг») переходят все права и обязанности стороны контракта № IAGS/10/19 от 10.09.2019, и стороны контракта № MI/01/20 от 30.01.2020, в том числе возникшие до заключения договора уступки. На основании договора уступки от 30.05.2022 к ООО «Ориза» перешли права и обязанности, возникшие с 10.09.2019 до заключения договора уступки, в отношении товара, который был введен в гражданский оборот до момента подачи ООО «Лавпрод» заявки на регистрацию в качестве товарных знаков. В связи с чем Суду по интеллектуальным права также предстоит установить, что ООО «Ориза» является субъектом конкурентного права с даты подписания «ООО «НордВестТрейдинг» контракта № IAGS/10/19 от 10.09.2019, и в любом случае до даты приоритета спорных товарных знаков (до октября 2019 года). 

Апелляционный суд, рассмотрев заявленные ходатайства не находит оснований для приостановления производства по делу.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Исходя из толкования названной нормы права, одним из обязательных условий для приостановления производства по делу по указанному основанию является объективная невозможность рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом до разрешения иного дела, рассматриваемого судом. Такая невозможность означает, что если производство по делу не будет приостановлено, то разрешение дела может привести к незаконности судебного решения, неправильным выводам суда или к вынесению противоречащих судебных актов.

Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания. При этом обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу связана не с наличием другого дела или вопроса, рассматриваемого в порядке конституционного, гражданского, уголовного или административного производства, а с невозможностью рассмотрения спора до принятия решения по другому вопросу, то есть наличием обстоятельств, в силу которых невозможно принять решение по данному делу.

Таким образом, рассмотрение одного дела до разрешения другого дела следует признать невозможным, если обстоятельства, исследуемые в другом деле, либо результат рассмотрения другого дела имеют значение для данного дела, то есть могут повлиять на результат его рассмотрения по существу.

Тот факт, что в рамках дела N СИП-937/2024 исследуется вопрос о признании актом недобросовестной конкуренции действий истца по приобретению прав на данный товарный знак, не является основанием для приостановления производства по настоящему делу, поскольку до принятия судебного акта по делу N СИП-937/2024 правовая охрана товарного знака является действующей.

При установлении акта недобросовестной конкуренции, настоящий спор может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке, предусмотренным главой 37 названного Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы  жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с жалобой не согласился, просил  решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО «Лавпрод» является правообладателем исключительного права на товарные знаки по свидетельству № 760177 (рисунок не приводится), по свидетельству № 783221 TaMashAe MIADI, по свидетельству № 613909 (рисунок не приводится), по свидетельству № 783222.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ: Кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения.

Наличие исключительных прав ООО «Лавпрод» на указанные товарные знаки подтверждается открытыми реестрами товарных знаков на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Истцу стало известно, что ответчиком осуществляется ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и дальнейшая реализация товара - рис под обозначениями Habibi, Kand, в оригинальных упаковках желтого цвета с использованием средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 783222, № 783221, № 760177, № 613909.

Упаковки риса под обозначениями Habibi, Kand повторяют цвета и композицию товарного знака № 760177 (изображение рисового поля, гор и тарелки риса с овощами на желтом фоне с оранжевыми полосами). Кроме того, отдельные элементы упаковки (красный круг с зеленой окантовкой) сходны до степени смешения с товарными знаками № 783222, № 613909,  а также содержат  обозначение TaMashAe MIADI, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 783221.

Истец, полагая, что действиями ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации товара, однородного товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, маркированного обозначениями, сходными до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, нарушены его исключительные права на указанные средства индивидуализации, обратился в суд с настоящим иском.

По результатам рассмотрения спора суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик допустил незаконное использование товарных знаков по свидетельствам № 783222, № 783221, № 760177, № 613909 путем ввоза на территорию Российской Федерации товара рис под обозначениями Habibi, Kand без согласия правообладателя.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в части взыскания компенсации, рассчитанной исходя из двукратной таможенной стоимости товара, приняв во внимание, что таможенная стоимость товара ниже рыночной, в связи с чем заявленный размер компенсации соответствует как требованиям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Оснований для снижения размера компенсации суд первой инстанции не установил.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции подлежащим изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите прав на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Истец является правообладателем исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 783222, № 783221, № 760177, № 613909.

В соответствии со статьей 1232 ГК РФ исключительное право признается и охраняется при условии государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

Спорные товарные знаки зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) на территории Российской Федерации.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 03.06.2022 на Северо-Западный таможенный пост (ЦЭД) Северо-Западной электронной таможни декларантом ООО «ОРИЗА» подана декларация №10228010/030622/3217166 (далее - ДТ) для помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления», на 1 товар: «крупа рисовая: рис «басмати» полностью обрушенный, пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине 3 и более. Без содержания генномодифицированных организмов. Для использования в пищевых целях. Количество 58952 мешка. Согласно сведениям, указанным в ДТ и документам к ней, отправитель - МЕНАК INTERNATIONAL INC (132114, IN, Индия. (Karnal). Gharaunda, Railway Road. Sitanagar. 482, Ward 4). Получатель - ООО «Ориза».

По результатам фактического контроля установлено, что на товаре, заявленном в ДТ №10228010/030622/3217166, выявлен товарный знак, сходный до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам №760177, №783221, №783222 (ООО «Лавпрод») и №772334, №613909 (ИП ФИО3); обозначение «Habibi» выполнено в желтом, зеленом, красном, оранжевом, белом, синем и чёрном цветах, а также в их опенках, при этом обозначение Правообладателя «TAMASHAE МАHD», обозначение по товарным знакам №772334, 760177 выполнено в сходных цветовых сочетаниях. Анализируя общую визуальную составляющую двух сравниваемых обозначений, можно смело утверждать о наличии сходства между ними. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Принимая во внимание тот факт, что при графическом исполнении у обоих обозначений используются сходные смысловые элементы (солнце, пейзаж, лучи), можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений но семантическому признаку. На основании вышесказанного сделан вывод о сходстве до степени смешения между обозначениями «TAMASHAE MAHD» и «Habibi» по графическому и семантическому признакам как между отдельно взятыми элементами, так и обозначениями в целом

Вступившим в законную силу  решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.03.2023 по делу № А56-130159/2022  ООО «Ориза» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50000 руб. 

В рамках дела № А56-130159/2022  установлен ввоз ответчиком на территорию РФ товаров по ДТ №10228010/030622/3217166, на упаковке которого имеется комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в отношении товаров 30 класса Международного классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе для товара «рис», по свидетельствам №760177, №783221, №783222 и имеющими правовую охрану на территории Российской Федерации.

04.06.2022 на Северо-Западный таможенный пост ООО «ОРИЗА» посредством электронного декларирования подана декларация на товар (регистрационный номер №10228010/040622/3217594) для помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления»: крупа рисовая: рис «басмати» полностью обрушенный, пропаренный, длиннозёрный с отношением длины к ширине 3 и более. Без содержания генно-модифицированных организмов. Количество 27 416 шт. (мешков).

В процессе осуществления, таможенного контроля проведен таможенный досмотр товаров (акт таможенного досмотра №10113150/070622/100029), в ходе которого установлено, что на товаре выявлен товарный знак, сходный до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам №760177 (ООО «Лавпрод») и №772334 (ИП ФИО3); товарные знаки правообладателя и его лицензиара сравниваются комбинированными и словесными обозначениями, которые используются для маркировки товара 30 класса Международной классификации товаров и услуг - «рис». Обозначение «КАND», нанесенное на мешки, выполнено в желтом, зеленом, красном, оранжевом, белом, синем и черном цветах, а также в их оттенках, при этом обозначение по товарному знаку № 772334, 760177 выполнено в сходных цветовых сочетаниях. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение: противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. При графическом исполнении у обоих обозначений используются сходные смысловые элементы (солнце, пейзаж, лучи)..

Вступившим в законную силу  решением  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области11.04.2023  по делу № А56-130157/2022  ООО «Ориза» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. 

В рамках дела № А56-130157/2022 установлен ввоз ответчиком на территорию РФ товаров по ДТ №10228010/040622/3217594, на упаковке которого имеется комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в отношении товаров 30 класса  МКТУ, в том числе для товара «рис», по свидетельству №760177 и имеющими правовую охрану на территории Российской Федерации.

Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами установлен факт размещения на упаковке ввезенного на территорию РФ товара обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе для товара «рис», по свидетельствам № 783222, № 783221, № 760177, № 613909.

Словесный элемент TaMahsAee MLAD, размещенный на упаковках товара, ввезенного ответчиком, является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком TaMahsAe MIADI (свидетельство № 783221).

Оценив указанные доказательства суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что в рассматриваемом случае подтвержден факт нарушения ответчик исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам № 783222, № 783221, № 760177, № 613909.

Доказательства, опровергающие как установленные вступившими в законную силу судебными актами, так и сходности до степени смешения обозначений TaMahsAee MLAD и TaMahsAe MIADI, в материалы дела не предоставлены.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, ввоз товара, маркированного товарным знаком, без согласия его правообладателя является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10) неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Материалами дела установлено, что истец осуществляет пользование товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №783222, №783221, №760177, №613909 путем ввоза на территорию РФ товара, маркированного соответствующими обозначениями.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ответчик обращался в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 760177.

Вступившими в законную силу судебными актами по делу № СИП-824/2021 в удовлетворении требований ответчика отказано.

Следовательно, материалами дела не подтверждена недобросовестность цели регистрации прав на товарные знаки, а также то обстоятельство, что после регистрации названных товарных знаков их правообладатель, пытался причинить ущерб иным лицам путем обращения в суды с исками или претензиями.

Судебная коллегия полагает, что использованное ответчиком обозначений является сходными до степени смешения с товарными знаками истца по визуальному, смысловому, графическому и звуковому признакам и способно создать у потребителя мнение, что предлагаемая потребителю продукция является продукцией истца.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как указано в пункте 61 Постановления № 10, истец, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Произведя расчет на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из двукратного размера таможенной стоимости контрафактных товаров, определенной на основании информации Северо-западным таможенным постом Северо-западной электронной таможни ФТС, согласно которойо стоимость ввозимого ответчиком риса с использованием товарных знаков истца, под обозначениями Habibi, Kand составляет 4 859 321 руб. 61 коп., истец установил, что размер компенсации за нарушение исключительных прав составляет 9 718 643 руб. 22 коп.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно материалам дела № А56-130159/2022 ООО «Ориза» совершило действия, направленные на ввоз по таможенной декларации № 10228010/030622/3217166 на территорию РФ 58 952 мешков риса басмати с использованием обозначения Habibi в упаковках, сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «Лавпрод».

Согласно определению о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования Северо-западного таможенного поста Северо-Западной электронной таможни ФТС от 16.11.2022 таможенная стоимость указанного Слева направо: упаковка риса Kand, упаковка риса Habibi, комбинированное изображение, составленное из товарных знаков № 760177, № 613909: Слева направо: коробка, в которую был упакован рис, товарный знак № 783222, № 613909: стоимость контрафактного товара составляет 3 130 473 руб.

Согласно материалам дела № А56-130157/2022 ООО «Ориза» совершило действия, направленные на ввоз по таможенной декларации                                    № 10228010/040622/3217594 на территорию РФ 26 650 мешков риса басмати с использованием обозначения KAND в упаковках, сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «Лавпрод». 

Согласно определению о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования Северо-западного таможенного поста Северо-Западной электронной таможни ФТС от 16.11.2022 таможенная стоимость указанного контрафактного товара составляет    1 728 848 руб. 61 коп.

Как следует из материалов дела, судом первой инстанции установлена двукратная стоимость товаров, составляющая 9 718 643 руб. 22коп., из расчета общей таможенной стоимости на основании информации Северо-западным таможенным постом Северо-западной электронной таможни ФТС, согласно которой стоимость ввозимого ответчиком риса с использованием товарных знаков истца, под обозначениями Habibi, Kand составляет 4 859 321 руб. 61 коп., истец установил, что размер компенсации за нарушение исключительных прав составляет 9 718 643 руб. 22 коп.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление №28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении № 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Снижение судом размера компенсации возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении № 28-П и Постановлении № 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из материалов дела, ответчиком было представлено ходатайство о снижении заявленного размера компенсации. 

Суд первой инстанции, рассмотрев данное ходатайство не нашел оснований для снижения размера компенсации.

Вместе с тем,  судом первой инстанции не учтено, что таможенным органом  было отказано в выпуске товаров в свободное обращение, товар был изъят и реализован на торгах, ответчиком реализация товара не осуществлялась.

Из материалов дела не следует, что использование товарных знаков истца являлось существенной частью деятельности ответчика и носило грубый характер. 

Суд апелляционной  инстанции, повторно рассмотрев ходатайство, приходит к выводу к выводу о возможности снижения размера взыскиваемой компенсации до однократной стоимости контрафактного товара, на котором незаконно размещены товарные знаки, поскольку  взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить стороне убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащих ему товарного знака при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем. 

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  от 24.01.2024 по делу N А56-42127/2023  изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с ООО «Ориза» в пользу ООО «Лавпрод» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки  по свидетельствам № 613909, № 760177, № 783221, № 783222  в размере 4 859 321,61 рубль, расходы по уплате государственной пошлины  в сумме 71 593руб. 

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

 

Судьи

 

М.И. Денисюк

 

 Л.В. Зотеева