СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск                                                                              Дело № А02-1413/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 февраля 2019 года.

  Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  

ФИО1,

судей

ФИО2

ФИО3,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белозеровой А.А. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" (№ 07АП-12361/18), на решение Арбитражного суда Республики Алтай от 01.11.2018 по делу № А02-1413/2018 по исковому заявлению публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Софийская набережная, д. 26/1, стр. 1, г. Москва) к обществу с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Комсомольская, д. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 5 000 000 руб.,

            В судебном заседании приняли участие: 

от истца: без участия (извещен);

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от 26.11.2018, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

представитель публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (лицензиат), в пределах полномочий, предусмотренных доверенностью от 19.01.2018, (далее – истец, ПАО «НК «Роснефть») обратился в суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (далее – ответчик, ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт") компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) № 391296 от 12.10.2009.

Решением суда от 01.11.2018 (резолютивная часть объявлена судом 31.10.2018)  в удовлетворении иска отказано.  

Не согласившись с решением, истец в апелляционной жалобе просит его  отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств.

Ответчик в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), представитель в судебном заседании, доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Определением апелляционного суда от 17.01.2019 судебное разбирательство по апелляционной жалобе в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) отложено на 18.02.2019.

Надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы истец своих представителей в судебное заседание не направил, в связи, с чем апелляционная жалоба рассматривается в его отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыв, проверив законность и обоснованность решения суда в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, лицензиатом был выявлен факт использования товарного знака в виде красных и светло-красных дуг на желтом фоне при цветовом оформлении четырех АЗС, расположенных в г. Горно-Алтайск, с. Майма, с. Онгудай, с. Артыбаш Республики Алтай, что подтверждается прилагаемыми фотоснимками, кассовыми чеками и решением УФАС по РА от 27.07.2017 № 2-А/17. 

Оставление без ответа и удовлетворения претензии, полученной ответчиком 14.06.2018, послужило основанием обращения с иском, обоснованным нормами статей 1229, 1252,1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказано нарушение ответчиком положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Выводы суда соответствуют действующему законодательству, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

 В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

В соответствии с пунктом 43 Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов. 

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

Пунктом 5.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Как указано в пункте 5.2.1 - 5.2.4 Методических рекомендаций, при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений. На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство. Из пункта 5.3 Методических рекомендаций следует, что при оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: пространственно-доминирующих элементов; элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, принадлежащий ПАО «НК «Роснефть» товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 391296 является изобразительным, выполнен в виде желтого квадрата и трех пересекающихся полос эллипсовидной формы оранжевого, светло-красного и красного цвета с направлением хвостовой части полос слева на право, при этом смысловое значение товарного знака – изображение пламени на фоне желтого квадрата, символизирующего опасность. 

Из фотографий АЗС Роснефти следует, что топливо-раздаточные колонки (ТРК), информационные стелы, навесы (крыши) над ними окрашены в желтый цвет с тремя пересекающихся полосами эллипсовидной формы красного и оранжевого цвета в комбинации с товарным знаком по свидетельству № 340214 с приоритетом от 07.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 07.07.2026) и товарным знаком по свидетельству № 340215 с приоритетом от 07.02.2006 (срок действия регистрации продлен до 07.07.2026), правовая охрана которых действует, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ. Фриз крыши здания операторской АЗС окрашен в желтый цвет с использованием товарного знака «Подсолнух» по свидетельству № 388106 (приоритет от 17.07.2008) в отношении товаров по классу 04 МКТУ.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно указал, что рядовым посетителем АЗС визуально воспринимается совокупность указанных товарных знаков, размещенных на всех АЗС Роснефти и у лицензиатов ПАО «НК «Роснефть», в том числе истца.

Оценив представленные фотографии в отношении АЗС САЛЕКС, суд установил, что фриз крыши здания операторской и навеса над ТРК, информационная стела окрашены в желтый цвет с изображением двух пересекающихся криволинейных полос неправильной формы красного и темно-красного цвета с направлением хвостовой части справа налево, при этом на желтом фоне в комбинации с пересекающимися красными фигурами размещено буквенное обозначение АЗС и Салекс, а также изобразительный элемент в виде круга синего цвета внутри которого изображены изогнутые полосы.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Всесторонне, полно и объективно исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что при сопоставимости непосредственно изобразительных элементов пламени преимущественно красного цвета на желтом фоне, являющихся охраняемыми по товарному знаку № 391296, в комбинации с товарными знаками ПАО «НК «Роснефть» №№ 340214 и 340215 и элементами пламени красного цвета на желтом фоне в комбинации с кругом синего цвета, внутри которого изображены изогнутые полосы и словесным изображением АЗС Салекс, не усматривается сходства до степени смешения, поскольку внешняя форма, отсутствие симметрии в сравниваемых изображениях различны, а сочетание фигур оранжевого, светло-красного и красного цветов на желтом фоне и единое смысловое значение (пламя) можно распознать только при внимательном рассмотрении. Кроме этого крупные фигуры красного и темно-красного цвета на фризе крыши здания операторской АЗС ответчика существенно отличаются от фигур эллипсоидной формы, изображающих пламя на товарных знаках №№ 391296 и 600069.

Кроме этого крупные фигуры красного и темно-красного цвета на фризе крыши здания операторской АЗС ответчика существенно отличаются от фигур эллипсоидной формы, изображающих пламя на товарных знаках №№ 391296 и 600069.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции соглашается с позицией суда первой инстанции о том, что ни цветовая гамма сооружений АЗС истца и ответчика, ни охраняемое товарными знаками истца изображение пламени на желтом фоне не являются сходными до степени смешения.

Более того, арбитражным судом первой инстанции также правомерно указано, что как следует из заключения Палаты по патентным спорам от 15.09.2016 по заявке № 2014711579), от 29.06.2017 (Приложение к решению Роспатента от 14.08.2017 по заявке № 16-218 ОИ), от 02.04.2018 (Приложение к решению Роспатента от 21.05.2018 по заявке № 0096712324) преобладающим цветом оформления АЗС является желтый цвет, который в сочетании с отдельными элементами красного цвета был введен в товарный оборот на территории России около 100 лет назад, характерен для большинства АЗС, поскольку означает уровень пожароопасности при оказании услуг, предусмотренных 37 классом МКТУ для станций обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание). При этом Палата по судебным спорам не усмотрела нарушений при регистрации товарного знака содержащего полосы красного и темно красного цвета на желтом фоне. Как следует из свидетельства о регистрации товарного знака № 670949 от 16.08.2017, ответчик зарегистрировал товарный знак в виде полосы, имеющей в цветовом сочетании желтый и светло-желтый цвета.

Ссылки на решение УФАС России по Республике Алтай от 27.07.2017 №2-А/17, которым установлен факт нарушения ответчиком прав, не обоснованы, поскольку как правомерно учел суд выводы изложенные в решении УФАС не являются преюдициальными по отношению к обстоятельствам, имеющим значение для данного дела.

Кроме того, согласно резолютивной части решения УФАС России по Республике Алтай от 27.07.2017 №2-А/17 решено прекратить рассмотрение дела № 2-А/17 о нарушении антимонопольного законодательства от 19.05.2017 в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт». 

  При изложенных обстоятельствах арбитражный суд пришел к обоснованному выводу, что истцом не доказано нарушение ответчиком положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, не установлено.

С учетом изложенного апелляционная жалоба Общества по приведенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 01.11.2018 Арбитражного суда Республики Алтай по делу № А02-1413/2018  оставить без изменения, апелляционную жалобу ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"  - без удовлетворения.

 Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Председательствующий  

ФИО1

Судьи

ФИО2

ФИО3