РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-301682/23-110-2364

г. Москва

14 июня 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 14 июня 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной  К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального государственного бюджетного учреждения "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (121059, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "СОРБЕНТ" (614042, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ ГОРОД, ФИО1 УЛИЦА, ДОМ 6, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 925 000 руб.,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>),

 

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от  02.06.2023,

от ответчика- ФИО3 по дов.  от  28.12.2023, 

 

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное бюджетное учреждение "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" обратилось с иском к акционерному обществу "СОРБЕНТ" о взыскании 925 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 27.02.2012 №2-07-12-00060, об обязании предоставить отчетную документацию за период 1кв.2014 - 1кв. 2023 по лицензионному договору  от 27.02.2012 №2-07-12-00060(с учетом объединения  с делом № А40-302187/ 23).

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности,  которая в судебное заседание не явилась,  спор рассмотрен в ее отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (далее - Истец, Лицензиар), и ОАО «Сорбент» (далее - Ответчик, Предприятие, Лицензиат, в настоящее время переименован в АО «Сорбент») был заключен лицензионный договор от 27.02.2012 № 2-07-12-00060 о предоставлении Ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

Согласно статьям 309, 310, 314, 450 ГК РФ договорные обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями этих обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства, а также от договора и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании РИД.

Согласно п. 9.1 Лицензионного договора Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию.

Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается:

отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 договора;

выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по Контракту;

копия экспортной лицензии на поставку Продукции по Контракту;

копия оформленного паспорта сделки на реализацию Продукции по Контракту;

копии документов, подтверждающих факт отгрузки Продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии Продукции по Контракту;

копии изменений (дополнительных соглашений) к Контракту, Договору комиссии.

Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.6 лицензионного договора понимаются каждые три месяца деятельности Лицензиата по выполнению условий Договора, начиная с даты заключения договора.

Таким образом, обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Крайняя дата предоставления отчетной документации за:

1. квартал 2014 года -30 апреля 2014 года;

2. квартал 2014 года - 30 июля 2014 года;

3. квартал 2014 года - 30 октября 2014 года;

4. квартал 2014 года - 30 января 2015 года;

1. квартал 2015 года -30 апреля 2015 года;

2. квартал 2015 года - 30 июля 2015 года;

3. квартал 2015 года - 30 октября 2015 года;

4. квартал 2015 года - 30 января 2016 года;

1. квартал 2016 года - 30 апреля 2016 года;

2. квартал 2016 года - 30 июля 2016 года;

3. квартал 2016 года - 30 октября 2016 года;

4. квартал 2016 года - 30 января 2017 года;

1. квартал 2017 года -30 апреля 2017 года;

2. квартал 2017 года - 30 июля 2017 года;

3. квартал 2017 года - 30 октября 2017 года;

4. квартал 2017 года - 30 января 2018 года;

1. квартал 2018 года - 30 апреля 2018 года;

2. квартал 2018 года - 30 июля 2018 года;

3. квартал 2018 года - 30 октября 2018 года;

4. квартал 2018 года - 30 января 2019 года;

1. квартал 2019 года - 30 апреля 2019 года;

2. квартал 2019 года - 30 июля 2019 года;

3. квартал 2019 года - 30 октября 2019 года;

4. квартал 2019 года - 30 января 2020 года;

1. квартал 2020 года - 30 апреля 2020 года;

2. квартал 2020 года - 30 июля 2020 года;

3. квартал 2020 года - 30 октября 2020 года;

4. квартал 2020 года - 30 января 2021 года;

1. квартал 2021 года - 30 апреля 2021 года

2. квартал 2021 года - 30 июля 2021 года;

3. квартал 2021 года - 30 октября 2021 года;

4. квартал 2021 года - 30 января 2022 года;

1. квартал 2022 года - 30 апреля 2022 года;

2. квартал 2022 года - 30 июля 2022года;

3. квартал 2022 года - 30 октября 2022 года;

4. квартал 2022 года - 30 января 2023 года;

1. квартал 2023 года - 30 апреля 2023 года;

Согласно п. 9.1 Лицензиат в течении 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет Лицензиару отчетную документацию, в которой отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Согласно п. 7.1 лицензионного договора лицензионный платеж переводится Лицензиатом на счет Лицензиара пропорциональными платежами в течение 30 дней с даты подписания Договора.

Таким образом, предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Несмотря на указанные нормы гражданского законодательства и условия Лицензионного договора, Предприятием допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору.

В соответствии с п. 9.6 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 Лицензионного договора, а именно о представлении Лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ штрафом признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По требованию об уплате штрафа кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Предприятием не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за I квартал 2014 -1 кв. 2023 года (37 отчетных периода) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (п. 9.1 лицензионного договора), тем самым Предприятие нарушило условия лицензионного договора и п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

На основании изложенного Предприятие обязано предоставить отчетную документацию за вышеуказанные отчетные периоды по лицензионному договору и оплатить штраф в размере 925 000 рублей за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора.

Вместе с тем, Лицензионный договор является производным по отношению к внешнеторговому контракту Ответчика и экспортной лицензии ФСТЭК РФ. Контракт и лицензия ранее прекратили свое действие и, следовательно, срок действия Лицензионного договора тоже истек. У Ответчика отсутствует обязанность представлять Истцу отчетность и уплачивать штраф за ее непредоставление.

Лицензионный договор является частью внешнеторговой сделки Ответчика.

Так, в п. 1.4 Лицензионного договора стороны согласовали определение «Контракта» - Контракт от 26.04.2011 № ДСВЭД-04/18/11, заключенный с ТОО «Sorbent-Volish», Республика Казахстан (далее - «Контракт»).

В соответствии с п. 3.3 Контракта, он вступает в силу после получения Ответчиком лицензии на экспорт ФСТЭК РФ и действует до окончания срока действия этой лицензии.

Согласно пункту 2.1 Лицензионного договора, Истец предоставляет Ответчику на срок действия Лицензионного договора право на использование результата интеллектуальной деятельности (РИД) с целью выполнения обязательств Ответчика в соответствии с условиями Контракта, а Ответчик уплачивает Истцу за право пользования РИД денежную сумму.

Использование РИД было необходимо Ответчику для исполнения своих обязательств по Контракту.

Таким образом, из Лицензионного договора следует, что Истец предоставил Ответчику право на использование РИД исключительно в целях исполнения внешнеторгового Контракта и только в течение срока действия экспортной лицензии ФСТЭК.

Учитывая изложенное, толкование условий Лицензионного договора, проведенное в соответствии со статьей 431 ГК РФ с учетом цели Договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств, дает возможность сделать вывод о том, что Лицензионный договор действовал до окончания срока действия Контракта и лицензии ФСТЭК (в зависимости от того, что наступит позже).

Как указал ответчик, срок действия лицензии ФСТЭК истек позже и после ее окончания Ответчик больше не мог поставлять продукцию по Контракту, в связи с чем у него отсутствовала возможность по использованию РИД и по предоставлению Истцу отчетности о его использовании.

Таким образом, действие Лицензионного договора прекратилось в дату окончания срока действия лицензии ФСТЭК (более 10 лет назад) и у Ответчика отсутствует обязанность по представлению Истцу какой-либо отчетности об использовании РИД, а также обязанность по оплате штрафа за ее непредоставление. Кроме того, Лицензионным договором не предусмотрена обязанность Ответчика предоставлять Истцу именно «нулевые» отчеты. Все условия Лицензионного договора о представлении отчетов были выполнены Ответчиком в период его действия надлежащим образом, так как на тот момент Ответчик действительно использовал РИД. Однако после истечения срока действия Договора (окончания действия экспортной лицензии ФСТЭК) нулевая отчетность не предоставлялась, в виду невозможности предоставить таковую по причине прекращения использования Ответчиком РИД.

Между тем, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Пунктом 13.1. Лицензионного договора изложено, что Договор действует до подписания сторонами акта выполнения обязательств по договору. Учитывая, что в данном случае названное условие зависит именно от воли сторон (одна из сторон

может отказаться подписывать акт), и не относится к событию, которое должно неизбежно наступить, следовательно, оно не может являться условием о сроке окончания действия спорного Лицензионного договора (ст. 190 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

На основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

В Лицензионном договоре прямо не предусмотрен срок действия договора, в соответствии, с чем, спорный лицензионный договор считается заключенным на неопределенный срок, таким образом, такой договор, в соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК РФ, заключен на пять лет, то есть до 27 февраля 2017 года.

Следовательно, Лицензионный договор, заключенный 27.02.2012 г. прекратил свое действие 27.02.2017 г., в связи с чем, возложение на ответчика обязательств по предоставлении отчетов и взыскании штрафа после указанной даты является необоснованным, не соответствует действующему законодательству и сложившейся практике правоприменения.

Кроме того, Истцом пропущен срок исковой давности.

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ).

Истец обратился с исковыми требования в Арбитражный суд 07.12.2023 г. (исковое заявление направлено в суд средствами почтовой связи от 07.12.2023 г., за пределами исковой давности), то есть с существенным пропуском установленного срока для обращения в суд за периоды с I квартал 2014 г. - 30 апреля 2014 г. по III квартал 2020 г. - 30 октября 2020 г.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

На основании п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В п. 2 ст. 199 ГК РФ установлено, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

Следовательно, с истечением срока по требованию Истца о представлении отчетной документации, также истек срок по требованиям Истца о взыскании штрафа за непредставление отчетной документации (за минусом трех лет до подачи иска).

В п. 9.6. Лицензионного договора указано, что в случае нарушения Лицензиатом принятых на себя обязательств в соответствии с п.п. 9.1., 9.5., 15.3. Договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб.

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В соответствии с п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» ри толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Обязанность по представлению отчетов в соответствии с условиями Лицензионного договора обусловлена исключительно фактом использования РИД, а представление «нулевых» отчетов (о неиспользовании РИД) Лицензионным договором не предусмотрено. А поскольку Истцу было известно о невозможности использовать РИД, требование о предоставлении «нулевых» отчетов является неправомерным.

В  п. 1.4 Лицензионного договора стороны согласовали определение «Контракта» - Контракт от 26.04.2011 № ДСВЭД-04/19/11, заключенный с ТОО «Sorbent-Volish», Республика Казахстан (далее - «Контракт»).

В соответствии с п. 3.3 Контракта, он вступает в силу после получения Ответчиком лицензии на экспорт ФСТЭК РФ и действует до окончания срока действия этой лицензии.

Согласно пункту 2.1 Лицензионного договора, Истец предоставляет Ответчику на срок действия Лицензионного договора право на использование результата интеллектуальной деятельности (РИД) с целью выполнения обязательств Ответчика в соответствии с условиями Контракта, а Ответчик уплачивает Истцу за право пользования РИД денежную сумму.

Использование РИД было необходимо Ответчику для исполнения своих обязательств по Контракту.

Таким образом, из Лицензионного договора следует, что Истец предоставил Ответчику право на использование РИД исключительно в целях исполнения внешнеторгового Контракта и только в течение срока действия экспортной лицензии ФСТЭК.

Учитывая изложенное, толкование условий Лицензионного договора, проведенное в соответствии со статьей 431 ГК РФ с учетом цели Договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств, дает возможность сделать вывод о том, что Лицензионный договор действовал до окончания срока действия Контракта и лицензии ФСТЭК (в зависимости от того, что наступит позже).

Срок действия лицензии ФСТЭК истек позже и после ее окончания Ответчик больше не мог поставлять продукцию по Контракту, в связи с чем у него отсутствовала возможность по использованию РИД и по предоставлению Истцу отчетности о его использовании.

Таким образом, действие Лицензионного договора прекратилось в дату окончания срока действия лицензии ФСТЭК (более 10 лет назад) и у Ответчика отсутствует обязанность по представлению Истцу какой-либо отчетности об использовании РИД, а также обязанность по оплате штрафа за ее непредоставление.

Кроме того, Лицензионным договором не предусмотрена обязанность Ответчика предоставлять Истцу именно «нулевые» отчеты. Все условия Лицензионного договора о представлении отчетов были выполнены Ответчиком в период его действия надлежащим образом, так как на тот момент Ответчик действительно использовал РИД. Однако после истечения срока действия Договора (окончания действия экспортной лицензии ФСТЭК) нулевая отчетность не предоставлялась, в виду невозможности предоставить таковую по причине прекращения использования Ответчиком РИД.

Пунктом 13.1. Лицензионного договора изложено, что Договор действует до подписания сторонами акта выполнения обязательств по договору. Учитывая, что в данном случае названное условие зависит именно от воли сторон (одна из сторон может отказаться подписывать акт, как это делает Истец), и не относится к событию, которое должно неизбежно наступить, следовательно, оно не может являться условием о сроке окончания действия спорного Лицензионного договора (ст. 190 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

На основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

В Лицензионном договоре прямо не предусмотрен срок действия договора, в соответствии, с чем, спорный лицензионный договор считается заключенным на неопределенный срок, таким образом, такой договор, в соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК РФ, заключен на пять лет, то есть до 31 октября 2016 года.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,  167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко