ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А82-21836/2021

г. Киров

17 августа 2022 года

Резолютивная часть постановления объявлена 11 августа 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 августа 2022 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судейМалых Е.Г., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

без участия в судебном заседании представителей сторон и третьих лиц,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО3

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 07.04.2022 по делу № А82-21836/2021

по исковому заявлению публичного акционерного общества «Автодизель» (Ярославский моторный завод) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ФИО3 

с участием в деле третьих лиц: Акционерного общества «Региональный сетевой информационный центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и общества с ограниченной ответственностью «Ярославские моторы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о защите исключительных прав на товарный знак,

установил:

публичное акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод) (далее – ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Завод, истец) обратилось с уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) исковым заявлением к ФИО3 (далее – ФИО3, ответчик) о запрещении ответчику администрировать доменные имена YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO, о запрещении ответчику использовать в доменном имени и при других способах адресации обозначения «YAMZ».

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 07.04.2022 исковые требования удовлетворены частично: ответчику запрещено использовать в доменном имени YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO обозначение «YAMZ», запрещено администрирование доменных имён YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO.

Не согласившись с принятым решением суда, ФИО3 обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Заявитель жалобы утверждает, что действия Завода направлены на захват доменного имени yamz-dizel.ru, а также имён yamz.info и yamz.pro, поэтому в иске должно быть отказано на основании злоупотребления правом. 

Апеллянт поясняет, что на момент регистрации товарных знаков (июнь 2015), домен yamz-dizel.ru существует более шести лет и был уже популярным ресурсом, с большим количеством посетителей. Домен yamz.info существует более трёх лет. Соответственно, поскольку средства индивидуализации не существовало в момент регистрации доменного имени, последнее не могло быть заимствовано, имело самостоятельную ценность и различительную способность, не связанную со средством индивидуализации. Недобросовестная конкуренция отсутствует, обозначения полностью не совпадают, в рассматриваемом случае действует принцип исчерпания права. Более подробно позиция ответчика изложена в апелляционной жалобе. 

Завод в отзыве на апелляционную жалобу мотивированно отклонил содержащиеся в ней доводы, просит решение оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Истец поясняет, что действия ответчика являются недобросовестными, способные ввести в заблуждение потребителей относительно фигуры самого продавца и предоставить необоснованные конкурентные преимущества перед другими участниками рынка, которые также реализуют продукцию нашего предприятия. 

В возражении на отзыв ответчик дополняет, что при выборе имён домена, не руководствовался фирменным наименованием, а лишь общеизвестными правилами транслитерации. 

Третьи лица отзывы на апелляционную жалобу не представили. 

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 20.05.2022 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21.05.2022 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось протокольным определением от 07.07.2022 на 11.08.2022 в 15 час. 30 мин., информация о чём размещена в установленном порядке. 

До начала судебного заседания стороны заявили ходатайства о рассмотрении апелляционной жалобы без участия их представителей.

Стороны и третьи лица явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьёй 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителей сторон и третьих лиц. 

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, Завод приватизирован в 1993 году и зарегистрирован в качестве юридического лица  ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) 24.12.1993.

Согласно уставу Завода сокращённое фирменное наименование на английском языке  PJSC AVTODISEL (YaMZ).

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) является правообладателем товарных знаков № 545535 «ЯМЗ» и № 545534 «YMZ» (дата приоритета  03.03.2014), зарегистрированных в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 12, 16, 17, 20, 35, 37, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, в т.ч. в отношении двигателей для наземных транспортных средств (12 класс МКТУ) и различных «детали машин» (7 класс МКТУ), производством которых занимается Завод.

17.06.2015 Завод зарегистрировал доменное имя  ymzmotor.ru, с помощью которого осуществляется адресация пользователей на одноименный сайт  www.ymzmotor.ru. Ранее Завод с 2004 использовал доменное имя yamz-avtodizel.ru (официальный сайт: www.vamz-avtodizel.ru), с 2006 года  доменное имя avtodizel- yamz.ru (официальный сайт: www.avtodizel- yamz.ru).

Истцом в сети «Интернет» обнаружены сайты с доменными именами: YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO, предлагающие к продаже продукцию, производимую Заводом.

Администратором доменных имён является ФИО3: доменное имя yamz-dizel.ru зарегистрировано 04.03.2009, yamz.info – 14.05.2012, yamz.pro – 06.08.2015.

На сайтах размещена информация об организации ООО «Ярославские моторы», в которой ФИО3 по сведениям ЕГРЮЛ по состоянию на 31.03.2022 и 07.04.2022 является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом.

Согласно информации, размещённой на сайте www.yamz-dizel.ru ООО «Ярославские моторы» обеспечивает комплексные поставки двигателей и запчастей ЯМЗ, дизельных генераторов, основным видом деятельности является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Полагая, что используемое ФИО3 в доменных именах обозначение «YAMZ» сходно до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием Завода, нарушает исключительные права Завода на средства индивидуализации, вводя потенциальных потребителей в заблуждение, Завод обратился с иском в суд. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, дополнений сторон, суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу подпункта 13 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменные наименования являются охраняемым результатом интеллектуальной деятельности и средством индивидуализации.

Перечень объектов охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, приведенный в статье 1225 ГК РФ, является исчерпывающим.

Доменное имя в качестве охраняемого объекта интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации в указанной статье, а также в иных нормах, не поименовано.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Согласно пункту 3 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращённое фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Фирменное наименование определяется в учредительных документах юридического лица и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путём его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

Сокращённые фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В пунктах 146, 151, 152 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее  Постановление № 10) разъяснено, что фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает. При этом защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,  к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Пункт 158 Постановления № 10 разъясняет, что требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имён, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определённым образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Как указано в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утверждённого Информационным письмом от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, и по общему правилу может быть разрешён судом без назначения экспертизы.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Материалами дела установлено, что ответчик с 2009 использует доменное имя YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO – с 2012, YAMZ.PRO с 2015 для осуществления принадлежащей ему организацией - ООО «Ярославские моторы» деятельности по продаже автомобильных деталей, узлов и принадлежностей.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что доменные имена ответчика ассоциируются с товарными знаками и фирменным наименованием истца, являются сходными до степени смешения по признакам визуального и фонетического сходства.

Доводы заявителя жалобы об отсутствии какого-либо сходства обозначений по существу основаны на субъективном представлении об оценке по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Суд первой инстанции обоснованно руководствовался Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждёнными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, в частности пунктами 41, 42 Правил. 

Полное и сокращённое фирменное наименование истца внесены в ЕГРЮЛ, они подлежит защите исключительным правом на фирменное наименование на основании абзаца второго пункта 1 статьи 1474 ГК РФ.

Правомерность использования в доменных именах словесного обозначения, сходного до степени смешения с наименованием истца, ответчиком не подтверждена представленными в дело доказательствами. Разрешения ФИО3 на использование при осуществлении аналогичной деятельности принадлежащих истцу средств индивидуализации при администрировании доменных имён в установленном законом порядке истец не давал.

Также ответчик не опровергнул доводы истца о том, что буквенное сочетание «YAMZ» как фирменное наименование использовалось с 1996 года (Устав Завода), а также на официальном сайте www.vamz-avtodizel.ru – с 2004 года. В связи с чем доводы ответчика о более длительном существовании доменных имён, нежели зарегистрированные товарные знаки, отклоняются. 

Из обстоятельств дела следует, что ответчик не мог не знать о том, что использование спорных доменных имён привлекает дополнительное внимание к принадлежащему ему ООО «Ярославские моторы», в связи с чем у потребителей создаётся ложное впечатление, что сайт ответчика принадлежит истцу. Рекламирование и реализация продукции Завода само по себе не даёт право ответчику использовать фирменное наименование и товарные знаки истца без его согласия в доменном имени. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 № 5560/08 действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

С учётом изложенного факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак и фирменное наименование нашёл своё подтверждение представленными в дело доказательствами.

Требование истца о прекращении использования спорных доменов является специальным способом защиты нарушенного права, которое ввиду незаконного использования ответчиком доменных имён с наименованием, сходным до степени смешения с фирменным наименованием истца и товарными знаками, направлено на пресечение действий, нарушающих указанное исключительное право истца, не противоречит действующему законодательству и обоснованно удовлетворено.

Администрирование доменного имени осуществляется администратором самостоятельно. ФИО3 как администратор доменных имён определяет порядок использования доменов, несёт ответственность за выбор доменных имён, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменных имён, а также несёт риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Поскольку доказательств прекращения ответчиком администрирования спорного доменов и передаче соответствующего права истцу в материалы дела не представлено, суд правомерно удовлетворил исковые требования в части запрета администрирования доменных имён YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO.

Вопреки позиции ответчика основания для привлечения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в качестве третьего лица отсутствуют. Из содержания статьи 51 АПК РФ следует, что привлечение к участию в деле третьих лиц является правом, а не обязанностью суда. Необходимость участия в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, обусловлена тем, что судебный акт по делу может повлиять на его права и обязанности по отношению к одной из сторон. Однако из предмета заявленного иска не усматривается, что принятие решения по настоящему делу может повлиять на права и обязанности Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В части отказа в удовлетворении исковых требований на основании части 5 статьи 268 АПК РФ законность принятого по настоящему делу решения апелляционным судом не проверялась, так как лицами, участвующими в деле, не обжаловалась.

С учётом изложенного апелляционный суд, исследовав все доводы апелляционной жалобы, находит обжалуемое решение обоснованным, вынесенным с учётом обстоятельств дела, представленных доказательств и норм действующего законодательства, а, следовательно, оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и отмены решения не имеется.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьёй 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 07.04.2022 по делу № А82-21836/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО3 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий                                      

А.Б. Савельев

 

Судьи         

ФИО4

ФИО1