Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город Волгоград                                                                                  Дело № А12-29818/2022

«14» июня 2024 года                       

Резолютивная часть решения объявлена 30.05.2024 

Полный текст решения изготовлен  14.06.2024 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пятерниной Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповой А.И. (с использованием аудиозаписи и системы веб-конференции), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Элит лига-Региональная организация сетевых столовых» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Кафе «Водолей» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя ФИО1

в судебном заседании участвуют:

от истца – ФИО2 по доверенности от 26.07.2021,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 14.11.2022,

от третьего лица - ФИО3 по доверенности от 19.02.2022,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Элит лига-Региональная организация сетевых столовых» (далее – ООО «ЭЛ-РОСС», истец) обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью Кафе «Водолей» (далее – ООО Кафе «Водолей», ответчик) с исковым заявлением о запрете использовать товарный знак «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР», а так же о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в размере 400 000, 00 рублей, почтовых расходов в размере  242, 64 рублей,  расходов за приобретенную услугу в размере 500 рублей

            К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ФИО1).

До  принятия решения судом первой инстанции  истец, в связи с добровольным удовлетворением, на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заявил об отказе от иска в части  требований о запрете использования наименования «Шашлычный двор» сходного до степени смешения с товарным знаком № 364388, в отношении услуг: деятельность столовых, кафе, ресторанов, на срок предоставленной правовой охраны в отношении товарного знака № 364388.

Отказ истца от части требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, а поэтому суд на основании части 5 статьи 49 АПК РФ принимает заявленный отказ. 

Кроме того, истец на основании статьи 49 АПК РФ уточнил заявленные требования, и просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование наименования «Шашлычный двор» сходного до степени смешения с товарным знаком № 364388 за период с 31 октября 2021 года по 30 октября 2022 года в размере 389 322, 00 рублей, почтовые расходы в размере  242, 64 рублей,  расходы за приобретенную услугу в размере 500 рублей.

Заявление истца об уточнении требований принято судом к рассмотрению.

Судом удовлетворено ходатайство  истца о проведении судебного заседания путем использования системы веб-конференции, обеспечена возможность для участия представителей в судебном заседании (онлайн). Учетные записи, паспортные данные и доверенность лица, участвующего  удаленно в судебном заседании посредством собственных абонентских устройств, проверены Единой системой идентификации и аутентификации Российской Федерации.

В судебном заседании  представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика и третьего дица исковые требования не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

В судебном заседании 27.05.2024, в порядке статьи 163 АПК РФ, объявлен перерыв до 11 часов 40 минут 30.05.2024. После окончания перерыва судебное заседание продолжено.

            Изучив представленные  в материалы дела документы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив доводы, изложенные в исковом заявлении и в отзывах на иск,  суд приходит к следующим выводам.

            Судом установлено, что ООО «Элит Лига - Региональная Организация Сетевых Столовых» (ООО "ЭЛ-РОСС) является правообладателем товарного знака «Шашлычный двор», зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), номер регистрации свидетельства N 364388, дата регистрации 11.11.2008 года, срок действия исключительного права до 20.09.2027, класс МКТУ - 43, перечень услуг - закусочные, кафе, рестораны.

            Как следует из текста искового заявления, 20.07.2022 представителем ООО «ЭЛ-РОСС» установлено, что общество с ограниченной ответственностью кафе «Водолей» ОГРН: 

<

***>, на объекте оказания услуг общественного питания - кафе «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР МЕЛЬНИЦА», расположенном по адресу: 

<

...>, незаконно, без согласия правообладателя товарного знака «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР», нарушая исключительное  право   правообладателя  товарного  знака  по  свидетельству  №  364388, -использовало в своей коммерческой деятельности для индивидуализации услуг общественного питания а именно:

            -           в документах кафе обозначение «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР», являющееся схожим до степени смешения словесному элементу товарного знака «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» по свидетельству № 364388, данное обстоятельство подтверждается приложенным к исковому заявлению скан-копией Договора № 012/88-шд (договор на оказание услуг общественного питания) от «20» июля 2022 года и копией исполненного платежного поручения № 16 от 22.07.2022 года;

            -           словесное обозначение «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР», являющееся схожим до степени смешения словесному элементу товарного знака «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» по свидетельству № 364388, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

            -           в поисковой системе ЯНДЕКС, ссылка на интернет-страницу: https://yandex.ru/maps/org/meInitsa/161586433547/?ll=44.300656%2C48.594986&z=10

            Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются скан-копией Договора № 012/88-шд (договор на оказание услуг общественного питания) от 20.07.2022, скриншотами интернет-страниц, внесенными в фототаблицу и видеозаписью на DVD-диске.

            Полагая исключительные права нарушенными, истец направил в адрес ответчика претензию от 07.09.2022 с требованием прекратить использование товарного знака «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» в своей коммерческой деятельности и выплатить Правообладателю компенсацию в размере 400 000, 00 рублей. 

            Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

            В силу пункта 14 части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

            В соответствии со статьей 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом.

            Согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 11).

            В силу статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

            Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования (статья 1252 ГК РФ):

            1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

            2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

            3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

            4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

            5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

            В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

            В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

            Согласно части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

            Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

            В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

            По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

            Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

            Суд, сравнив используемое ответчиком обозначение с принадлежащим истцу товарным знаком с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, а также разъяснений высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», установил их сходство по визуальному, смысловому, графическому и звуковому признакам и пришел к выводу, что используемое ответчиком обозначение способно ввести потребителей в заблуждение и потребитель может полагать, что обозначение используется тем лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

            Судом принята во внимание однородность услуг 43-го класса МКТУ «закусочные, кафе, рестораны», для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и деятельности, которую осуществляет ответчик в кафе с использованием вывески «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР МЕЛЬНИЦА».

            Согласно пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

            1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

            2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

            3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

            В пункте 43 Правил № 482 отражено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

            1) внешняя форма;

            2) наличие или отсутствие симметрии;

            3) смысловое значение;

            4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

            5) сочетание цветов и тонов.

            Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

            Согласно пункту 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

            При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

            Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

            Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 года № 197, при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, наиболее важным являются первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар.

            Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

            Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

            Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015).

            Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления ВС РФ от 23.04.2019 № 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

            Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

            Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

            При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

            С учетом приведенных правовых норм в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

            Суд, проведя сравнительный анализ использованного ответчиком словесного обозначения  «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР МЕЛЬНИЦА» с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации № 364388 – «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР», приходит к выводу, что использованное ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» по фонетическому и семантическому признакам.

            В связи с изложенным, суд пришел к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 364388 – «ШАШДЫЧНЫЙ ДВОР».

            В целях идентификации ответчика, осуществляющего коммерческую деятельность в которой предлагалась услуга общественного питания третьим лицам, был заключен договор на оказание услуг общественного питания № 012/88-шд от 20.07.2022, на основании которого, представителем Правообладателя была произведена оплата услуги в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек, в безналичной форме на расчетный счет ООО Кафе «Водолей» ОГРН: 

<

***>, что подтверждает платежным поручением №16 от 22.07.2022.

            В судебном заседании обозревались копия договора и копия платежного поручения, которые приобщены к материалам дела.

            Представленными истцом в материалы дела фото-таблицы с фотографиями и скриншотами, а также видеозаписью фиксации нарушения на DVD - диске, так же подтверждается факт незаконного использования ответчиком товарного знака «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР».

            Ведение видеозаписи (в том числе и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статьям 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

            Осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактных товаров (услуг), является соразмерным и допустимым способом самозащиты, видеозапись отвечает признакам относимо, допустимости и достоверности доказательств (ст. ст. 12, 14 ГК РФ, ч. 2 ст. 64 АПК РФ). 

            В силу пункта 55 Постановления от 23 апреля 2019 № 10 Пленума Верховного суда Российской Федерации «О применении части четвертой гражданского кодекса российской федерации» при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». 

            Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи. 

            ООО Кафе «Водолей» в своих возражениях неоднократно ссылается на то, что летнее кафе, принадлежащее ответчику, имеет наименование «Мельница», а фраза шашлычный двор и пивоварня используется в качестве концепции заведения.

            Таким образом, ответчик фактически признает использование указанного наименования, при этом оспаривает лишь его правовую квалификацию.

            В соответствии с подпунктом 2 пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

            Изначально истец, определяя размер компенсации, ссылался на лицензионный договор № 08-Л-34/2022 от 08.07.2022 заключенный с ООО «КОВЧЕГ» на право неисключительного использования товарного знака «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» по свидетельству № 364388, согласно которого, размер лицензионного вознаграждения составляет 200 000,00 рублей в год, соответственно, расчет размера компенсации является следующим: 200 000,00 (стоимость лицензии) х 2 (двукратный размер лицензии) = 400 000, 00 рублей.

            Определением суда от 25.05.2023 по ходатайству ответчика по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено экспертному учреждению – ООО «Эксперт Система», эксперту ФИО4

            На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос:

            Какова действительная рыночная стоимость исключительных прав на объект интеллектуальной собственности – товарный знак № 364388, дата регистрации 11.11.2008, класс МКТУ – 43, перечень услуг – закусочные, кафе, рестораны за период с 31.10.2021 по 30.10.2022?

            Согласно выводам эксперта, изложенным в экспертном заключении № 23050-05/23 от 30.06.2023, действительная рыночная стоимость права использования объекта интеллектуальной собственности - товарного знака № 364388, дата регистрации 11.11.2008, класс МКТУ - 43, перечень услуг - закусочные, кафе, рестораны за период с 31.10.2021 по 30.10.2022, составляет: 29 836, 00 рублей.

            В силу части 3 статьи 86 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

            При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а так же при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тоже или  другому эксперту (часть 1 статьи 87 АПК РФ).

            Суд на основании ходатайства истца, в связи с выявленными методическими ошибками, назначил по делу дополнительную экспертизу, проведение которой поручил экспертному учреждению – ООО Оценочная Фирма «Спектр», эксперту ФИО5

На  разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: 

Какова стоимость права использования за период с 31 октября 2021 года по 30 октября 2022 обществом с ограниченной ответственностью КАФЕ «ВОДОЛЕЙ» (ИНН - 

<

***>, ОГРН - 

<

***>; основной код ОКВЭД - 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) обозначения «Шашлычный двор», сходного до степени смешения с товарным знаком ООО "ЭЛ-РОСС" (ИНН - 

<

***>, ОГРН - 

<

***>, основной код ОКВЭД - 56.10) по свидетельству РФ № 364388 для целей индивидуализации услуг по 43 классу МКТУ (закусочные, кафе, рестораны) посредством размещения вывески по адресу 

<

...>, в том числе в меню, в сети интернет, определяемая исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака по состоянию на 30 октября 2022 года?

Согласно выводам эксперта, изложенным в экспертном заключении №31 от 29.02.2024, стоимость права использования за период с 31 октября 2021 года по 30 октября 2022 обществом с ограниченной ответственностью КАФЕ «ВОДОЛЕЙ» (ИНН - 

<

***>, ОГРН - 

<

***>; основной код ОКВЭД - 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) обозначения «Шашлычный двор», сходного до степени смешения с товарным знаком ООО «ЭЛ-РОСС» (ИНН - 

<

***>, ОГРН| -

<

***>, основной код ОКВЭД - 56.10) по свидетельству РФ № 364388 для целей индивидуализации услуг по 431 классу МКТУ (закусочные, кафе, рестораны) посредством размещения вывески по адресу 

<

...>, в том числе в меню, в сети интернет, определяемая исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака по состоянию на 30 октября 2022 года составляет: 194 666, 00  рублей.

В  соответствии  со  статьей  8  Федерального  закона  от  31.05.2001  №  73-ФЗ  «О государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской  Федерации» эксперт  проводит  исследования  объективно,  на  строго  научной  и  практической основе,  в  пределах  соответствующей  специальности,  всесторонне  и  в  полном объеме.  Заключение  эксперта  должно  основываться  на  положениях,  дающих возможность  проверить  обоснованность  и  достоверность  сделанных  выводов  на базе общепринятых научных и практических данных.

В  силу  положений  статьи  16  указанного  Закона,  эксперт  обязан  провести полное  исследование  представленных  ему  объектов  и  материалов  дела,  дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.

В заключении, должны быть отражены объекты исследований, содержание и результаты  исследований  (пункты  6,  7  статьи  86  АПК РФ),  оценка  результатов  исследований,  выводы  и  их обоснование  (пункт  8  статьи  86  АПК РФ).

Статьей  71  АПК РФ предусмотрено,  что  арбитражный  суд  оценивает  доказательства  по  своему внутреннему  убеждению,  основанному  на  всестороннем,  полном,  объективном  и непосредственном  исследовании  имеющихся  в  деле  доказательств.  Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в  отдельности,  а  также  достаточность  и  взаимную  связь  доказательств  в  их совокупности.  Никакие  доказательства  не  имеют  для  арбитражного  суда  заранее установленной силы.

Заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами по делу (часть  3  статьи  86  АПК РФ).

В рассматриваемом случае представленное ООО Оценочная Фирма «Спектр» заключение эксперта отвечает требованиям, предъявляемым к составлению  такого  роду  документам,  содержит  сведения  об  экспертах,  эксперты предупреждены  об  уголовной  ответственности  по  статье  307  Уголовного  кодекса Российской Федерации о даче заведомо ложного заключения. Данное заключение содержит  исследовательскую  часть  с  описанием процесса исследования, оценка  результатов  исследований,  выводы  и  их обоснование.  

Кроме того, экспертом даны письменные пояснения по экспертному заключению на вопросы ответчика, которые приобщены к материалам дела.

Ссылка ООО Кафе «Водолей» на рецензию № С-217-04/24 от 26.04.2024 не может повлиять на выводы суда.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд  в соответствии со статьей 89 АПК РФ рассмотрел названную рецензию в качестве иного доказательства, оценив которое во взаимосвязи и совокупности с иными доказательствами, собранными по делу, критически относится к изложенным в указанном заключении выводам.

Кроме того, суд принимает во внимание, что рецензентом является ФИО4, которая является одновременно экспертом ООО «Эксперт система» и проводила по данному делу первоначальную экспертизу.

С учетом выводов, содержащихся в заключение эксперта № 31 от 29.02.2024, истец представил заявление об уточнении требований.

Истец просит при вынесении решения в качестве доказательства стоимости использования товарного знака учитывать только заключение эксперта № 31 от 29.02.2024,  как наиболее точное доказательство, и не учитывать лицензионный договор № 08-л-34/2022 от 08.07.2022.

По расчетам истца размер компенсации определен исходя из двукратной стоимости использования товарного знака, установленного судебной экспертизой, и составляет 194 666 рублей х 2 = 389 332 рублей.

            Вместе с тем, ответчиком в письменном отзыве от 28.05.2024 заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

            Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2024 № С01-2887/2023 по делу № А32-5431/2023).

            Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации учитываются вышеуказанные обстоятельства.

            Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

            В рассматриваемом случае, суд принимает во внимание, что ответчик добровольно, до принятия судом решения, прекратил использование товарного знака.

            Суд учитывает, что ответчик ранее не совершал подобных нарушений по отношению к товарному знаку истца, а также в отношения ответчика отсутствуют вступившие в законную силу решения суда о применении к нему санкций по части 4 статьи 1515 ГК РФ; использование ответчиком товарного знака не причинило убытков истцу.

            Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - Постановление № 40-П), сформулированные в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

            Определение размера компенсации не является вопросом применения права, а является вопросом оценки доказательств. Установление конкретного размера компенсации относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2024 № С01-2887/2023 по делу № А32-5431/2023; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2024 № С01-2747/2023 по делу № А03-5556/2023).

            Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о возможности снижения размера компенсации до однократного размера стоимости права использования товарного знака, а именно до 194 661, 00 рублей. В удовлетворении остальной части иска следует отказать.

            Довод ответчика о возможности снижения компенсации до 29 836, 00 рублей не соответствуют разъяснениям Конституционного суда вышестоящей инстанции, изложенным в Постановлении № 40-П.

            Судебные издержки, понесенные истцом при рассмотрении дела, подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

            Конституционным Судом Российской Федерации выработана правовая позиция, изложенная в Постановлении от 28.10.2021 № 46-П, в соответствии с которой решение арбитражного суда о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, определенной истцом (правообладателем) в минимальном размере, установленном законом, - как по основаниям его принятия, так и по вызываемым юридическим последствиям - не может отождествляться с частичным удовлетворением исковых требований, обусловленным отсутствием (недоказанностью) надлежащих оснований для их признания судом полностью обоснованными.

            Оценка такого судебного акта для целей распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, должна учитывать выявленные Конституционным Судом Российской Федерации отличительные особенности итогового определения судом размера компенсации за нарушение индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности исключительных прав и лежащих в их основе материальных правоотношений (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и от 24.07.2020 № 40-П).

            Снижение арбитражным судом размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, когда требование о выплате такой компенсации было заявлено правообладателем в минимальном размере, предусмотренном нормами ГК РФ для соответствующего нарушения, не может - по своим отличительным юридическим параметрам - приравниваться к частичному удовлетворению исковых требований.

            Принятие соответствующего судебного акта фактически означает доказанность нарушения исключительных прав правообладателя, а снижение размера подлежащей выплате компенсации обусловливается не неправомерностью (чрезмерностью) заявленного им ее минимального размера, а наличием оснований для использования особого правомочия арбитражного суда, обусловленных не избыточностью исковых требований, а необходимостью - с учетом обстоятельств конкретного дела и личности нарушителя - соблюдения конституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности при применении данной штрафной санкции, выполняющей, наряду с защитой частных интересов правообладателя, публичную функцию превенции.

            Соответственно, уменьшение судом размера компенсации до однократного размера стоимости права использования товарного знака, не влияет на размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с ответчика. 

Кроме того, по правилам статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате судебной экспертизы подлежат отнесению на ответчика.

            Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Элит лига-Региональная организация сетевых столовых» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) от требований к обществу с ограниченной ответственностью Кафе «Водолей» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о запрете использования наименования «Шашлычный двор» сходного до степени смешения с товарным знаком № 364388, в отношении услуг: деятельность столовых, кафе, ресторанов, на срок предоставленной правовой охраны в отношении товарного знака № 364388.

Производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Кафе «Водолей» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Элит лига-Региональная организация сетевых столовых» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  компенсацию за незаконное использование наименования «Шашлычный двор» сходного до степени смешения с товарным знаком № 364388 за период с 31 октября 2021 года по 30 октября 2022 года в размере 194 661, 00 рублей, почтовые расходы в размере  242, 64 рублей,  расходы за приобретенную услугу в размере 500 рублей, а так же судебные расходы за проведение судебной экспертизы в размере 70 000, 00 рублей.

В удовлетворении остальной части отказать

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Кафе «Водолей» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственность «Спектр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) судебные расходы за проведение судебной экспертизы в размере 5 000, 00 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Кафе «Водолей» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 787, 00 рублей.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

СУДЬЯ                                                                                                               Е.С. Пятернина