Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-146587/17-51-1348

город Москва

16 января 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 16 января 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) (Швейцария) (Биг Кайзер ФИО2)

к обществу с ограниченной ответственностью «БАМГРУПП» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 500 000 руб.,

третье лицо – акционерное общество «ОДК-СТАР»,

при участии:

от истца – ФИО3, по дов. № б/н от 22 мая 2017 года;

от ответчика – ФИО4, по дов. № б/н от 15 декабря 2017 года;

от третьего лица – не явилось, извещено;

У С Т А Н О В И Л:

Компания Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) (Швейцария) (Биг Кайзер ФИО2) (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уменьшения размера исковых требований, к обществу с ограниченной ответственностью «БАМГРУПП» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 500 000 руб. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено акционерное общество «ОДК-СТАР».

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явилось.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, истец является иностранным юридическим лицом (Швейцария).

Истцу принадлежат исключительные права на международные товарные знаки:

- № 572197, дата регистрации – 31.05.1991, в отношении товаров 7 и 8 классов МКТУ;

- BIG KAISER, дата регистрации – 13.09.2010, в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 и 42 классов МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик нарушил права истца на товарные знаки KAISER и BIG KAISER путем подачи заявки на участие в открытый запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор поставки инструмента «Big Kaiser» для нужд АО «ОДК-СТАР» (извещение № ZK17041200039). Заявка является предложением о продаже товаров. Информация о запросе котировок размещена на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу http://web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/l78291, заказчик и организатор - АО «ОДК-СТАР». Предмет закупки, согласно документации и извещению - «Поставка инструмента «Big Kaiser»» (т.е. 07 класс МКТУ), начальная (максимальная) цена - 26 849,89 швейцарских франков. ООО «БАМГРУПП» никогда не приобретало товары под международными товарными знаками KAISER и BIG KAISER ни у Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.), ни у ООО «ХАЛТЕК - ДоАЛЛ» (единственного поставщика, имеющего согласие правообладателя на ввоз в РФ товаров под торговыми марками KAISER и BIG KAISER), т.е. не легализовало ввезенный товар под такими марками на территории РФ в установленном законом порядке. Таким образом, по мнению истца, ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки, осуществив действия по предложению к продаже товаров под зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими истцу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

С учетом данных норм при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежит, в частности, факт наличия у истца исключительных прав на объект исключительного права, а также факт незаконного использования указанного объекта ответчиком, при этом бремя доказывания этих фактов относится на истца.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено судом, согласно закупочной документации для нужд третьего лица - АО «ОДК-СТАР», проводился запрос котировок по предмету закупки. При этом техническое задание организатора закупки содержало требование относительно поставки товара указанной в нем фирмы-производителя, а не товарного знака.

Ответчик по результатам проведения закупки не был признан победителем торгов. Договор поставки спорного инструмента заключен с иным лицом.

Сам по себе факт подачи ответчиком заявки на участие в закупке не свидетельствует о нарушении прав истца.

Кроме того, как установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 по делу № А40-109432/17-12-593 по иску Big Kaiser Präzisionswerkzeuge к ООО «Технопрагма», из базы данных Международного Бюро Всемирной Организации по Интеллектуальной Собственности (МБ ВОИС) следует, что правовая охрана знака BIG KAISER на территории Российской Федерации предоставлена на основании решения Роспатента, датированного 01 марта 2017 года. Публикация сведений о предоставлении правовой охраны знака BIG KAISER на территории Российской Федерации произведена 08 июня 2017 года.

Тогда как заявка на участие в закупке подана ответчиком 18 апреля 2017 года в 10 час. 44 мин, что подтверждается протоколом по оценке заявок и выбору победителя от 04 мая 2017 года.

Извещение о проведении спорной закупки опубликовано 05 апреля 2017 года третьим лицом в сети Интернет на сайте торговой площадки ООО «ЭТИ» по адресу: http://etprf.ru/BRNotification.

Из опубликованного третьим лицом текста извещения о закупке следует, что предметом договора являлась поставка инструмента производства компании Big Kaiser (индивидуальный номер закупки - 00812).

Согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товаров.

Из представленных истцом доказательств не следует, что документация организатора закупки содержала требования о маркировке поставляемого товара каким-либо товарным знаком.

Сама по себе подача заявки на участие в запросе котировок не является использованием товарного знака, связанным с маркировкой товара (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), поскольку указывает на намерение поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам, установленным заказчиком (покупателем). 

На момент размещения заявки самого товара нет в наличии, и у правообладателя нет оснований утверждать, что в момент подачи заявки ответчик предлагает товар незаконно находящийся в обороте на территории РФ. При этом в самой заявке обозначение, сходное с товарными знаками истца, также не используется.

Таким образом, доводы истца о незаконном использовании ответчиком вышеуказанных обозначений не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Достаточных и допустимых доказательств незаконного использования ответчиком рассматриваемых товарных знаков суду не представлено.

В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация за нарушение исключительного права подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Таким образом, факт нарушения прав на товарные знаки ответчиком истцом не подтвержден, что свидетельствует о недоказанности нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки.

В пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

В связи с вышеизложенным, суд считает, что требования истца удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ.  Госпошлина в сумме 18 853 руб. подлежит возврату истцу.

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 123, 167-170, 176 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) (Швейцария) из дохода федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 18 853 руб., уплаченную платежным поручением № 3047 от 20 июля 2017 года. На возврат государственной пошлины выдать справку.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова