ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-85794/2023

04 сентября 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     27 августа 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  04 сентября 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Геворкян Д.С., Зотеевой Л.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з Фолленвейдером Р.А.

при участии:  

от истца: ФИО1 по доверенности от 23.08.2023

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 26.09.2022 (онлайн)

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-17579/2024) ООО "ЕвроИндустрия" на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2024 по делу № А56-85794/2023, принятое 

 

по иску ООО "СТАМО Тулс"

к  ООО "ЕвроИндустрия"

о запрете, о взыскании, 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СТАМО Тулс» (далее – ООО «СТАМО Тулс», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью «Евроиндустрия» (далее – ООО «Евроиндустрия», ответчик) с исковым заявлением, содержащим следующие требования: 

- запретить ООО «Евроиндустрия» использование словесного товарного знака «STAMO» по свидетельству № 575499 на интернет-сайте https://ei.spb.ru; 

- взыскать с ООО «Евроиндустрия» в пользу ООО «СТАМО Тулс» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1 083 333 руб. 33 коп.; 

- взыскать с ООО «Евроиндустрия» в пользу ООО «СТАМО Тулс» проценты за пользование чужими денежными средствами на случай неисполнения решения суда, начисленные на сумму взысканной компенсации за период с даты вступления решения суда в законную силу до фактической даты исполнения обязательства; 

- взыскать с ООО «Евроиндустрия» в пользу ООО «СТАМО Тулс» в случае неисполнения решения суда в части прекращения использования товарного знака по свидетельству № 575499 денежную сумму (судебную неустойку) в размере 10 000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просил:

- запретить ООО «Евроиндустрия» использование словесного товарного знака «STAMO» по свидетельству № 575499 на интернет-сайте https://ei.spb.ru; 

- взыскать с ООО «Евроиндустрия» в пользу ООО «СТАМО Тулс» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 2316666,66 руб.;

- взыскать с ООО «Евроиндустрия» в пользу ООО «СТАМО Тулс» проценты за пользование чужими денежными средствами на случай неисполнения решения суда, начисленные на сумму взысканной компенсации за период с даты вступления решения суда в законную силу до фактической даты исполнения обязательства. 

- взыскать с ООО «Евроиндустрия» в пользу ООО «СТАМО Тулс» в случае неисполнения решения суда в части прекращения использования товарного знака по свидетельству № 575499 денежную сумму (судебную неустойку) в размере 20 000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения.

Впоследствии истец отказался от требования о запрете использования товарного знака, а также от требований о взыскании процентов и судебной неустойки, а также просил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 1 216 666 руб. 66 коп.

Решением суда от 15.04.2024 принят отказ от иска и прекращено производство по делу в части требований о запрете ООО «Евроиндустрия» использовать словесный товарный знак «STAMO» по свидетельству № 575499 на интернет-сайте https://ei.spb.ru; о взыскании с ООО «Евроиндустрия» процентов за пользование чужими денежными средствами на случай неисполнения решения суда, начисленных на сумму взысканной компенсации за период с даты вступления решения суда в законную силу до фактической даты исполнения обязательства, о взыскании с ООО «Евроиндустрия» в случае неисполнения решения суда в части прекращения использования товарного знака по свидетельству № 575499 денежной суммы (судебной неустойки) в размере 20 000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения, с ООО «Евроиндустрия» в пользу ООО «СТАМО Тулс» взыскано 1 216 666 руб. 66 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 25 167 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора. Также ответчик указывает, что истец не является правообладателем спорного товарного знака. Кроме того, ответчик ссылается на отсутствие однородности и вероятности смешения товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, с товарами, предложенными к продаже ответчиком. Податель жалобы также указывает на то, что спорный товар не был реализован, в связи с чем отсутствует нарушение исключительных прав истца.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака «STAMO», зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 6-го класса МКТУ (пружины и др.), 7-го класса МКТУ (машины и станки, станки металлообрабатывающие, станки, резьбонарезные и др.), 8-го класса МКТУ (режущие инструменты, резцы фрезерные, сверла и др.), что подтверждается представленным в материалы дела свидетельством на товарный знак №575499.

06.12.2022 истцу стало известно о том, что ответчик использует товарный знак по свидетельству № 575499 в своей предпринимательской деятельности посредством размещения на интернет-сайте: https://ei.spb.ru/brands/6116  предложения к продаже товаров под видом товарного знака «STAMO» - пружины, инструменты и др.

Из протокола осмотра доказательств № 78 АВ 3143332 следует, что на интернет-сайте https://ei.spb.ru/ ответчиком размещен текст следующего содержания: 

«ЕвроИндустрия является поставщиком бренда STAMO. 

Мы осуществляем частичную и комплексную поставку запчастей и товаров бренда STAMO производственным предприятиям для всех типов оборудования. 

Наше сотрудничество гарантирует для Вас оптовые цены и интересные скидки. 

Мы ценим время клиентов и оптимизируем их затраты. 

Доставка по всей территории РФ. 

По любым вопросам поставки Вы можете обращаться к нашим менеджерам по телефону 

<

***>) …-..-.. или по электронной почте…. 

Для оформления заявки на поставку оборудования и запчастей STAMO добавьте товар в корзину и осуществите заказ» (стр. 4 Протокола).

Кроме того, на интернет-сайте https://ei.spb.ru/ ответчиком предлагались к продаже товары, маркированные товарным знаком по свидетельству № 575499 – «Пружина сжатия STAMO ST 15146»; «Пружина STAMO STMB 25-152»; «Пружина STAMO STMB 40-127»; «STAMO DIGISTER AGITATOR (TOP ENTRY) HHSL11- 2GN395*2 SHAFT SEALING»; «Пружина STAMO ST 13373» (стр. 5-6 Протокола).

Лицензионный договор, договор поставки или дистрибьюторский договор между истцом и ответчиком не заключался, согласия относительно использования ответчиком товарного знака по свидетельству № 575499 истец не давал.

Ссылаясь на то, что информация, размещенная на интернет-сайте https://ei.spb.ru/ о том, что ответчик якобы является поставщиком продукции, маркированной товарным знаком STAMO по свидетельству № 575499, является недостоверной и вводящей покупателей в заблуждение, при этом использование товарного знака истца на интернет-сайте является незаконным и нарушает исключительные права истца на товарный знак, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении нарушения и выплате компенсации.

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, не находит правовых оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В подтверждение факта принадлежности истцу исключительного права на товарный знак истцом представлено в материалы дела свидетельство на товарный знак № 575499, согласно которому истцу принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «STAMO», срок действия исключительного права – до 11.09.2024.

Кроме того, истцом в материалы дела представлены выписка из реестра товарных знаков, содержащая сведения о наименовании и адресе правообладателя, а также о зарегистрированном лицензионном договоре, копия изменения к свидетельству на товарный знак № 575499 (изменение адреса правообладателя), а также заключенный между истцом и ИП ФИО3 лицензионный договор, который зарегистрирован Роспатентом в отношении товарного знака № 575499.

Следовательно, представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт принадлежности истцу исключительных прав на спорный товарный знак. В связи с этим доводы ответчика о том, что истец не является правообладателем спорного товарного знака, признаются апелляционным судом несостоятельными.

В пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В частях 1, 2 статьи 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном указанным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно пункту 55 Постановления N 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ).

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55, 60 ГПК РФ, ст. 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Согласно Постановлению N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет". Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 АПК РФ).

Как разъяснено в пункте 162 постановления № 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В рассматриваемом случае, истцом в материалы дела представлен протокол осмотра сайта сети Интернет от 06.12.2022, составленный нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург ФИО4, с приложенными к нему скриншотами сайта ответчика.

Из указанных доказательств следует, что ответчик на своем сайте сообщил неограниченному кругу лиц о том, что он является поставщиком бренда STAMO, а также в каталоге товаров на сайте разместил предложения к продаже товаров бренда STAMO.

Используемое ответчиком обозначение «STAMO» сходно до степени смешения с товарным знаком по графическому, звуковому и смысловому критериям.

Из материалов дела следует, что товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 575499 зарегистрирован в отношении товаров 6-го класса МКТУ (пружины и др.), 7-го класса МКТУ (машины и станки, станки металлообрабатывающие, станки, резьбонарезные и др.), 8-го класса МКТУ (режущие инструменты, резцы фрезерные, сверла и др.).

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В рассматриваемом случае, материалами дела подтверждается, что ответчиком на принадлежащем ему сайте предложены к продаже товары – пружины, относящиеся к товарам 6 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца.

Кроме того, как правомерно установлено судом первой инстанции, на интернет-сайте https://ei.spb.ru/ ответчиком предлагались к продаже товары истца, представленные в его каталогах продукции (STAMO), что подтверждается выпиской из каталога пружин STAMO и выпиской из каталога инструментальных пружин STAMO. «Пружина сжатия STAMO ST 15146» представлена в каталоге пружин STAMO на 17 строке 41 страницы, «Пружина STAMO ST 13373» на 33 строке 112 страницы, «Пружины STAMO STMB 25- 152» и «Пружина STAMO STMB 40-127» представлена в каталоге инструментальных пружин STAMO на 42 строке 12 страницы и 38 строке 13 страницы.

Таким образом, вопреки доводам ответчика, материалами дела подтвержден факт однородности предложенных ответчиком к реализации товаров и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 575499.

Согласно пункту 156 Постановления №10 способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

В связи с этим доводы ответчика о том, что спорные товары не были реализованы ответчиком, не свидетельствуют об отсутствии оснований для привлечения его к ответственности за нарушение исключительных прав истца, поскольку предложение товара к продаже представляет собой самостоятельный способ использования объектов интеллектуальной собственности.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства правомерности использования на принадлежащем ему сайте обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству №575499.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае, истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из цены права использования принадлежащего ему товарного знака, установленной лицензионным договором № 1 от 11.11.2021, заключенным с иным лицом.

По условиям лицензионного договора № 1 от 11.11.2021 истец предоставил лицензиату право на использование товарных знаков по свидетельству №573245, №575498, №575499 в отношении всех групп товаров, для которых они зарегистрированы.

Согласно пункту 3.2 указанного договора за использование товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение, которое состоит из:

-    паушального платежа в сумме 1 000 000 руб. без учета НДС, который оплачивается сверх указанной суммы в порядке, установленном действующим законодательством.

- ежемесячных платежей (роялти) в размере 75 000 руб. ежемесячно.

В связи с этим истец произвел расчет компенсации за нарушение исключительных прав на товарный щнак в виде двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака: 

(1 000 000 руб. (паушальный разовый платеж) / 3 товарных знака по лицензионному договору + 75 000 руб. (периодический ежемесячный платеж) / товарных знака по лицензионному договору) х 11 месяцев (срок незаконного использования товарного знака с декабря 2022 года по октябрь 2023 года) х 2.

Кроме того, истец представил в материалы дела отчет № 18692-3 об оценке права использования товарного знака № 575499, а также отчет № 19927 об оценке права пользования товарным знаком № 575499 в виде фиксированной суммы на дату оценки 20.02.2024, согласно которым стоимость права использования товарного знака № 575499 значительно превышает заявленный размер компенсации. 

В соответствии с отчетом № 18692-3 стоимость права использования товарного знака на дату оценки (18.11.2022) до окончания предоставления правовой охраны товарному знаку (24 месяца) составляет 1 750 000 руб. 

В соответствии с отчетом № 19927 стоимость права использования товарного знака в виде фиксированной суммы с учетом продления срока действия исключительного права на 10 лет на дату оценки 20.02.2024 составляет 18 220 000 руб. без НДС.

Суд первой инстанции, оценив представленный истцом в подтверждение данных о стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 573245 лицензионный договор № 1 от 11.11.2021 и произведенный на его основании расчет, пришел к выводу о том, что указанный расчет компенсации произведен с учетом обстоятельств нарушения имущественных прав истца, а также условий лицензионного договора № 1 от 11.11.2021, в связи с чем удовлетворил требования истца в заявленном размере.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательствах и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение исходя из этой цены.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В рассматриваемом случае, ответчик надлежащим образом не опроверг расчет суммы компенсации, представленный истцом, доказательств иной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в материалы дела не представил. 

Представленное ответчиком заключение специалиста правомерно не принято судом в качестве доказательства, опровергающего представленный истцом расчет суммы компенсации, поскольку указанное заключение составлено в одностороннем порядке по инициативе ответчика. Кроме того, представленный в заключении расчет суммы компенсации противоречит представленным в материалы дела доказательствам: специалистом неверно определен период нарушения ответчиком исключительных прав истца, коэффициент учета количества классов МКТУ определен специалистом произвольно.

Вопреки доводам ответчика, истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а не исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в связи с чем доводы ответчика о недоказанности стоимости контрафактного товара и, соответственно, невозможности определения размера компенсации, признаются апелляционным судом несостоятельными.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Таким образом, в лицензионном договоре можно одновременно установить как фиксированный разовый лицензионный платеж (паушальный платеж), так и периодические платежи (например, процент от продаж).

Поскольку и паушальный взнос, и периодические платежи составляют стоимость права использования объекта интеллектуальных прав, обе суммы подлежат учету при расчете компенсации за нарушение исключительного права на этот объект.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2024 по делу N А12-20833/2023, Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2023 по делу N А41-12654/2023, Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2023 по делу N А41-50213/2022.

В связи с этим доводы ответчика о том, что разовый паушальный платеж не подлежит учету, признаются апелляционным судом неправомерными.

По мнению апелляционной инстанции, в рассматриваемом случае при разрешении спора дана оценка возражениям сторон, установлена надлежащая стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившаяся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Расчет компенсации не является произвольным, обоснован, соответствует установленным по делу обстоятельствам и отвечает требованиям действующего законодательства, согласуется с позицией вышестоящих судебных инстанций.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при определенных условиях: размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Аналогичный правовой подход изложен в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П.

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 Постановления N 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Апелляционный суд учитывает, что при рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции ответчик не представил в материалы дела доказательства того, что размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, а также иные доказательства, свидетельствующие о чрезмерности заявленной истцом компенсации.

В связи с этим, правовые основания для снижения размера компенсации ниже установленного законом минимального предела отсутствуют.

Следовательно, суд первой инстанции правомерно взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в сумме 1 216 666 руб. 66 коп.

Доводы апелляционной жалобы о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора признаются апелляционным судом несостоятельными и противоречащими материалам дела.

В силу части 5 статьи 4 АПК РФ спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 126 АПК РФ к исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Претензией является гражданско-правовой документ, содержание которого должно четко устанавливать предмет и размер требования, а также сроки исполнения обязательств. Претензия должна содержать условие об ответственности на случай неудовлетворения изложенных в ней требований, в том числе в виде намерения обратиться в суд для защиты нарушенного права.

Как следует из материалов дела претензия была направлена ответчику 02.08.2023 по адресу ответчика и получена последним 05.08.2023.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, претензионный порядок урегулирования спора рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату государственной пошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией государственной защиты прав (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2014 N 305-ЭС14-2859 по делу N А40-138710/13).

Претензионный порядок не должен являться препятствием для защиты лицом своих нарушенных прав в судебном порядке, в силу чего при решении вопроса о возможности оставления иска без рассмотрения суду, исходя из указанных выше целей претензионного порядка, необходимо учитывать перспективы возможного досудебного урегулирования спора.

При отсутствии в поведении ответчика намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, правовые основания для оставления иска без рассмотрения отсутствуют, поскольку это приведет к необоснованному затягиванию разрешения спора и ущемлению прав одной из его сторон (пункт 4 раздела II Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015).

В рассматриваемом случае материалами дела подтвержден как факт направления претензии, так и факт ее получения ответчиком.

Кроме того, процессуальное поведение ответчика не свидетельствует о намерении урегулировать данный спор, что является целью досудебного урегулирования, а подтверждает лишь намерение уклониться от гражданско-правовой ответственности за совершенное нарушение.

На основании изложенного, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для оставления искового заявления без рассмотрения.

С учетом изложенного, апелляционная инстанция полагает, что вопреки содержащимся в апелляционной жалобе доводам, судом при рассмотрении дела установлены все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, а выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права.

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 15.04.2024 по делу №  А56-85794/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

 

Судьи

 

Д.С. Геворкян

 

 Л.В. Зотеева