СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ул. Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, https://7aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Томск                                                                                                     Дело № А45-4052/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2024 года. 

Полный текст постановления изготовлен 02 июля 2024 года. 

 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего                 Зайцевой О.О., 

судей:                                                Кривошеиной С.В. 

                                               Павлюк Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Толстогузовой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом с применением средств веб – конференции, апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» (№ 07АП-3/2023) на решение от 15.11.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-4052/2022 (судья Лузарева И.В.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Ландис», р.п. Боровский Тюменской области, ИНН: 

<

***> к 1) открытому акционерному обществу «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск, ИНН: 

<

***>, 2) обществу с ограниченной ответственностью «Нимак-С», г. Тюмень, ИНН: 

<

***> об обязании прекратить использование, изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, а также взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 756661 в размере 10 000 000 рублей, 

 

при участии в судебном заседании: 

- от истца – не явился (извещен); 

- от ответчика – ФИО1, доверенность, паспорт, диплом, 

 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Ландис» (ООО «Ландис») обратилось в арбитражный суд с иском (уточненным на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к открытому акционерному обществу «Новосибирский хладокомбинат» (ОАО «Новосибирский хладокомбинат») и обществу с ограниченной ответственностью «Нимак-С» (ООО «Нимак – С») об обязании прекратить производить и вводить в гражданский оборот мороженое «Пломбир Тюменский», прекратить реализацию мороженого «Пломбир Тюменский», изъять из оборота и уничтожить за счет ответчиков контрафактный товар, а также взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 756661 в размере 12 091 926 рублей. 

         Решением от 15.11.2022 Арбитражного суда Новосибирской области прекращено производство по делу в части требований об обязании прекратить производить и вводить в гражданский оборот, реализовывать мороженное «Пломбир Тюменский», об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара. Взыскана с открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ландис» компенсация в размере 12 091 926 рублей 00 копеек, а также расходы по государственной пошлине по иску в размере 82 000 рублей 00 копеек. Взысканы с открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» в доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине по иску в размере 10 460 рублей 00 копеек. Взысканы с общества с ограниченной ответственностью «Нимак-С» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ландис» расходы по государственной пошлине по иску в размере 9 000 рублей 00 копеек.

           Не согласившись с решением суда, ОАО «Новосибирский хладокомбинат» обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права и неполное выяснение обстоятельств дела, просило его отменить и в удовлетворении требований истца отказать. 

           От истца поступил отзыв, в котором просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. 

           Доказательства, представленные с отзывом, приобщены апелляционным судом с учетом мнения ответчика, не возражавшего против удовлетворения ходатайства.

           Представители ответчика в судебном заседании 31.01.2023 просили удовлетворить апелляционную жалобу. 

            Определением от 31.05.2023 апелляционный суд приостановил производство по делу № А45-4052/2022 до вступления в законную силу решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности по спору в отношении товарного знака № в реестре 756661, дата приоритета 07.12.2018, дата регистрации 15.05.2020, с реалистическим изображением мороженного и словесными элементами: «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», «ПЛОМБИР», «ТЮМЕНСКИЙ», «15%», «ГОСТ 31457-2012», «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО ПЛОМБИРА» (номер дела 2018753980/33). 

           Определением апелляционного суда от 05.06.2024 производство по делу возобновлено и отложено на 25.06.2024.

21.06.2024 от ответчика поступило ходатайство об уточнении требований апелляционной жалобы, в котором просит отменить решение и отказать в удовлетворении исковых требований в части взыскания с открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ландис» компенсации в размере 12 091 926 рублей 00 копеек, а также расходы по государственной пошлине по иску в размере 82 000 рублей 00 копеек. Взыскания с открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» в доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине по иску в размере 10 460 рублей 00 копеек.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Возражений по данному обстоятельству лица, участвующие в деле, не представили.

Судебное заседание проведено в отсутствие истца и ответчика (ООО «Нимак»), в соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований в обжалуемой части.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения суда в обжалуемой части, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим  выводам. 

Как следует из материалов дела, в целях индивидуализации производимой ООО «Ландис» продукции общество зарегистрировало фирменную упаковку своей продукции в качестве товарного знака № в реестре 756661, дата приоритета 07.12.2018, дата регистрации 15.05.2020, с реалистическим изображением мороженного и словесными элементами: «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», «ПЛОМБИР», «ТЮМЕНСКИЙ», «15%», «ГОСТ 31457-2012», «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО ПЛОМБИРА».

Истец указал, что ОАО «Новосибхолод» осуществляет изготовление мороженого, обозначение (этикетка) которого до степени смещения схожа с товарным знаком ООО «Ландис».

В связи с выявленными фактами нарушений исключительного права ООО «Ландис» на использование товарного знака при реализации продукции правообладатель обратился к ОАО «Новосибхолод» с претензией от 10.12.2021 с требованиями о прекращении изготовления и реализации контрафактных товаров. выплаты компенсации за нарушение исключительных прав.

В ответ на указанную претензию ОАО «Новосибхолод» сообщило ООО «Ландис», что не использует при производстве своей продукции «Пломбир Тюменский» элементы товарного знака истца, факт нарушения исключительных прав последнего отсутствует.

При указанных обстоятельствах (ОАО «Новосибхолод» неправомерно производит контрафактную продукцию, которая впоследствии реализуется ООО «Нимак-С»),    считая установленным факт существенного нарушения ответчиками исключительных прав ООО «Ландис» на товарный знак №.756661, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в части взыскания компенсации.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований по имущественному требованию истца.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения науки, литературы и искусства; товарные знаки и знаки обслуживания.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (пункт 2 статьи 1225 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком.

В целях индивидуализации производимой ООО «Ландис» продукции общество зарегистрировало фирменную упаковку своей продукции в качестве товарного знака № в реестре 756661, дата приоритета 07.12.2018, дата регистрации 15.05.2020, с реалистическим изображением мороженного и словесными элементами: «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», «ПЛОМБИР», «ТЮМЕНСКИЙ», «15%», «ГОСТ 31457-2012», «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО ПЛОМБИРА».

Из материалов дела следует, что ОАО «Новосибхолод» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку № 756661, принадлежащего истцу.

Решением Роспатента от 04.08.2023 возражение удовлетворено, признано предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №756661 недействительным полностью.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, Роспатент исходил из того, что, в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимают неохраноспособные элементы, знак в целом не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ. Указал, что спорный товарный знак характеризуется композицией, традиционной для упаковок мороженого многих иных производителей, а, следовательно, не выделяется из ряда аналогичных композиций настолько, чтобы начать выполнять индивидуализирующую функцию. 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2024 по делу № СИП-927/2023, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2024, в удовлетворении жалобы ООО «Ландис» о признании решения Роспатента недействительным отказано.

В силу пункта 1 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются (пункт 5 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как разъяснено в пункте 139 Постановления Пленума N 10, решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет прекращение правовой охраны товарного знака с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому было выдано свидетельство на товарный знак, действия иных лиц по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Таким образом, правовая охрана товарного знака в случае признания ее предоставления недействительным прекращается на дату регистрации такого товарного знака и считается не предоставленной в отношении соответствующих товаров.

В связи с тем, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №756661 признано недействительным, у ООО «Ландис»  отсутствуют правовые основания для взыскания компенсации.

Учитывая изложенное, решение 15.11.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-4052/2022 подлежит отмене в обжалуемой части (имущественного иска); исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Ландис» в части взыскания с открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» компенсации и судебных расходов, а также взыскания государственной пошлины в федеральный бюджет удовлетворению не подлежат (пункт 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с удовлетворением апелляционной жалобы расходы по оплате государственной пошлины, понесенные ответчиком,  взыскиваются с истца в пользу ответчика в размере 3 000 руб.

         Руководствуясь статьями 258, 268, 270, 271, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 15.11.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-4052/2022 отменить в обжалуемой части, а именно в части взыскания с открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» компенсации за нарушение исключительных прав и судебных расходов. 

Принять в этой части новый судебный акт.

В удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Ландис» к открытому акционерному обществу «Новосибирский хладокомбинат» о  взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 756661 и судебных расходов, отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ландис», р.п. Боровский Тюменской области, ИНН: 

<

***>, в пользу открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск, ИНН: 

<

***>, 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление, выполненное в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

 

Председательствующий  

 

О.О. Зайцева

 

Судьи

 

С.В. Кривошеина  

 

Т.В. Павлюк