АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(с перерывом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

Дело № А66-12232/2018

г.Тверь

15 апреля 2019 года

(дата изготовления 

мотивированного решения)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Калита И.В.,   при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  при участии представителей истца -  ФИО2,  ответчиков – ФИО3, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Ступино, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации – 08.09.2011, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации - 25.01.2000, обществу с ограниченной ответственностью «Универсам-79», 

<

...>, помещение IV, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации – 30.06.1995,

о запрете использовать обозначение «ДА!», о взыскании 3 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на серию товарных знаков,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Подольск, обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь, обществу с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, о запрете использовать обозначение «ДА!» и сходное с ним до степени смешения для индивидуализации магазинов розничной и оптовой торговли и однородных услуг любыми способами, в том числе в рекламе, вывесках и сопроводительной документации; взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», 

<

...> 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на серию товарных знаков; взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79», 

<

...> 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на серию товарных знаков.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований: просит  запретить обществу с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь, использовать обозначение «ДА!», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации  №445206, №484287, №581310, №587517, №587520, №634482, №615874,  при оказании услуг по продвижению товаров для третьих лиц, в том числе услуг магазинов розничной торговли, в рекламе, на вывесках и сопроводительной документации, материалах сети Интернет, относящихся  к оказанию указанных услуг; запретить обществу с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, использовать обозначение «ДА!», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации  №445206, №484287, №581310, №587517, №587520, №634482, №615874,  при оказании услуг по продвижению товаров для третьих лиц, в том числе услуг магазинов розничной торговли, в рекламе, на вывесках и сопроводительной документации, материалах сети Интернет, относящихся  к оказанию указанных услуг; взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь, компенсацию за нарушение исключительных прав  в размере 3 000 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 44 000 руб.; взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь, компенсацию за нарушение исключительных прав  в размере 300 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.; 

Суд определил: удовлетворить ходатайство об уточнении заявленных исковых требований, поскольку оно не противоречит статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

          Представитель истца исковые требования поддержал с учетом уточнений. Пояснил, что обозначение «ДА!» является доминирующим элементом спорной вывески, остальные её составляющие носят вспомогательный характер;   общество с ограниченной ответственностью «Универсам-79» использовало спорное обозначение однократно.

          Представитель ответчиков с заявленными требованиями не согласился. Полагает, что факт нарушения отсутствует; законодатель не возлагает  на исполнителя вывесок обязанность подавать заявки и регистрировать изображения; регистрация товарных знаков с элементами, совпадающими с товарным знаком истца,  позже спорных товарных знаков, подтверждает позицию ответчиков; в спорном случае слог «ДА!» надо оценивать в совокупности с цветовым решением, другими элементами, включенными в надпись на вывеске; торговая сеть закрыта с июля 2018 года. 

          Представитель истца пояснил, что  обозначение является охраноспособным; доказательств  прекращения деятельности по использованию товарных знаков не имеется; спорные вывески должны быть уничтожены; нарушение является длящимся.

          Представитель ответчиков пояснил, что на территории Тверской области  магазины «ДА!»  в спорный период  известностью не пользовались, сеть магазинов общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000» была более известной; на вывеске имеется изображение  слова «ВОДА!» и зрительно надпись воспринимается как слово «ВОДА!». Аналогичный вывод сделан в заключении о наличии или отсутствии сходства между обозначениями от 11 января 2019 года (т.2, л.д.24-37). 

          Руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:   объявить  перерыв в заседании суда до 11 марта 2019  года до 11 часов 30 минут для подготовки к судебным прениям. Объявление о перерыве размещено на сайте арбитражного суда  в сети Интернет. После перерыва судебное заседание продолжено.

  Из представленных в материалы дела документов следует, что общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» является правообладателем серии товарных знаков  по свидетельствам  №445206 (приоритет 23.07.2010), №484287 (приоритет от 20.01.2012), №581310 (приоритет от 07.05.2015), №587517 (приоритет от 28.07.2015), №587520 (приоритет от 04.08.2015), №634482 (приоритет от 23.03.2016), №615874 (приоритет от 29.06.2016),  зарегистрированного в отношении, в том числе, для услуг 35-го класса МКТУ, магазины по оптовой и розничной продаже.

  Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» с 2015 года  владеет исключительным правом  на коммерческое обозначение «ДА!», поскольку именно в это время  начало фактическое оказание услуг магазинов для потребителей.

Ответчики  осуществляют  торговую деятельность через сеть магазинов продуктов питания под обозначением «ВОДА!», которые располагаются  преимущественно в Тверской области, а так же в г.Пскове, г.Великом Новгороде и соседних городах. Сеть насчитывает более 15 магазинов, которые принадлежат  либо обществу с ограниченной ответственностью «Ритм-2000», г.Тверь, либо обществу с ограниченной ответственностью «Универсам-79», г.Тверь. 

  В магазинах ответчиков на вывесках у входа, в торговых залах, на витринах с товарами и при указании цены  используется обозначение «ВОДА!», буква «О» в котором выполнена  в виде белого круга с расположенной в центре галочкой в виде V.

  Полагая, что ответчики нарушают исключительное право истца  на товарные знаки, истец обратился в суд с настоящим иском.

  Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам:

  Пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации  признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

  Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

  Пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

  Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

  В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

  Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

  В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

  В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

  Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

  Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

  Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление №5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

  В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

  Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя, как разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

  Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» (далее - постановление №15), при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства об авторском праве и смежных правах при использовании и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав и права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

  Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» осуществляет торговую деятельность через свою сеть магазинов по всей стране, реализую как пищевую, так и бытовую продукцию розничному потребителю, занимается деятельностью, связанной с оказанием рекламных услуг третьим лицам, то есть оказывает услуги, однородные услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности истца является «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.11).

  Одним из видов деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ритм-2000» является «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.11). Основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью «Универсам-79» - «Торговля розничная в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.1).

  К 35-му классу МКТУ относятся услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

  Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» является правообладателем серии товарных знаков  по свидетельствам  №445206 (приоритет 23.07.2010), №484287 (приоритет от 20.01.2012), №581310 (приоритет от 07.05.2015), №587517 (приоритет от 28.07.2015), №587520 (приоритет от 04.08.2015), №634482 (приоритет от 23.03.2016), №615874 (приоритет от 29.06.2016), которые также зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

          Оспариваемое обозначение является комбинированным. Представляет из себя композицию прямоугольной формы на зелёном фоне, в верхнем левом углу которой надпись «продуктовый дискаунтер», а под ним стилизованная надпись «ВОДА!» (заглавная буква «В» и за ней   объединенные изогнутым контуром буква «О» в виде белого круга с ассиметричным знаком V в центре, и ДА!). 

          Слово «ДА!» (без  дополнительных изображений тележки, тележки с фруктами) в товарном знаке  по свидетельству  №445206 черного цвета, в товарных знаках  по свидетельствам  №484287, №587517 может быть белого, зеленого, темно-синего цвета, изображение указанного слога на вывесках ответчиков – красного цвета. В оставшихся товарных знаках  допускается использование красного цвета, при этом  буквы слова «ДА!» белого цвета с черным контуром и усилены изображением тележки. На спорной вывеске красным цветом  обозначен  не только слог «ДА!», но  и  галочка в виде ассиметричного знака V перед данным слогом, которые визуально воспринимаются как единый сильный элемент спорного обозначения. Данный элемент объединен изогнутым контуром, отсутствующим в товарных знаках истца. Первая буква в слове «ВОДА!», так же визуально хорошо различима, отдельно стоящая буква «В» и  ассиметричный знак V не используются ни в одном из товарных знаков истца. При размещении информации в сети Интернет в сроке: «Продуктовый дискаунтер «Вода!» обозначение «Вода!» читается как единое целое.  

          Кроме того, существует достаточно большое количество товарных знаков со словесным элементом «ДА!» и «DA!», зарегистрированных на разных лиц в отношении товаров и услуг  35 класса МКТУ, и это  свидетельствует о том, что экспертиза Роспатента не усматривает в зарегистрированных знаках (например: №656514, №683136, №686756, №640581, №565079, в том числе красного цвета) базового элемента «ДА!», препятствующего регистрации других обозначений. 

          При указанных обстоятельствах, несмотря на то, что  слово «ВОДА!» на вывесках ответчиков  с графической точки зрения не читается как единое целое, содержит графически тождественный содержащимся в товарных знаках истца элемент, изображение на спорных вывесках в целом не ассоциируется с зарегистрированными  товарными знаками по  свидетельствам  №445206 (приоритет 23.07.2010), №484287 (приоритет от 20.01.2012), №581310 (приоритет от 07.05.2015), №587517 (приоритет от 28.07.2015), №587520 (приоритет от 04.08.2015), №634482 (приоритет от 23.03.2016), №615874 (приоритет от 29.06.2016), не является сходным с ними до степени смешения, оснований для удовлетворения исковых требований суд не усматривает.

  В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                 Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявленных обществом с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская область, г.Ступино, исковых требований отказать, с отнесением расходов по уплате государственной пошлины на истца. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, город Вологда, в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                                                   И.В.Калита