АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Ростов-на-Дону

«03» декабря 2019 года                                                                 Дело № А53-12761/19

 

Резолютивная часть решения объявлена   «26» ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен            «03» декабря 2019 года.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бирюковой В.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании

 

при участии:

от истца: представитель ФИО3, доверенность от 29.12.2018 г (представлен диплом о высшем образовании, регистрационный номер 1068) (до перерыва);

от ответчика: представитель  ФИО4, доверенность от 07.05.2019 г., ФИО2, 

 

установил:

закрытое акционерное общество «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2  с требованием о  взыскании 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «STAYER» № 289226 (класс МКТУ 11), а также судебных расходов: 4 000 руб. по уплате государственной пошлины, 90 руб. на покупку товара, 200 руб. по оплате выписки из ЕГРИП, 249 руб. почтовые расходы (с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований).

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал относительно удовлетворения исковых требований в заявленном размере, просил снизить стоимость размера компенсации до 20 000 руб.

В судебном заседании, состоявшемся 19.11.2019 г. в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 26.11.2019 г. После перерыва судебное заседание продолжено. Информация о времени и месте продолжения судебного заседания после перерыва размещена на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области http://www.rostov.arbitr.ru. О возможности получения такой информации лицам, участвующим в деле, разъяснено в определении о принятии заявления к производству.

Представитель истца в судебное заседание после окончания срок перерыва не явился.

Представитель ответчика поддержал ранее изложенные доводы.

Изучив материалы дела, выслушав доводы истца и ответчика, суд установил следующее.

Как усматривается из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака  по свидетельству Российской Федерации N 289226 (дата приоритета - 18.04.2003, дата регистрации - 19.05.2005), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34-го и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

11.05.2018 в магазине «ХозОбоз» по адресу: 

<

...> правообладателя ЗАО «Корпорация «Мастернэт» были приобретены товары, маркированные изображением товарного знака «STAYER» с явными признаками контрафактности: рулетки 7,5м – 1 шт. 3м – 1 шт. на сумму 190 руб. Согласно выданному товарному чеку с печатью, продавцом товара является ИП ФИО2.

В результате незаконного использования товарного знака, истец заявил о взыскании денежной компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в сумме 200 000 руб. (с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований).

Истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия исх. № 01/558 от 10.10.2018 г. с требованием об уплате компенсации, которая оставлена без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае, при обращении с иском ЗАО "Корпорация "Мастернэт" избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 59 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с пунктом 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с пунктом 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца подтвержден в рамках дела N А53-12197/2018.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Обосновывая размер компенсации, истец представил лицензионный договор на использование товарного знака N 32 от 12.08.2015, заключенный между ЗАО "Корпорация "Мастернэт" (лицензиар) и ООО "Денеб" (лицензиат), по условиям которого лицензиату было предоставлено право использовать товарные знаки "KRAFTOOL", "STAYER", "DEXX". За данное право лицензиат обязан уплачивать ежеквартально 300 000 рублей.

По мнению истца, согласно данному лицензионному договору стоимость права использования товарного знака №289226 составляет 100 000 руб. в квартал, соответственно компенсация за использование товарного знака ответчиком в двукратном размере составляет 200 000 руб.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2019 по делу N А32-6176/2018, определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

После установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Применение нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснения, содержащегося в постановлении N 28-П, невозможно ввиду отсутствия факта одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

При таких обстоятельствах оценке подлежит стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации. Расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В законодательстве отсутствует указание на период, за который определяется цена использования товарного знака.

Суд приходит к выводу, что истец, выбрав из трех возможных вариантов расчета компенсации, предусмотренных пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, способ компенсации потерь, который в спорной ситуации в разы превышает стоимость реализуемого товара и при котором суд не может снизить размер компенсации в пределах минимального и максимального ее размера ввиду совпадения таковых, либо воспользоваться возможностями для снижения, предоставляемыми в иных случаях абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановлением Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П, исходя из незначительного характера нарушения, фактически действует с целью обогащение за счет ответчика, а не с целью компенсации потерь общества.

Удовлетворение исковых требований в настолько завышенных размерах, при наличии пробела в законодательстве относительно продолжительности периода использование товарного знака, который берется за основу для определения размера компенсации, и возложении на ответчиков по данной категории дел бремени доказывания легитимности находящегося в обороте товара, может привести к полному выбытию из оборота даже лицензионных товаров.

Удовлетворение требований в заявленном размере при незначительности нарушения приведет также к нарушению общих начал и принципов гражданского законодательства, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

При изложенных обстоятельствах, а также учитывая разъяснения постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2019  по делу N А32-6176/2018 о возможности проверки расчета суммы компенсации на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения, суд приходит к выводу, что удовлетворение исковых требований в заявленном размере необоснованно.

Истец основывает свои требования на сумме компенсации, указанной в лицензионном договоре на использование товарного знака N 32 от 12.08.2015, за три товарных знака за квартал, считая, что стоимость товарного знака "Stayer" за квартал составляет 100 000 рублей.

Вместе с тем, использование товарного знака ответчиком в течение квартала материалами дела не подтверждается.

Определение цены использования товарного знака за квартал, без подтверждения длительного незаконного использования товарного знака суд считает необоснованным, так как в данном случае у истца имеется возможность необоснованно увеличивать сумму компенсации, увеличивая в лицензионном договоре период, за который производится оплата (месяц/квартал/полугодие/год).

Кроме того, в распоряжении суда имеются полученные из Федеральной службы по интеллектуальной собственности копии лицензионных договоров, заключенных между ЗАО «Корпорация Мастернэт» и ЗАО «Зубр ОВК»  от 01.10.20090 № 18, а также  ООО «Клиника здорового позвоночника» от 07.12.2009 № 20.

Согласно условиям лицензионного договора, от 01.10.20090 № 18, заключенного между ЗАО «Корпорация Мастернэт» и ЗАО «Зубр ОВК» в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2011, стоимость товарного знака "Stayer" за квартал составляет 65 000 руб. (8 176 долларов США или 6226 евро в год).

Согласно условиям лицензионного договора, от 07.12.2009 № 20, заключенного между ЗАО «Корпорация Мастернэт» и ООО «Клиника здорового позвоночника»  стоимость товарного знака "Stayer" составляет 20 833 руб. ежемесячно.

Таким образом, ЗАО «Корпорация Мастернэт» при заключении лицензионных договоров с контрагентами при расчете стоимости права в качестве базового периода применяет не только квартал, но месяц и год.

Таким образом,  суд критически оценивает довод истца о том, что минимальная стоимость права использования товарного знака "Stayer" по заключаемым лицензионным договорам составляет 100 000 руб. и должна рассчитываться с учетом стоимости использования права, исходя из периода, равного одному кварталу.

Учитывая данное обстоятельство, суд считает разумным рассчитать цену использования товарного знака, исходя из цены наиболее позднего лицензионного договора, представленного истцом, но за месяц такого использования, то есть в размере 33 333 рублей 33 копеек.

Соответственно двукратный размер такого использования составляет 66 666 рублей 66 копеек. Исковые требования подлежат удовлетворению в данном размере.

При этом основания для снижения заявленной суммы до 20 000 рублей по доводам заявителя жалобы у суда отсутствуют по вышеприведенным обстоятельствам, в том числе в связи с правовой позицией, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2019 по делу N А32-6176/2018.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с чем с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 2 512,97 руб. судебных расходов по делу.

Истцом в процессе рассмотрения спора увеличены в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований, согласно которому требования к ответчику заявлены в сумме 200 000 руб.

Вместе с тем государственная пошлина в установленном размере истцом в связи с увеличением исковых требований уплачена не была. Таким образом с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН

<

***>) 66 666,66 руб. компенсации, 2 512,97 руб. судебных расходов по делу.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН

<

***>) в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины.

Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья                                                                                              В.С. Бирюкова