ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-102262/20-5-769

г. Москва

25 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 августа 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Добрыгиным А.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Гидромаст» (155900, Ивановская область, район Шуйский, город Шуя, городок Южный, дом 11, квартира 10, ОГРН:1173702001340, Дата присвоения ОГРН: 25.01.2017, ИНН: 3706024584)

к ответчикам: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи Строймаркет» (140207, область Московская, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, 1, ОГРН: 1025000927599, Дата присвоения ОГРН: 27.11.2002, ИНН: 5005033619); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Боларс Капитал» (115597, город Москва, проезд Гурьевский, дом 27, корпус 2, кабинет 12, ОГРН: 1097746498717, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2009, ИНН: 7724716271); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (360030, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Кирова,дом 2, квартира 15, ОГРН: 1170726001709, Дата присвоения ОГРН: 14.03.2017, ИНН:0725021985)

о взыскании солидарно компенсации в размере 2 000 000 руб.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ООО «Гидромаст» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Эй-Джи Строймаркет», ООО «Боларс Капитал» и ООО «Стройсервис»  (далее - ответчик) о взыскании солидарно компенсации в размере 2 000 000 руб.

Иск мотивирован тем, что ответчики незаконно использовали товарный знак, правообладателем которого является истец.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.02.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2021 года вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием дать надлежащую оценку доводам истца о том, что спорные обозначение и упаковка используются ответчиком для индивидуализации товара, идентичного тому, в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2022, в удовлетворении исковых требований также отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2022 года вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием на методологически неверную оценку в части определения степени сходства обозначений и однородности товаров, а также не необходимость дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представители ответчиков ООО «Эй-Джи Строймаркет» и ООО «Стройсервис» против удовлетворения требований возражали по доводам отзывов.

Ответчик ООО «Боларс Капитал» представителей в судебное заседание не направил.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец Общество с ограниченной ответственностью «Гидромаст» является правообладателем товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 645720, с приоритетом от 13.02.2017г. 

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03-го , 05-го, 17-го, 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Как указывает истец, им выявлены факты незаконного использования ООО «Эй-Джи Строймаркет» (ответчик-1) товарного знака «Гидромаст», выразившиеся в размещении сходного степени смешения обозначения «HYDROMAST» на своих товарах, в том числе на упаковке товара, который предлагается к продаже в сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен», что подтверждается товарным чеком от 22.01.2020г. о приобретении гидроизолации БОЛАРС HYDROMAST 5 кг., а также фотографией этикетки емкости гидроизоляции  БОЛАРС HYDROMAST.

Согласно этикетке на товаре, изготовителем гидроизоляции HidroMast является ООО «Эй-Джи Строймаркет».

Ответчиком-2 - ООО «Боларс Капитал» товарный знак истца используется путем размещения предложения к продаже маркированного сходным до степени смешения обозначением «HYDROMAST» в сети Интернет на сайте http://www.bolars.ru/catalog/gidroizolyatsiya/Gidroizolyatsiya/HydroMast/sphrase_id=17698

При этом истец указывает, что после получения претензии ответчик удалил предложение к продаже с указанной станицы.

По данным открытых сервисов Whois в сети Интернет, предоставляющих доступ к публичным серверам баз данных регистраторов сетевых адресов и регистраторов доменных имен, Регистратором сайта с доменным именем bolars.ru является - АО  «Региональный Сетевой Информационный Центр», администратором доменного имени является JJJ «Bolars Kapital» (ООО «Боларс Капитал» - ответчик-2).

Данное обстоятельство ответчиком-2 не опровергается.

Кроме того истец указывает, что им выявлен факт совместного незаконного использования товарного знака «Гидромаст» ответчиком-1 и ответчиком-3, путем  предложения к продаже товара маркированного сходным до степени смешения обозначением «HYDROMAST», что подтверждается счетом на оплату № СТ 000000063 от 05.05.2020г. Счет на оплату № СТ 000000063 от 05.05.2020г. на сумму 1 349 460 рублей был получен истцом с адреса электронной почты arhipova@bolars.ru, находящегося на домене  bolars.ru, что также, по мнению истца, указывает на совместные действия ответчика -1 и ответчика -3 по незаконному использованию товарного знака № 645720.

В соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ, единственным участником ответчика-1 является ответчик -2. 

Вместе с тем, истец не давал своего согласия на использование товарного знака и сходного с ним до степени смешения обозначения «HydroMast», что нарушает его исключительные права на товарный знак № 645720.

Истец, ссылаясь на п. 7.1.1 «Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», утвержденное Приказом Роспатента №12 от 24.07.2018г., считает, что словесный элемент «Гидромаст» товарного знака истца и обозначение «HYDROMAST» (выполненное траснлитом), которое используют ответчики, читаться как ГИДРОМАСТ, в связи с чем, потребители товаров не смогут однозначно отличить одно обозначение от другого. 

В рамках досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчиков были направлены досудебные претензии о выплате денежной компенсации на основании п. 3, п. 4 ст. 1515 ГК РФ,  которые оставлены ответчиками без ответа.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании солидарно с ответчиков компенсации в размере 2 000 000 руб.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям по аналогии закона (статья 6 ГК РФ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пунктов 41–44 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. 

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: 

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; 

длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Основанием иска является утверждение заявителя о том, что ответчики используют обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за правообладателем.

В материалы дела истцом представлены фотографии емкости товара, приобретенного у ответчика, кроме того скриншот с фотографией ассортимента продукции ответчиков с указанием на емкостях наименования товаров «БОЛАРС» гидроизоляция HydroMast для ванных комнат, санузлов и кухонь полиакриловая, скриншоты с сайта http://www.bolars.ru/catalog/gidroizolyatsiya/Gidroizolyatsiya/HydroMast/sphrase_id=17698. 

Судом установлен, факт принадлежности истцу товарного знака Гидромаст, по свидетельству Российской Федерации № 645720, с приоритетом от 13.02.2017г. Данный товарный является комбинированным товарным знаком, поскольку в нем используется изобразительное и словесное обозначение.

Товарный знак исполнен в голубом, синем и белом цветах, словесный элемент выполнен одним словом, кириллицей, с заглавной буквы. Имеется изобразительный элемент, выполненный в форме квадрата с закругленными краями с изображением капли и снежинки.

Из материалов дела усматривается использование ответчиками спорного обозначения на этикетке товара гидроизоляция . 

Спорное обозначение «HydroMast» выполнено на этикетке белым цветом, латиницей, двумя словами без пробела, каждое слово с заглавной буквы. Изобразительный элемент отсутствует.

Обозначение «Гидромаст» при сравнении с словосочетанием на английском языке «HydroMast» имеют звуковое сходство, поскольку имеется наличие совпадающих слогов и их расположение; наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях. 

Вместе с тем, отсутствует графическое (визуальное) сходство словесных обозначений, ввиду отличия шрифта и языка исполнения обозначений. 

Сравниваемые спорное обозначение и словесный элемент товарного знака имеют смысловое сходство, в части элементов «гидро» и «маст». 

В спорном обозначении отсутствует изобразительный элемент, являющийся в товарном знаке сильным элементом, несущим смысловую нагрузку в отношении назначения товарного знака.

Между тем, согласно сформировавшемуся методологическому подходу в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При реализации товаров, ответчиками спорное обозначение «Гидромаст» используется только совместно с товарным знаком «БОЛАРС», принадлежащем ответчику, а именно гидроизоляция «БОЛАРС  HydroMast».

Однако, как обратил внимание суд кассационной инстанции, закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

Имеющееся на этикетке реализуемых ответчиками товаров обозначение «БОЛАРС» является самостоятельным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 282568, зарегистрированным на имя общества «Боларс Капитал».

Вместе с тем, для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации исследованию подлежит факт размещения на таком товаре (упаковке) обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, обладателем прав на который является истец.

Из правовой позиции, содержащейся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, следует, что размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, наряду с товарным знаком нарушителя, является нарушением исключительного права этого правообладателя на товарный знак.

Таким образом, обозначение «HydroMast» использованное на упаковке товара имеет высокую степень сходства со словесным элементом «Гидромаст» товарного знака № 645720.

На сайте ответчика 2 bolars.ru используется изображение упаковки продукции, а также словосочетание «гидроизоляция HydroMast».

Данное словосочетание также использовано ответчиками 1 и 3 при оформлении продажи (поставки) товара ответчика 2, путем указания в счете на оплату № СТ000000063 от 05.03.2020г.  

В данном случае, также имеется высокая степень сходства спорного обозначения «HydroMast» и словесного элемента товарного знака № 645720 «Гидромаст».

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 7.2.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного

Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Ответчики совместно производят и реализуют гидроизоляционную мастику наименования «БОЛАРС HydroMast», которая согласно Международной классификации товаров и услуг относится к товарам 1-го класса МКТУ «мастики маслянные, шпатлевки, составы химические для гидроизоляции, каменно или кирпичной кладки составы химические для гидроизоляции; мастики и другие пастообразные наполнители; силиконы; смолы акриловые необработанные; составы химические для гидроизоляции изделий из ткани; составы химические для гидроизоляции изделий из кожи»; 2-го класса МКТУ «мастики (природные смолы), мастики масляные (шпатлевки)»; 19-го класса МКТУ который описывает неметаллические строительные материалы «мастики кровельные на асфальтовой основе, обмазки».

То есть, назначение мастики гидроизоляционной является изоляция от воды (влаги).

В свою очередь, товарный знак № 645720 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03-го, 05-го, 17-го, 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В частности 17-го класса – «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы; материалы для герметизации; материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек».

35-го класса – «демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптовой и розничной продажи товаров через магазины; услуги оптовой розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

При этом, такие товары 17-го класса МКТУ, имеющиеся в перечне регистрации товарного знака истца, как «материалы изоляционные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные» являются однородными с товарами (гидроизоляция HydroMast), производимыми ответчиками.

Кроме того, в соответствии с п. 7.1.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утвержденного приказом Роспатента № 12 от 24 июля 2018 г.) следует учитывать, что МКТУ сама по себе не может быть основой для вывода об однородности товаров и (или) услуг.

В п. 7.1.1. Руководства представлена таблица с перечнем классов, содержащих однородные товары:

1-2,3,5,17,19

11-6,7,9

2-1,3,17

12-7,9

3-1,2,5,21

17-1,2,6, 19

5-1,3,10

19-1,17

6-7,9,11,17,20,21

20-6

20-6

21-3,6

8-7,12

29-30

9-6,7,10,11,12

30-29

10-5,9

32-33

Из указанной таблицы следует, что:

товары 1 класса МКТУ однородны товарам 2, 3, 5, 17, 19 классов МКТУ.

товары 2 класса МКТУ однородны товарам 1, 3,17 классов МКТУ.

При этом, суд принимает во внимание, что во всех документах, имеющихся в деле, реализуемый ответчиками  товар носит название «гидроизоляция» и не имеет указания на «мастику». 

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчики указали, что отсутствие однородности товаров подтверждается тем, что 18 ноября 2021г. Роспатентом за ООО «Боларс Капитал» с датой приоритета - 01.06.2021г. был зарегистрирован товарный знак по свидетельству РФ № 837692, включающего в себя спорное обозначение «HydroMast» в отношении 01 класса МКТУ .

Межу тем, ссылка на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 837692 в отношении товаров 1-го класса МКТУ как на дополнительное доказательство отсутствия однородности товаров признана коллегией судей кассационной инстанции необоснованной, поскольку определение степени однородности производимых ответчиками товаров и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, производится судом с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, на основании выработанных критериев. Решение административного органа в данном случае не имеет для суда правового значения и не может быть положено в основу определения степени однородности товаров.

Доводы ответчиков о том, что истцом не используется товарный знак, в связи с чем отсутствует вероятность смешения, а также довод ответчика о злоупотреблении истца правом, суд отклоняет в связи со следующим.

В данном случае истец предоставил доказательства принадлежности прав на товарный знак, регистрация товарного знака не оспорена, свидетельство является действующими, правовая охрана не прекращена. 

Кроме того, согласно позиции, изложенной в п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

В соответствии с абз. 2 п. 154 Постановления № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

С учетом изложенного, а также указаний суда кассационной инстанции, суд считает, что товар - гидроизоляция «БОЛАРС HydroMast» при производстве и продаже которой ответчиками используется спорное обозначение «HydroMast», является однородным товарам, для индивидуализации которых товарный знак истца зарегистрирован.

Таким образом, судом установлено нарушение исключительных прав истца как правообладателя товарного знака путем предложения к продаже однородных товаров и обозначением, сходными до степени смешения с товарными знаками истца.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

В связи с тем, что неправомерные действия ответчиками были совершены совместно, что подтверждено материалами дела и по существу ответчиками не оспаривается, то, соответственно, указанные лица должны нести ответственность перед истцом солидарно.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Истец, воспользовавшись правом, установленным подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в общей сумме в размере 2 000 000 рублей.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец полагает, что его права нарушены с даты подачи заявки на регистрацию, а именно, с 13.02.2017 г. 

Однако, согласно п 1 ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, из чего следует, что исключительные права, подлежащие защите, принадлежат лицу только с даты регистрации товарного знака. 

Товарный знак по заявке №2017704988, дата приоритета 13.02.2017, зарегистрирован по свидетельству Российской Федерации 21.02.2018 г., на основании чего истребование компенсации за предполагаемое нарушение прав на товарный знак до даты регистрации указанного товарного знака противоречит нормам Гражданского кодекса.

Кроме того, надлежащих доказательств того, что ответчиками спорное обозначение использовалось до даты фиксации истцом нарушения в мае 2020г.

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. № 70339272, принятое по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-82533/11-12-680, компенсация не должна носить карательный характер, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя.

Суд принимает во внимание, что истцом не представлено каких-либо доказательств использования товарного знака, в связи с чем, возможность причинения ответчиками материального или иного ущерба истцу, не обоснована.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В настоящем споре, суд, оценив представленные в дело доказательства, исходя из фактических обстоятельств дела, а именно: характера допущенного ответчиком нарушения, степени вины ответчика, отсутствия в деле доказательств вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также, руководствуясь принципами разумности и справедливости, считает необходимым уменьшить сумму компенсации, подлежащую выплате ответчиками в пользу истца, до суммы 200 000 руб. 00 коп. в остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на заявителя.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью «Эй-Джи Строймаркет» (ОГРН: 1025000927599, ИНН: 5005033619), Общества с ограниченной ответственностью «Боларс Капитал» (ОГРН: 1097746498717, ИНН: 7724716271) и Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ОГРН: 1170726001709, ИНН:0725021985) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Гидромаст» (ОГРН:1173702001340, ИНН: 3706024584) компенсацию 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп., а также 3 300 (три тысячи триста) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

СудьяЕ.Н. Киселева