ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11 «А»

тел.: (846)  273-36-45, факс: 372-62-54

http://www.11aas.arbitr.ru е-mail: info@11aas.arbitr.ru, 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

11АП-4778/2022

Дело № А65-1481/2021

г. Самара

05 мая 2022 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28.04.2022

Постановление в полном объеме изготовлено 05.05.2022

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ануфриевой А.Э., 

судей Коршиковой Е.В., Романенко С.Ш. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием:

от ООО "Ижнефтепласт" – представитель ФИО2 по доверенности от 26.01.2021, представитель ФИО3 по доверенности от 02.03.2021;

от ООО "Новые технологии" – представитель ФИО4 по доверенности от 25.03.2022;

от иных лиц – не явились, извещен надлежащим образом;

рассмотрев в открытом судебном заседании 28 апреля 2022 года 

апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 февраля 2022 года по делу № А65-1481/2021 (судья Пармёнова А.С.),

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт", г. Ижевск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии", г.Чистополь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о запрете использовать, изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить или иным образом вводить в гражданский оборот продукцию с использованием полезной модели по патенту № 180854 «Рабочее колесо центробежного насоса», взыскании  2 289 600 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель,

с привлечением в порядке статьи 51 АПК РФ в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью «Южная пищевая машиностроительная компания»,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт", г. Ижевск (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии", г.Чистополь (далее – ответчик) о запрете использовать, изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить или иным образом вводить в гражданский оборот продукцию с использованием полезной модели по патенту № 180854 «Рабочее колесо центробежного насоса», взыскании 2 289 600 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.02.2021 к участию в деле в порядке статьи 51 АПК РФ в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Южная пищевая машиностроительная компания».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.05.2021 производство по делу №А65-1481/2021 приостановлено до вынесения Федеральной службой по интеллектуальной собственности решения по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на полезную модель № 180854.

Определением суда от 28.07.2021 производство по делу возобновлено.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.08.2021 производство по делу было приостановлено в связи с назначением по делу № А65-1481/2021 судебной экспертизы. Эксперт, которому было поручено производство экспертизы –ФИО5, 26.10.2021 представил в суд экспертное заключение, производство по делу возобновлено определением от 02.11.2021г.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.02.2022 исковые требования удовлетворены частично. Обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии", г.Чистополь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) запрещено в период действия патента № 180854 использовать, изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить или иным образом вводить в гражданский оборот продукцию с использованием полезной модели по патенту № 180854 «Рабочее колесо центробежного насоса». С Общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии", г.Чистополь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт", г. Ижевск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскано 1000000 рублей компенсации  за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 180854 «Рабочее колесо центробежного насоса», 21045 рублей расходов по оплате госпошлины, 88475 рублей  расходов по оплате судебной экспертизы. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить  решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; нарушение норм материального права и норм процессуального права.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает следующие доводы. Судом первой инстанции не рассмотрен вопрос о наличии права преждепользования у ответчика. По мнению заявителя, суд первой инстанции в нарушение ч.4 и ч.5 ст.71 АПК РФ заранее принял заключение эксперта как доказательство имеющее заранее установленную силу. Суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о вызове в судебное заседание и допроса специалиста и свидетеля. В судебных заседаниях по делу принимал участие и давал пояснения по делу по доверенности от 02.03.2021 г. ФИО6 - начальник СБ ООО "Ижнефтепласт" в отсутствии доказательства наличия высшего юридического образования.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу,  в котором просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, заявил ходатайство о вызове и допросе в судебном заседании апелляционной инстанции эксперта, указав на то, что представленные письменные ответы эксперта на дополнительно поставленные ответчиком вопросы №3 и №4 не вполне полные, требуют дополнительной проверки, и с этой же целью просит привлечь к участию в судебном заседании специалиста для проверки математических методов расчетов, примененных экспертом. 

Истец против удовлетворения ходатайств возражал. 

В соответствии с ч. 3 ст. 86 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда.

По смыслу указанной нормы пояснения и ответы на дополнительные вопросы относятся непосредственно к содержанию собственно экспертного заключения и должны касаться предмета исследования в рамках проведенной экспертизы, т.е. не могут быть поставлены вопросы, не относящиеся к предмету экспертизы или требующие дополнительного исследования. 

Ходатайство ответчика о вызове эксперта в судебное заседание судом первой инстанции удовлетворено, однако, в отсутствии возможности личной явки в судебное заседание эксперт дал письменные ответы на дополнительно поставленные ответчиком письменные вопросы. 

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для вызовы эксперта в судебное заседание апелляционной инстанции, поскольку поставленные судом вопросы соответствую предмету спора, выводы эксперта и заключение являются полными, письменные ответы на дополнительные вопросы ответчика даны в пределах проведенного исследования.

В соответствии со  ст. 55.1 АПК РФ специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам. Лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и пояснения.

Учитывая проведение в рамках рассматриваемого дела судебной экспертизы, которое требовалось в связи с необходимостью разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний в соответствии со ст. 82 АПК РФ, и законодательно к заключению судебной экспертизы предъявляются повышенные требования, чем к консультации специалиста, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для вызова специалиста цели оценки использованных судебным экспертом методов математических расчетов при проведении экспертизы.  Более того, заявитель не указал персонально специалиста, готового дать подобные устные консультации суду апелляционной инстанции.

Кроме того, ответчик заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля руководителя  ООО "Новые технологии" в судебном заседании апелляционной инстанции. 

Истец против удовлетворения ходатайства возражал. 

В соответствии с ч.1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (ч.2 ст. 64 АПК РФ).

В силу ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Какие обстоятельства, известные руководителю, которые могут быть доказаны показанием свидетеля заявитель не указал.

По  указанным основаниям в удовлетворении ходатайства ответчика о допросе свидетеля судом апелляционной инстанции отказано.

Ответчик заявил устное ходатайство о  назначении дополнительной экспертизы на стадии апелляционного производства, на разрешение которой поставить дополнительный вопрос: применялись ли в изделии ответчика элементы полезных моделей, находящихся в открытом доступе. 

Истец против удовлетворения ходатайства возражал. 

В силу ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом.

Назначение судебной экспертизы является правом, а не обязанностью суда: вопрос о назначении экспертизы либо об отказе в ее назначении разрешается судом в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств дела и имеющейся совокупности доказательств, при этом суд самостоятельно определяет достаточность доказательств.

В силу ч. 3 ст. 86 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и оценке судом наравне с другими представленными доказательствами. В соответствии с абзацами вторым и третьим ч. 3 ст. 86 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Согласно ч. 1 ст. 87 АПК РФ в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту. 

Исходя из данной нормы, основаниями к назначению дополнительной экспертизы являются недостаточная ясность или полнота заключения эксперта, а также возникновение вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела.

Из материалов дела следует, что в ходе рассмотрения дела в первой инстанции была проведена экспертиза. 

В соответствии со статьей 268 АПК РФ суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам. При решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

Таким образом, судом апелляционной инстанции может быть назначена дополнительная экспертиза в случае необоснованного отклонения судом первой инстанции ходатайства о назначении дополнительной экспертизы и невозможности рассмотрения дела без экспертного заключения. Сам по себе отказ в назначении дополнительной экспертизы в суде первой инстанции не может являться безусловным основанием для ее назначения в суде апелляционной инстанции.

Судом апелляционной инстанции установлено, что ходатайство о назначении дополнительной экспертизы в ходе рассмотрения дела в первой инстанции не заявлялось.

С учетом имеющихся в деле доказательств, фактических обстоятельств дела, доводов и пояснений представителей лиц, участвующих в судебном заседании, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии необходимости и оснований для проведения дополнительной экспертизы. 

Кроме того, ходатайство заявлено устно, не обеспечено в установленном законом порядке.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание,  проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, ООО «Ижнефтепласт» является обладателем исключительного права на полезную модель «Рабочее колесо центробежного насоса» по патенту Российской Федерации № 180854 с датой приоритета от 19.10.2017, выданному 28.06.2018 со следующей формулой изобретения:

«1. Рабочее колесо центробежного насоса, содержащее диск без лопастей, диск с  лопастями, по меньшей мере, лопасти и сопрягаемая с ними поверхность диска без лопастей выполнены из полимерного материала, на дисках выполнены выступы и пазы, паз одного диска сопрягается с выступами другого диска, отличающееся тем, что угол при вершине выступов не превышает 1800 и отношение площади поперечного сечения пазов к площади поперечного сечения сопрягаемых выступов не более 1,5. 

2. Рабочее колесо центробежного насоса по п. 1, отличающееся тем, что пазы располагаются в дополнительных пазах глубиной не менее 0,2 мм и шириной, большей толщины лопасти. 

3. Рабочее колесо центробежного насоса по п. 1, отличающееся тем, что выступы располагаются в дополнительных пазах глубиной не менее 0,2 мм и шириной, большей толщины лопасти.

Как следует из материалов дела, истцом при работе с контрагентами (покупателями) было выявлено изготовление и продажа ответчиком продукции  с использованием полезной модели по Патенту РФ №180854 «Рабочее колесо центробежного насоса».  С целью проверки указанного обстоятельства агентом истца ООО «Южная Пищевая Машиностроительная компания» во исполнение  агентского договора № 152365 от 10.07.2020, заключенного с истцом, произведена закупка у ответчика продукции.

По договору поставки  № 100НТ от 21.07.2020 на основании товарных накладных т№ 646 от 15.09.2020, № 647 от 15.09.2020 третье лицо приобрело у ответчика 

1. Насос 122ПЭЦНКИ5-125-1800Э с МВК5-20Э, КОШ-73, КС-73 – 2 шт.,

2. Аппарат направляющий 2НТ.114.030 – 750 шт.,

3. Колесо рабочее 2НТ.014.030 – 750 шт., 

4. Аппарат направляющий 2НТ.116.030 – 800 шт.

5. Колесо рабочее 2НТ.016.030 – 800 шт.

При осмотре приобретенной продукции, а именно, Колеса рабочего 2НТ.016.030 и Насоса 122ПЭЦНКИ5-125-1800Э с МВК5-20Э, истцом выявлено использование полезной модели по Патенту №180854 «Рабочее колесо центробежного насоса» при изготовлении указанной продукции ответчика.

03.11.2020 истец обратился к ответчику с претензией о прекращении нарушения его исключительных прав.

В ответе на претензию от 15.02.2019 ответчик указал, что при изготовлении не использует зависимые пункты 2 и 3 формулы.

 Полагая, что его право на полезную модель нарушено, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. В письменных объяснениях (т. 5 л.д. 64) истец уточнил, что  взыскивает  2 289 600 рублей компенсации  на основании п. 1 ст. 1406.1 Гражданского кодекса РФ, согласно которой правообладатель  вправе требовать  от нарушителя выплаты компенсации в  размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом  по усмотрению суда исходя из характера  нарушения.

Устанавливая  обстоятельства, имеющие значение для дела, суд первой инстанции определением от 16.08.2021 по ходатайству истца назначил судебную экспертизу, проведение которой поручил эксперту ФИО5

Перед экспертом были поставлен следующий вопрос:

Использован ли в изделиях ответчика «Колесо рабочее 2НТ.016.030», «Насос 122ПЭЦНКИ5-125-1800Э с МВК5-20Э, КОШ-73, КС-73», приобретенных по товарным накладным № 646 от 15.09.2020, № 647 от 15.09.2020, каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в Патенте РФ № 180854 формулы полезной модели?

По результатам проведения судебной экспертизы  экспертом составлено экспертное заключение (т.4 л.д.82 – т. 5 л.д. 29), в котором экспертом дан следующий ответ на поставленный вопрос:

- в изделиях ответчика «Колесо рабочее 2НТ.016.030», «Насос 122ПЭНЦКИ5-125-1800Э с МВК-207, КОШ-73, КС-73», приобретенных по товарным накладным №646 от 15.09.2020, использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1, содержащейся в Патенте РФ №180854 формуле полезной модели.

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из следующего. 

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации судом рассматриваются споры, связанные с защитой патентных прав, в частности, споры о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 8 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации полезные модели отнесены к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

Статьей 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи (пункт 3 этой статьи).

Применяя указанные нормы, суд первой инстанции верно определил круг доказывания по требованию о защите исключительных прав на полезную модель: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком. На ответчика возлагается бремя доказывания законности использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности.

Как установлено судом первой инстанции, подтверждается материалами дела, и не оспаривается сторонами, истцу принадлежат исключительные права на полезную модель по Патенту Российской Федерации №180854 «Рабочее колесо центробежного насоса», с приоритетом от 19 октября 2017 года.

Согласно правовой позиции изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 609/13 от 11 июня 2013 года по делу № А60-17304/2011, поскольку структура формулы по патенту является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

Как следует из экспертного заключения ФИО5 от 26.10.2021, ответчиком при в изготовлении изделий использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в Патенте РФ №180854 формуле полезной модели.

Таким образом, ответчиком используется в своей деятельности полезная модель по патенту Российской Федерации №180854 «Рабочее колесо центробежного насоса», исключительные права на которую принадлежат истцу.

Доказательств передачи ответчику прав на указанную полезную модель не представлено.

Возражая против удовлетворения заявленных требований в ходе судебного разбирательства в первой инстанции, ответчик представил возражения на заключение экспертизы (т. 5 л.д. 40-42), дополнения к возражению на заключение экспертизы (т. 5 л.д. 53-55), рецензию специалиста ФИО7 (т. 5 л.д. 58-61) на заключение эксперта. Возражения  ответчика сводятся к несогласию с выводами эксперта о совпадении пункта 1 патента касательно того, что «угол  при вершине выступов не превышает 180(». 

По мнению ответчика, в представленной ответчиком технической документации на рабочие колеса вершины выступов закруглены, не содержат угла как такового; выводы экспертизы противоречат протоколу осмотра объектов исследования, в котором указано, что угол при вершине  выступов невозможно определить в связи с пластичной деформацией выступов при сборке колеса, для определения угла при вершине  необходимо изучение рабочих чертежей; в экспертизе  эксперт ссылается  на использованные технические  средства: электронный микроскоп и транспортир, однако, не приводит их заводские номера и сведения о поверке используемых инструментов.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе ответчика о том, что заключение эксперта является недопустимым доказательством, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.

В силу части 2 статьи 64, части 5 статьи 71, части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение судебной экспертизы является доказательством, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Анализируя заключение эксперта, суд первой инстанции исходил из того, что право определять средства и способы проведения экспертного исследования согласно требованиям законодательства предоставлено эксперту.

Эксперт осуществлял сравнительный анализ признаков, указанных в формуле полезной модели, согласно патенту и признаков исследуемого объекта, результат сравнения отражен им в заключении.

В соответствии с представленными ответами эксперта на письменные вопросы ответчика, эксперт провел параллельное исследование поперечного сечения выступа «Колеса рабочего 2НТ.016.030» до его сборки в готовое изделие (в состоянии проектированиия по аналогии с чертежами полезной модели в Патенте РФ №180854 и после его сборки с учетом пластической деформации при сборке готового изделия в соответствии с требованиями пункта 123 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 №10. В обоих вариантах исследования был получен один и тот же результат: угол при вершине выступов не превышает 1800.

Аналогичный ответ был дан ответчику на вопрос о несоответствии размера угла при вершине выступа в сопряженном пазом виде натурного колеса на стр. 24 и на стр. 39-40 экспертизы.

В выводе экспертизы был представлен аргументированный ответ на поставленный вопрос суда в определении суда от 18.08.2021. Вопрос является ли дуга ДЕ указанных выступов разных колес ООО «Новые технологии» «2НТ.016.030» и «2НТ.016.125» одной геометрической фигурой перед экспертом поставлен не был. 

Также экспертом указано на отсутствие при проведении экспертизы консультаций сторонних специалистов. 

Доводы, изложенные в рецензии специалиста ФИО7 относительно того, что доводы эксперта в части вычисления угла при вершине выступов изделий «Колесо рабочее  2НТ.016.0330» и «Колесо рабочее НТ 5-125», также исследованы судом первой инстанции и отклонены по следующим основаниям.

Как следует из формулы полезной модели, изложенной в патенте №180854, угол при вершине выступов не превышает 1800.

В примечаниях экспертного заключения эксперт приходит к выводу о непревышении угла при вершине выступа 1800 . 

Экспертом давалась подписка о предупреждении его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Доказательств, свидетельствующих о некомпетентности эксперта, не имеется, отсутствуют обстоятельства для отвода эксперта по основаниям, указанным в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации.

Сведений о нарушении экспертом процедуры проведения экспертизы и требований закона при ее проведении у суда не имеется.

Поддерживая выводы суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции отмечает, что Проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Повторно проанализировав содержание заключения эксперта, и оценив его в совокупности с другими доказательствами и доводами участвующих в деле лиц по правилам ст. 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что экспертное заключение является обоснованными и подтвержденными документально, с точки зрения полноты и обоснованности - соответствующими требованиям ст. 86 АПК РФ. Каких либо противоречий, сомнений в достоверности выводов эксперта у суда не возникло, экспертиза проведена с предупреждением эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в силу чего данное заключение правомерно признано судом первой инстанции надлежащим доказательством по делу. Исследовательская часть заключения обладает достаточной полнотой рассматриваемых обстоятельств строго в отношении поставленных вопросов, в рассматриваемом случае отсутствуют сомнения в обоснованности выводов эксперта или противоречия в его выводах, в заключении даны ответы на поставленные вопросы, не допускающие, с учетом доказательств, имеющихся в материалах дела, противоречивых выводов или неоднозначного толкования.

Экспертом даны ответы на поставленные ответчиком вопросы в рамках проведенного исследования.

Доказательств, опровергающих выводы эксперта, в материалы дела не представлено. Ходатайств о проведении повторной или дополнительной экспертизы в ходе рассмотрения дела в первой инстанции ответчиком не заявлено

Довод заявителя об отсутствии сведений о поверке используемых экспертом электронного микроскопа и транспортира отклоняется по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26.06.2008 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

Исходя из методики проведения исследования и фотоматериалов, представленных в заключении, фактических измерений электронным микроскопом  не проводилось, микроскоп использован  для фотографирования  спорных изделий при производстве натурного осмотра. Транспортир является изделием, изготовленным с использованием  государственного стандарта, на стр. 16, 24 заключения экспертизы  эксперт указывает  угол при вершине выступа, зафиксированный при помощи транспортира, однако, сведений о его несоответствии действующим стандартам ответчиком не приводится. 

При этом, как верно отметил суд первой инстанции, эксперт ввиду обладания достаточной квалификацией и соответствующими знаниями вправе самостоятельно избирать методы исследования в соответствии с задачами и объектом исследования, а также собственным мастерством владения ими. В то время как ответчик не обладает специальными познаниями в области экспертной оценки, в связи с чем, доводы последнего не могут опровергнуть выводов экспертного заключения, составленного экспертом, квалификация которого подтверждена представленными в дело документами (дипломы, свидетельства и пр.). Кроме того, пояснения по методике исследования были даны экспертом в письменных ответах на вопросы ответчика.

В отношении содержащегося в рецензии эксперта ФИО7 мнения о допущенных при подготовке экспертного заключения нарушениях исследования, судом не установлено, и не опровергает выводов судебной экспертизы. 

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования  о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,  к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; а также о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1).

В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Таким образом, требование истца о запрете использования ответчиком при изготовлении продукции, предложении к продаже, продаже, хранении, или при ином способе ввода в гражданский оборот полезной модели по Патенту РФ №180854, права на которую принадлежат истцу, является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Оценивая обоснованность взысканного судом первой инстанции компенсации, суд апелляционной инстанции отмечает следующее. 

Как указано выше, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права в сумме 2 289 600 руб. 

Согласно ст. 1406.1 Гражданского кодекса РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 59 постановления Пленума ВС РФ N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 постановления Пленума ВС РФ N 10).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 АПК РФ определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению.

Как разъяснено в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

В  обоснование  периода незаконного использования  и размера компенсации истец ссылается на сведения  официального сайта ООО «Новые Технологии» https://nt-lift.com/about/proizvodstvo/ следующего содержания:  «Участок изготовления рабочих органов из полимерных композиционных материалов, запущенный в 2018 году оснащен высокопроизводительным термопластавтоматом и станком ультразвуковой сварки. Номенклатура выпускаемых рабочих органов из высокотемпературных ПКМ постоянно расширяется». 

По утверждению истца, в презентации  ответчика (т. 1 л.д. 55-61) распространены сведения следующего содержания: «в 2017 году компанией ООО «Новые технологии» запущен проект освоения выпуска ЭЦН с рабочими колесами из полимерных композиционных материалов (ПКМ); на базе производственной площадки в городе Чистополь запущен участок по производству пластиковых рабочих колес; цикл от проектирования до выпуска готовой детали составляет 3-4 месяца; предприятием      освоен      выпуск      рабочих      ступеней      для ЭЦН (электроцентробежный насос)». На страницах презентации представлены фотографии готовых изделий – рабочих колес. Истец указывает, что ответчик, длительный период времени, начиная с 2018 года, использует в производстве продукции полезную модель по Патенту РФ № 180854 «Рабочее колесо центробежного насоса», при этом за 2019 год объем выручки ответчика составил 5,2 млрд. в год.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Между тем, только на основании данных размещенных в сети Интернет и презентации ответчика невозможно с достоверностью установить соответствие  предлагаемых к продаже ответчиком изделий патенту истца и объем выручки ответчика от продажи продукции с использованием патента истца, наличие на стороне истца упущенной выгоды в размере 2 289 600 рублей. 

Принимая во внимание изложенное, оценив в совокупности приведенные сторонами доводы и имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, в том числе объем и стоимость закупленной у ответчика продукции (насоса 122ПЭЦНКИ5-125-1800Э с МВК5-20Э, колес рабочих 2НТ.016.030), суд первой инстанции, исходя из требований разумности и справедливости, приняв во внимание характер допущенного нарушения, срок и продолжительность использования изобретения, объем реализованной ответчиком продукции, основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, пришел к выводу об определении размера компенсации, соразмерной допущенному нарушению в сумме 1 000 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований не согласиться с указанными выводами суда первой инстанции, учитывая что они должным образом мотивированы, соответствуют имеющимся в материалах дела доказательствам.

Распределение судом первой инстанции судебных расходов соответствует требованиям ст. 110 АПК РФ и правовому подходу, изложенному в Определении ВС РФ   от 25.09.2017  № 309-ЭС17-12761.

На основании ст.ст. 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом  разъяснений, изложенных в пунктах 10, 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", в определении Конституционной Суда Российской Федерации от 23.12.2014 N 2777-О суд исходит из того, что когда заявлено два самостоятельных требования, в отношении одного из которых подлежит применению пропорциональный подход распределения судебных расходов, а на другое требование такой подход не распространяется, судебные расходы подлежат делению поровну на количество заявленных требований и возмещаются по каждому требованию отдельно исходя из удовлетворения, частичного удовлетворения либо отказа в удовлетворении каждого из этих требований.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции установлено, что доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела не допустил нарушения норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции также не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным.

В силу ч.1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 февраля 2022 года по делу № А65-1481/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья                                                                          А.Э. Ануфриева

 

Судьи                                                                                                                   Е.В. Коршикова

 

С.Ш. Романенко