ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-29333/2024

Дело № А40-226220/23

г. Москва

24 января 2025 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2025 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 24 января 2025 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Г.М. Никифоровой, 

судей: В.И. Попова, Л.Г. Яковлевой, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания С.Н. Матюхиным, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Роспатента 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2024 по делу № А40-226220/23, по заявлению ООО «Тагильское пиво» к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании решение недействительным,

третье лицо: индивидуальный предприниматель ФИО1, 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: не явился, извещен;

от заинтересованного лица: ФИО2 по доверенности от 10.01.2025; 

от третьего лица: не явился, извещен.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО» (далее – заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО1; о признании незаконным отказ в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО1 

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле был привлечен индивидуальный предприниматель ФИО1.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2024 заявление удовлетворено.

Не согласившись с указанным судебным актом, Роспатент обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований заявителя в полном объёме.

В обоснование апелляционной жалобы Роспатент указал на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела; недоказанность, имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд счёл установленными.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.kad.arbitr.ru) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были извещены надлежащим образом в суде первой инстанции, признаются извещенными в суде апелляционной инстанции.

В судебном заседании представитель общества по доводам жалобы возражал, в порядке статьи 262 АПК РФ представил письменные возражения по доводам жалобы.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей Роспатента и третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания. 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Апелляционный суд повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, отзыв, заслушав сторону, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2024.

Как следует из материалов дела и установлено апелляционным судом, 01 июля 2021г. между ООО «Тагильское пиво» (далее - правообладатель, лицензиар) и ИП ФИО1 (далее - лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 81495 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц, в том числе посредством сети Интернет; продвижение товаров через спонсорство спортивных мероприятий; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), для которых зарегистрированы эти товарные знаки, на условиях простой (неисключительной) лицензии, сроком до «10» июля 2030г. Указанный договор представлен на государственную регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности «11» января 2023г. 

В результате рассмотрения представленных для государственной регистрации документов «10» марта 2023г. в адрес ООО «Тагильское пиво» направлено уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов. 

В Уведомлении сообщалось, что согласно пункту 3 статьи 1489 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание.

Товарные знаки № 814952 и №814953 включают в качестве неохраняемого элемента словосочетание «Тагильское пиво». 

Согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана географическому указанию «Тагильское пиво» (№294) в отношении товара «пиво». 

Роспатент при рассмотрении документов, руководствуясь п.64 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденным приказом Минэкономразвития России от «10» июня 2016г. №371 (далее Регламент №371), осуществил проверку соответствия документов условиям регистрации, указанным в т.ч. в пп. «з» п.3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015г. № 1416 (далее - Правила государственной регистрации, Правила № 1416), согласно которым государственная регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется в случае, если права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав.

По мнению Роспатента, поскольку лицо, которому предоставляется право использования указанных товарных знаков по договору - ИП ФИО1, не является обладателем исключительного права на географическое указание №294, использование им сходных с географическим указанием товарных знаков, способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. При этом Роспатент указывает, что поскольку право использования по договору предоставляется в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц, в том числе посредством сети Интернет; продвижение товаров через спонсорство спортивных мероприятий; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), то данные услуги 35 класса МКТУ являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», также зарегистрированным для данных товарных знаков. 

На основании изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что поскольку товарные знаки № 814953, № 814952 являются сходными с географическим указанием №294, их использование лицом, не обладающим исключительным правом на географическое указание № 294, способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. В связи с этим государственная регистрация предоставления права использования товарных знаков № 814953 и № 814952 не может быть осуществлена. 

В ответ на Уведомление ООО «Тагильское пиво» были представлены заявление, откорректированное в части услуг, в отношении которых предоставляется право использования по договору, и пояснения. 

Однако уточненное заявление и пояснения ООО «Тагильское пиво» не приняты во внимание Роспатентом и в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков № 814953 и № 814952 по лицензионному договору с ИП ФИО1 отказано на основании заключения по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору. 

Не согласившись с отказом в государственной регистрации заявитель обратился с иском в суд.

Апелляционный суд, оценив в совокупности в соответствии со статьёй 71 АПК РФ все имеющиеся в деле доказательства, поддерживает решение суда первой инстанции на основании следующего.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129 применительно к п. 2 ст. 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя. 

Из оспариваемого Уведомления об отказе не усматривается информация о том, каким образом предоставление ИП ФИО1 исключительного права на товарные знаки по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.

Товарные знаки ООО «Тагильское пиво», как упомянуто выше, зарегистрированы до появления исключительного права на географическое указание «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО». Цель регистрации указанных товарных знаков - расширение каналов сбыта продукции ООО «Тагильское пиво» посредством создания сети специализированных розничных магазинов. Позднее, с даты 25.12.2020г. зарегистрировано географическое указание «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО» с указанием товара «пиво». Правовая охрана свидетельствует о том, что товар «пиво» производителя ООО «Тагильское пиво» имеет определенное качество, репутацию и другие характеристики, которые в значительной степени связаны с городом Нижний Тагил. Заявитель в уточненном заявлении конкретизировал вид услуги, ограничив предоставляемое право использования до следующих услуг: «услуги магазинов по розничной продаже товаров «пиво», правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем географического указания № 294 ООО «Тагильское пиво». 

Таким образом, у потребителей, при оказании ИП ФИО1 услуг по розничной продаже пива, введенного в гражданский оборот самим производителем ООО «Тагильское пиво», не может создаться искаженное представление относительно места происхождения товара или характеристик товара. В магазинах ИП ФИО1 реализуется только пиво, произведенное ООО «Тагильское пиво», пиво других производителей в магазинах не представлено. 

Завод по производству пива ООО «Тагильское пиво» широко известен в Свердловской области, где расположены фирменные магазины ИП ФИО1, а также за ее пределами. Магазины ИП ФИО1 позиционируют себя на рынке как фирменные магазины производителя пива ООО «Тагильское пиво». Потребитель однозначно понимает, что в фирменном магазине «Тагильское пиво» ИП ФИО1 он приобретает продукцию, произведенную ООО «Тагильское пиво». 

Специализированная розничная продажа лицензиатом пива, произведенного именно ООО «Тагильское пиво», будет способствовать более эффективному продвижению на рынке товара, обладающего определенными характеристиками и репутацией, которые хорошо известны потребителям Свердловской области и не только, а отказ в государственной регистрации лицензионного договора сделает невозможным продвижение продукции ООО «Тагильское пиво» через сеть фирменных магазинов, открытых третьими лицами под брендом «Тагильское пиво» с использованием спорных товарных знаков. 

Кроме этого, в оспариваемом уведомлении Роспатент указывает, что услуги 35 класса МКТУ: продвижение продаж для третьих лиц, в том числе посредством сети Интернет; продвижение товаров через спонсорство спортивных мероприятий; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво». 

При этом Роспатент не учитывает и не анализирует, что заявитель уточнил в откорректированном заявлении, что право использования по договору предоставляется в отношении «услуг магазинов по розничной продаже товаров «пиво», правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем географического указания № 294 ООО «Тагильское пиво», а просто указывает, что представленные документы не устраняют препятствий для государственной регистрации. 

Вопрос однородности товаров и услуг не входит в круг обстоятельств, которые должны быть исследованы Роспатентом при принятии решения о регистрации или об отказе в регистрации лицензионного договора. 

Правила №1416 и Регламент № 371 не содержат положений, устанавливающих порядок, методику или способы определения однородности товаров и услуг. Географическое указание «Тагильское пиво» зарегистрировано именно для товара «пиво», производимого в городе Нижний Тагил, имеющего определенное качество и репутацию, а услуги 35 класса МКТУ, в частности «услуги магазинов по розничной продаже товаров «пиво», правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем географического указания № 294 ООО «Тагильское пиво», являются способом продвижения определенной продукции на рынке. 

Товарными знаками № 814953 и № 814952 продукция ООО «Тагильское пиво» не маркируется, данные товарные знаки при их разработке правообладателем изначально были предназначены для оформления вывесок и интерьеров фирменных магазинов, деятельность в которых будут вести третьи лица. 

Ссылка Роспатента в Уведомлении на положения пп.1 п.3 и пп.3 п.3 ст. 1519 ГК РФ не относится к правоотношениям сторон лицензионного договора, поскольку правообладатель в лицензионном договоре выражает свою волю на использование ИП ФИО1 принадлежащих ему на законном основании товарных знаков. В данном случае заключение лицензионного договора направлено на установление правомерного использования лицензиатом товарных знаков. 

В п. 17 Правил № 1416 указано, что основаниями для отказа в государственной регистрации являются: а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; б) непредставление ответа в установленный абз. третьим п. 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абз. вторым п. 15 настоящих Правил; в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных п. 3 настоящих Правил. Так, пп. «и» п. 3 Правил № 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. 

Согласно п. 64 Регламента № 371 рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия, указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в пп. «а» - «е», «з», «и» п. 3 Правил, с учетом положений ст.ст. 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 - 1239, 1262, 1362, 1365 - 1367, 1369, 1458 - 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ. ООО «Тагильское пиво» предоставлено исключительное право на товарные знаки № 814952 и № 814953 в отношении товаров 32 класса и услуг 35 класса МКТУ с дискламацией словесных элементов «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО», как описательных, характеризующих место производства и вид товара. Кроме этого в вышеуказанных товарных знаках неохраняемыми являются в принципе все слова и цифры, а также изображение в виде формы кронен-крышки. На дату приоритета товарных знаков «10» июля 2020 г. в реестре географических указаний отсутствовали охраняемое географическое указание «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО», а также поданная заявка на регистрацию обозначения в качестве географического указания. 

Изначально товарные знаки зарегистрированы без включения в них географического указания в качестве неохраняемого элемента. 

В соответствии со ст. 1232 ГК РФ исключительное право на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого средства. Бесспорным является факт, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 814953 и №814952 не оспорены, их правовая охрана не признана недействительной в установленном законом порядке, следовательно, ООО «Тагильское пиво» как правообладатель вправе распоряжаться своими правами на эти товарные знаки. 

В соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования средства индивидуализации в установленных лицензионным договором пределах. 

Кроме этого, согласно п.2 ст. 1232 ГК РФ предоставление права использования товарных знаков подлежит государственной регистрации. 

Лицензиат ИП ФИО1 не обладает исключительным правом на географическое указание «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО», поскольку данное лицо не является производителем товара «пиво». Согласно выписке из ЕГРИП основным видом деятельности ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***> является «торговля розничная пивом в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.25.12). 

Действительно, товарные знаки включают неохраняемые описательные элементы «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО». 

Условиями лицензионного договора предоставляются права использования товарных знаков только в отношении услуг 35 класса МКТУ, предоставление права использования товарных знаков в отношении товаров 32 класса МКТУ не предполагается. 

Указанный п. 3 ст. 1489 ГК РФ не содержит каких-либо ограничений в отношении предоставления лицензиату права использования товарных знаков в отношении услуг. 

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам уже неоднократно отмечал ошибочное толкование Роспатентом положений п. 3 ст. 1489 ГК РФ, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование. Указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географического указания. 

Таким образом, доводы Роспатента, указанные в отказе в регистрации лицензионного договора, вытекают из ошибочного толкования норм, касающихся процедуры регистрации лицензионного договора, Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения пояснений ООО «Тагильское пиво», выраженные в нерассмотрении всех доводов заявителя, а также Роспатентом не установлены все обстоятельства имеющие значение для полного и обоснованного рассмотрения возражений правообладателя товарного знака, не дана им правовая оценка. 

Кроме этого, отказ в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору нарушает право заявителя на распоряжение вышеуказанными товарными знаками, а также делает невозможным ведение бизнеса по розничной продаже пива через сеть фирменных магазинов, открытых третьими лицами под брендом «Тагильское пиво» с использованием спорных товарных знаков. 

Согласно п. 1 ст. 1516 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта ТОВАР, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). 

На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства ТОВАРА, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара. 

По лицензионном договору ООО «Тагильское пиво» предоставляет ИП ФИО1 право использование товарных знаков только в отношении УСЛУГ 35 класса МКТУ (в частности «услуги магазинов по розничной продаже товаров «пиво», правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем географического указания № 294 ООО «Тагильское пиво»). 

ИП ФИО1 не является производителем товара «пиво», а осуществляет деятельность по розничной продаже пива производства ООО «Тагильское пиво» и сопутствующих товаров в фирменных магазинах, брендированных товарными знаками ООО «Тагильское пиво».

Из оспариваемого Уведомления об отказе (заключения) не усматривается информация о том, каким образом предоставление ИП ФИО1 исключительного права на товарные знаки по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. 

Вывод о введении потребителя в заблуждение относительно товара при оказании услуги по продаже Роспатентом никак не обоснован и не доказан. Использование ИП ФИО1 товарных знаков, включающих словосочетание «Тагильское пиво», на вывеске магазина, в оформлении торгового зала, при оказании услуг по продаже товаров в розницу исключает даже вероятность введения потребителя в заблуждение: 

- товар «пиво» произведен в административно-территориальной единице г. Нижний Тагил, введен в гражданский оборот обладателем исключительного права на географическое указание, не порождает никаких других ассоциаций и представлений и соответствует действительности; 

- характеристики товара «пиво», произведенного непосредственно владельцем исключительного права на географическое указание, соответствуют характеристикам по свидетельству №294; 

- ООО «Тагильское пиво» как производитель широкой линейки пива и пивных напитков хорошо известен на территории Свердловской области, продукция компании представлена в большинстве розничных магазинов на территории региона, таким образом потребитель однозначно понимает, что в магазинах ИП ФИО1 он приобретает продукцию, произведенную ООО «Тагильское пиво». 

Вопросы использования зарегистрированного географического указания и нарушения исключительного права на него не входят в компетенцию Роспатента. Роспатент является лишь регистрирующим органом, в компетенцию которого не включены полномочия по контролю за использованием зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и пресечению действий по нарушению исключительных прав. 

На основании изложенного, суд считает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения допустил нарушение положений статей 1232, 1233, 1490 ГК РФ, положений пункта 3 Правил, в связи с чем, признает заявленные требования о признании недействительным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО1 подлежащими удовлетворению. 

Согласно пункту 3 части 4 статьи 201 АПК РФ, в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части. 

Устранением нарушенных прав и законных интересов заявителя в данном случае является обязание Роспатента зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО1

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, в связи с чем, оснований для отмены или изменения решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. 

Доводы жалобы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств правомерно установленных судом, являются несостоятельными, поскольку основаны на неверном толковании норм права в связи с чем, не могут быть положены в основу отмены решения.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 АПК РФ), при принятии решения судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2024 по делу № А40-226220/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья: Г.М. Никифорова 

Судьи: В.И. Попов   

 Л.Г. Яковлева