ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А29-10801/2019

г. Киров

11 ноября 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 03 ноября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 ноября 2020 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судейСавельева А.Б., Щелокаевой Т.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания   ФИО2,

при участии в судебном заседании:

представителя истца и третьего лица – ФИО3, действующего на основании доверенностей от 17.12.2018, от 13.09.2019,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4

на решение Арбитражного суда Республики Коми от 08.07.2020 по делу № А29-10801/2019, определение Арбитражного суда Республики Коми от 20.08.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

третье лицо: индивидуальный предприниматель ФИО5 (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, об устранении нарушений исключительного права, взыскании судебной неустойки, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Аспект» (далее также – истец, Общество, ООО «Аспект») обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее также – ответчик, заявитель, предприниматель, ИП ФИО4) о взыскании 3 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак за период с 01.04.2018 по 01.08.2019. 

Также Общество просило обязать ИП ФИО4 удалить схожее до степени смешения обозначение «Гранат» из помещения по адресу ул. 40 лет Коми АССР, 3/16, город Ухта, а также со всех материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ИП ФИО4, в том числе с документации, рекламы, вывесок в течение 5 дней с момента вступления в силу судебного акта. 

На случай неисполнения решения суда об удалении схожего до степени смешения обозначения «Гранат» просило установить судебную неустойку с ИП ФИО4 в пользу ООО «Аспект» в размере 3225 рублей в день.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена индивидуальный предприниматель ФИО5.

Исковые требования основаны на статьях 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы неправомерным использованием ответчиком товарного знака истца, предоставленного ООО «Аспект» на условиях исключительной лицензии по лицензионному договору от 17.08.2018.

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 08.07.2020 исковые требования удовлетворены. Суд первой инстанции обязал ИП ФИО4 удалить схожее до степени смешение обозначение Гранат из помещения по адресу: ул. 40 лет Коми АССР, 3/16, город Ухта, а также со всех материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок в течение 15 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу. 

Ответчику установлена судебная неустойка в размере 150 рублей на случай неисполнения решения суда в течение 15-ти рабочих дней с момента вступления в законную силу за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения решения суда.

С ответчика в пользу ООО «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  взыскана компенсация за неправомерное использование товарного знака в размере 3 200 000 рублей и 45 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

20.08.2020 Арбитражный суд Республики Коми вынес определение  об исправлении опечаток, допущенных при изготовлении определений от 12.08.2019, от 03.09.2019, от 08.10.2019, от 30.10.2019, от 18.12.2019, от 11.02.2020, от 10.09.2020, от 06.05.2020, от 08.07.2020 (резолютивной части определения от 30.06.2020), решении от 08.07.2020 (резолютивной части решения от 30.06.2020), относительно неверно указанных в названных судебных актах регистрационных данных истца (индивидуального номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера); верными следует считать ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>.

Предприниматель с принятым решением и определением от 20.08.2020 суда не согласился, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просит решение и определение суда первой инстанции отменить по причине допущенных нарушений материальных и процессуальных норм права и отказать истцу в удовлетворении требований в полном объеме.

По мнению заявителя жалобы, обжалуемое решение вынесено в пользу лица, не участвовавшего в рассмотрении дела; истцом не соблюден обязательный досудебный порядок разрешения спора.

Обжалуя определение суда об исправлении опечатки от 20.08.2020, заявитель указывает на незаконность вынесенного судебного акта, поскольку исправление регистрационных данных истца ведет к изменению содержания принятого судом решения, неверно определившего надлежащего правообладателя по заявленному спору.

Считает, что в части спора по схожести используемых сторонами логотипов не доказан факт идентичности используемого ответчиком обозначения до степени смешения с товарным знаком истца (словестного обозначения, графической части, цветовой и стилистической схемы, размера шрифта, наклона текста). 

Также указывает на недоказанность периода незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежности кафе ИП ФИО4 Отмечает отсутствие конкуренции между сторонами в сфере предоставляемых услуг в силу территориальной отдаленности заведений общественного питания истца и ответчика друг от друга (г. Ухта и г. Сыктывкар).

Заявляет о злоупотреблении истцом правом при определении размера заявленной к взысканию компенсации в силу ее несоразмерности допущенному нарушению и последствиям такого нарушения. Считает, что компенсация должна быть снижена до 5000 рублей. 

Общество представило отзывы на апелляционные жалобы, в которых просит в удовлетворении требований заявителя отказать, вынесенное решение  считает законным и обоснованным. Отмечает, что, не смотря на допущенную опечатку в регистрационных данных ООО «Аспект» в исковом заявлении и судебных актах суда, приложенные к исковому заявлению документы и документы, которые предоставлялись Обществом в ходе рассмотрения дела, и послужили основанием для вынесенного решения, содержат достоверные данные о правообладателе исключительных прав на спорный товарный знак. 

Размер присужденной судом компенсации считает соразмерным допущенному ответчиком нарушению исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака. Полагает, что ответчик не доказал основания для снижения суммы компенсации. В подтверждение периода использования товарного знака с декабря 2016 года ссылается на уведомление Управления Роспотребнадзора по Республике Коми от 01.09.2016. Стоимость использования товарного знака ООО «Аспект» обосновывает условиями лицензионного договора от 17.08.2018, заключенного с  ИП ФИО5 Считает, что Общество вправе взыскивать компенсацию за период, предшествующий государственной регистрации лицензионного договора. 

Третье лицо отзыв на апелляционные жалобы не направило.

В судебном заседании, назначенном на 28.10.2020, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 13 час.00 мин. 03.11.2020.

Определением от 02.11.2020 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в составе суда произведена замена; в связи с нахождением в очередном отпуске судья Горев Л.Н. заменен на судью Савельева А.Б. Рассмотрение жалобы произведено с самого начала.

Представитель истца и третьего лица  в судебном заседании 03.11.2020 ранее заявленные доводы и возражения поддержал.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о дате и времени судебного заседания в соответствии с требованиями статей 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность решения и определения Арбитражного суда Республики Коми проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Поскольку апелляционные жалобы поданы на два судебных акта, принятых по одному делу, а по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на несколько судебных актов по одному делу не исключается принятие одного судебного акта, суд апелляционной инстанции в соответствии с абзацем 5 пункта 7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» рассматривает апелляционные жалобы в судебном заседании с принятием одного судебного акта.

Как следует из материалов дела, 17.10.2017 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на основании заявки № 2016747505 за ФИО5 на правах правообладателя по свидетельству № 633020 зарегистрирован комбинированный товарный знак (знак обслуживания)   виде графического элемента, выполненного в цветовом сочетании (белый, черный), и словесного элемента «гранат» (далее – товарный знак) с датой приоритета 14.12.2016; дата истечения срока действия исключительного права -14.12.2026. 

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров/или услуг 43-го класса МКТУ, включающего, в том числе виды деятельности «аренда помещений для проведения встреч, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров». 

В обоснование иска общество указывает, что 17.08.2018 между истцом (лицензиатом) и третьим лицом (лицензиаром) года заключен лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака, по условиям которого лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора право на использование товарного знака (знака обслуживания) «Гранат», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, номер государственной регистрации 633020, для обозначения лицензиатом оказываемых им услуг, а лицензиат оплачивает такое использование в соответствии с условиями договора (пункт 1.1 договора) (л.д. 31-33 т.1).

В соответствии с пунктом 2.5 договора лицензиат уплачивает лицензиару за право пользование товарным знаком 100 000 рублей в месяц.

Лицензиар предоставляет отсрочку платежа за право пользование товарным знаком. Лицензиат должен произвести оплату за право пользования товарным знаком не позднее 30.12.2019 за весь период пользования товарным знаком (с 15.12.2016 по 31.12.2019). В последующем, лицензиат уплачивает лицензиару плату за право пользования товарным знаком не позднее 30 числа следующего месяца за отчетным месяцем использования товарного знака.

Согласно пункту 2.8 договора, если третьи лица нарушают права, предоставленные по договору лицензиату, то лицензиат имеет право предъявить иск к таким лицам. Лицензиат имеет право на соответствующие расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного решения.

Пунктом 7.1 договора предусмотрено, что исключительное право использования результата товарного знака № 633020 без сохранения за лицензиаром прав выдачи лицензий другим лицам предоставляется лицензиату на срок по 14.12.2026.

Стороны договорились распространить действие договора на взаимоотношения сторон с 15.12.2016 (пункт 7.1.11 договора).

01.04.2019 лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте, регистрационный № РД 0290444.

Согласно пояснениям истца Обществу стало известно о нарушении ИП ФИО4 исключительных прав ООО «Аспект» на товарный знак в части использования словесного обозначения «Гранат» в деятельности Лаунж-кафе «Гранат» в составе следующего обозначения ; деятельность ответчика осуществляет по адресу: 

<

...> Коми АССР, 3/16. 

Истец считает, что комбинированное обозначение (товарный знак), исключительные права на которое принадлежит истцу в силу заключенного с третьим лицом лицензионного договора, незаконно используется ответчиком с 01.04.2018 (дата открытия кафе).

В подтверждение истцом представлены распечатки интернет-страниц группы социальной сети «ВКонтакте» http:vk.com/granat.uhta, на которых размещена информация о нахождении Лаунж-кафе по указанному адресу, дате открытия, меню, режиме работы и т.д. (л.д. 20-22 т.д. 1); также истец ссылается на письмо зам.руководителя Коми УФАС России от 06.11.2019, где отражены письменные пояснения предпринимателя об осуществлении им деятельности в 2018 – 2019 гг. (т.1 л.д.101).

Претензией от 15.08.2019 Общество потребовало от Предпринимателя перечислить в пользу ООО «Аспект» компенсацию за нарушение исключительного права за период использования товарного знака (с 01.04.2018 по 01.08.2019) в размере 3 200 000 рублей.

Неисполнение указанного требования в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца 05.08.2019 с настоящим иском в суд.

В подтверждение факта внесения платы по лицензионному договору истцом в материалы дела представлены платежные поручения от 14.08.2019 №821 на сумму 1 250 000, от 16.09.2019 № 935 на сумму 700 000 рублей, от 27.09.2019 № 973 на сумму 500 000 рублей, от 29.10.2019 № 1105 на сумму 500 000 рублей, от 28.11.2019 № 1225 на сумму 300 000 рублей, от 27.12.2019 № 1352 на сумму 100 000, от 28.01.2020 № 106 на сумму 300 000, от 30.01.2020 № 112 на сумму 100 000 рублей, от 25.02.2020 №210 на сумму 100 000 рублей.

В целях подтверждения схожести до степени смешения используемого ответчиком комбинированного обозначения истец представил заключение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2020, согласно которому по результатам проверки соответствия комбинированного обозначения , заявленного в отношении услуг 43 класса МКТУ (заявка №2019750043), установлено, что оно сходно до степени смешения со словестным элементом «гранат» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя ФИО5 (свидетельство № 633020). Сделан вывод о невозможности регистрации данного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ. Представлено соответствующее заключение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 23.06.2019.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и отзывов на них, заслушав представителя истца, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд первой инстанции, руководствовался статьями 1229, 1233, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, пунктом 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 (далее – Обзор № 122), пунктом 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 12.07.2017, правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 № 28-П, и исходил из доказанности факта принадлежности Обществу исключительных прав на товарный знак, и нарушения предпринимателем этих прав путем использования словесного обозначения «Гранат» при оказании услуг общественного питания (кафе). 

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 ГК РФ.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из положений статей 1229, 1484 ГК РФ, а также части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, и, что в случае установление указанных обстоятельств, к лицу, использовавшему товарный знак без разрешения правообладателя подлежат применению меры гражданско-правовой ответственности, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой нарушенного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему таким действием убытков (пункт 59 Постановления Пленума № 10).

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения (14.12.2016) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482).

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству №633020, зарегистрированного в отношении  товаров и услуг по 43 классу МКТУ, то есть в той же экономической области, в которой ответчик использует спорное изображение.

Доводы заявителя о недоказанности принадлежности точки общественного питания (кафе) ИП ФИО4 отклоняются судом апелляционной инстанции. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 28.07.2019 одним из дополнительных видов  экономической деятельности ответчика является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Из содержания представленных в дело материалов проверки антимонопольного органа заявления ООО «Аспект» о недобросовестной конкуренции со стороны ИП ФИО4, следует, что заявитель осуществляет деятельность по доставке продуктов питания и использует словесное обозначение «Гранат» на вывеске принадлежащего ему Лаунж-кафе «Гранат», расположенного по адресу: 

<

...> Коми АССР, 3/16, а также странице группы «Лаундж-кафе «Гранат» Ухта» в социальной сети «ВКонтакте» http:vk.com/granat.uhta; названное кафе открылось 01.04.2018, и осуществляло деятельность в течение 2019 года. Данные обстоятельства основаны на письменных показаниях самого ИП ФИО4

Используемое словестное обозначение «Гранат» в качестве товарного знака за ответчиком не зарегистрировано.

Заявитель оспаривает схожесть используемого обозначения с товарным знаком истца.

Из правовых позиций высших судебных инстанций, изложенных в пункте 162 Постановления Пленума «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.04.2019  № 10 (далее – Постановление № 10), в пункте 13 Обзора № 122, в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06, следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В силу пункта 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в названном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указано в пункте 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 № 12, значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

В рассматриваемой ситуации сходными элементами комбинированных обозначений истца и ответчика является словестное обозначение «Гранат».

Противопоставляемые элементы (обозначение, используемое ответчиком, и товарный знак) являются тождественными по фонетическому критерию и создают общее семантическое впечатление сравниваемых словесных обозначений (в обоих случаях обозначают фрукт).

 Цветовое исполнение словесных элементов, использование для их написания выразительной шрифтовой графики, исполнение в более крупном, чем другие элементы размере, а также центральное пространственное положение в композиции свидетельствуют о том, что словесный элемент в обоих обозначениях является доминирующим, легче запоминается и именно с него начинается восприятие обозначения потребителем.

Данные элементы выполнены буквами русского алфавита, следовательно, также являются сходным по общему зрительному восприятию. Несмотря на различные графические вариации выполнения вышеназванных словесных элементов, их сходство носит очевидный характер.

Судом апелляционной инстанции также не принимается довод Предпринимателя о том, что слово «Гранат» является общеупотребительным, поэтому его использование в деятельности для идентификации ответчика исключает недобросовестность со стороны заявителя.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

При этом ответчик не ссылался при рассмотрении дела в обеих судебных инстанциях на конкретные обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности третьего лица при регистрации товарного знака.

Исходя из вышеизложенного, и руководствуясь статьей 71 АПК РФ, апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что в рассматриваемом случае сравниваемые объекты являются сходными до степени смешения за счет звукового и смыслового тождества входящего в их состав словестного элемента «Гранат». При этом указанный словесный элемент является индивидуализирующим, поскольку внимание потребителя при восприятии обозначения в целом акцентируется на нем, что визуально позволяет соотнести товарный знак с обозначением, используемым ответчиком.

Как следует из постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, от 17.04.2012 №, и от 18.06.2013 № 2050/2013, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления); для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Таким образом, имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности в достаточной мере подтверждают факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

При названных обстоятельствах суд первой инстанции пришел обоснованному выводу об обязанности Предпринимателя удалить схожее до степени смешения обозначение «Гранат» из помещения по адресу ул. 40 лет Коми АССР, 3/16, город Ухта, а также со всех материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ИП ФИО4, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В соответствии с пунктом 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 правообладатель при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты и право выбора способа расчета суммы компенсации.

Истцом заявлена компенсация на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в виде двухкратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Такая цена может определяться, в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статьи 1489 ГК РФ).

Истец определил размер компенсации в сумме 3 200 000 рублей, исходя из условий лицензионного договора от 17.08.2018.

Соглашаясь с расчетом истца, суд первой инстанции при определении стоимости права использования товарного знака исходил из двукратного размера ежемесячной платы, определенной в лицензионном договоре, с учетом периода использования товарного знака ответчиком (с 01.04.2018 по 01.08.2019, 16 месяцев х 100 000 рублей (стоимость права пользования в месяц) х 2).

Оценив приведенные судом в обоснование мотивы, условия представленного истцом лицензионного соглашения, а также обстоятельства дела и поведение Общества, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости изменения решения арбитражного суда в части компенсации, подлежащей взысканию в пользу ООО «Аспект».

Расчет, при помощи которого истец обосновывает размер иска (стоимость использования права), не может быть положен в основание судебного акта, т.к. истец исходит из произвольно и немотивированно определенного им периода нарушения права (с 01.04.2018 по 01.08.2019).

Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 этого Кодекса (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

До момента государственной регистрации лицензионный договор не порождает тех последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора и о содержании его условий. 

При этом обязательственные отношения из договора (то есть правоотношения между лицензиаром и лицензиатом) возникают независимо от государственной регистрации. Такой договор с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между сторонами договора.

Вопреки доводам Общества, учитывая, что лицензионный договор был зарегистрирован через год (01.04.2019) после начала использования спорного обозначения ответчиком (01.04.2018), поведение ответчика в период до 01.04.2019 не могло быть признано нарушением прав истца.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункте 61 Постановления N 10), а также документы, подтверждающие стоимость права использования.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель, и на основании данных о стоимости права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения. 

Суд критически относится к представленным истцом доказательствам в подтверждение стоимости права.

Лицензионный договор заключен 17.08.2018 на условиях распространения его условий (в части имущественных обязательств сторон) на период с 15.12.2016 (когда третье лицо не являлось обладателем исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный лишь 17.10.2017), а также предоставления истцу (лицензиату) существенной отсрочки от уплаты лицензионных платежей (до 30.12.2019) без установления обычных для рынка условий о начислении на сумму отсроченных платежей каких-либо процентов.

В подтверждение ведения хозяйственной деятельности в рамках лицензионного договора с декабря 2016 года по август 2019 года истец ссылается на уведомление от 01.09.2016 представленное ООО «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми о начале осуществления деятельности «ресторана Гранат», расположенного по адресу: 

<

...>. 

Данное уведомление подано от лица генерального директора Общества ФИО5, что, по мнению судебной коллегии, свидетельствует об аффилированности Общества и ФИО5 по меньшей мере на дату приоритета товарного знака.

Какие-либо доказательства, которые бы подтверждали факт использования истцом спорного обозначения в своей хозяйственной деятельности в период с декабря 2016 года и до даты подписания лицензионного договора (17.08.2018)  на основании сделки с третьим лицом не представлены; также не имеется доказательств, что лицензионный договор от 17.08.2018 был заключен на указанных в нем условиях в целях урегулирования спора между истцом и третьим лицом.

Согласно условиям лицензионного договора истец является обладателем исключительных прав на товарный знак (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ) на условиях, не позволяющих ему распоряжаться указанными правами, что исключает возможность исследовать стоимость права такого использования по лицензионным договорам с иными лицами. 

Согласно представленным платежным поручениям реальное исполнение лицензионного договора осуществлялось истцом лишь после подачи искового заявления в суд (05.07.2019). Первое платежное поручение датировано 14.08.2019.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что с учетом приведенных выше конкретных обстоятельств стоимость использования права не может быть рассчитана как совокупная плата за указанный истцом и произвольно определенный им период времени.

Иной расчет истцом не предоставлен, доказательства, которые бы подтверждали, что стоимость использования спорного исключительного права в действительности составляет 1 600 000 рублей, не представлено.

Заявителем также не представлены в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации какие-либо доказательства об иной стоимости права использования спорного товарного знака, равно как и контррасчет размера компенсации (статья 65 АПК РФ).

Согласно абзацу 3 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

В данном случае лицензионный договор между истцом и третьим лицом заключен на условиях внесения периодических (ежемесячных) платежей. 

С учетом изложенных обстоятельств, суд апелляционной инстанции считает возможным определить размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации исходя из стоимости права использования товарного знака в  соответствии с пунктом 2.5 лицензионного договора, т.е. 100 000 рублей. Соответственно, двукратный размер стоимости такого использования составит 200 000 рублей.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

По смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ суд не вправе по своей инициативе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. 

Ходатайствуя о снижении размера компенсации до 5000 рублей, ответчик не представил в материалы дела соответствующих доказательств, достоверно свидетельствующих о возможности снижения компенсации ниже низшего предела.

Ссылки ответчика на материальное и имущественное положение рассмотрены и отклонены с учетом положений статьи 65 АПК РФ. 

Таким образом, наличие условий для снижения компенсации материалами дела не подтверждено.

Доводы заявителя о несоблюдении истцом досудебного порядка судом не принимаются.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126 и пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав (пункт 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015)).

Исходя из правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 10.07.2012 № 2873/12, отмена судом апелляционной инстанции судебного акта первой инстанций, которым спор был рассмотрен по существу, и вынесение судебного акта об оставлении заявления без рассмотрения не отвечает задачам правосудия (защита нарушенных прав и законных интересов лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, обеспечение доступности правосудия в упомянутой сфере деятельности, справедливое судебное разбирательство спора в разумный срок). Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015  306-ЭС15-1364.

В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Из материалов дела следует, что исковое заявление принято к производству 08.10.2019. 25.10.2019 ответчик заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Таким образом, в течение всего периода рассмотрения дела (7 месяцев) ответчику было известно о предмете заявленного спора и требованиях истца; предприниматель и его представитель принимали участие в судебных заседаниях по делу, заявляли ходатайства, представляли доказательства и возражения по существу заявленных требований.

Цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем без привлечения суда или иных посредников для такого разрешения.

Из поведения ответчика не усматривалось намерение добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, поэтому оставление иска без рассмотрения, даже при наличии к тому оснований, привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон. Довод о несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции Предпринимателем не заявлялся, поэтому не может служить основанием для отмены судебного акта судом апелляционной инстанции (пункт 18 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020).

Судебная коллегия также не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы Предпринимателя на определение суда от 20.08.2020 об исправлении опечатки с учетом нижеследующего.

Ответчик считает, что неверно указанные регистрационные данные истца в судебных актах привели к неверному определению судом надлежащего правообладателя по заявленному спору, поэтому не могли быть исправлены в порядке вынесения соответствующего определения, поскольку направлены на изменение содержания принятого судом решения.

Из смысла нормы статьи 179 АПК РФ следует, что исправление судом описок, опечаток и арифметических ошибок допускается только без изменения содержания решения, тех выводов, к которым пришел суд на основе исследования доказательств, установления обстоятельств и применении закона.

Институт исправления допущенных в решении опечаток направлен на устранение случайно допущенных, очевидных, не требующих пересмотра состоявшегося решения дефектов, имеющихся в тексте судебного акта (Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2014 N 310-ЭС14-7177).

Из материалов дела следует, что исковое заявление и уточнение к нему в порядке статьи 49 АПК РФ поданы в арбитражный суд от имени ООО «Аспект» с регистрационными данными  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)   и адресом места нахождения: 167000, 

<

...>. Данные документы подписаны представителем ФИО3 

К исковому заявлению приложены документы (доказательства регистрации лицензионного договора, копия лицензионного соглашения, копия выписки из ЕГРЮЛ, платежные поручения о перечислении денежных средств по лицензионному договору, платежное поручение об оплате государственной пошлины) с указанием регистрационных данных иного юридического лица с аналогичным наименованием, а именно ООО «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) с адресом места нахождения: 167031, 

<

...>, т.е. правообладателя спорного товарного знака.

Доверенности на представление интересов ФИО3, в том числе с правом подписания искового заявления и подачу его в суд, выданы от имени ООО «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

Какие-либо доказательства и документы, относящиеся к деятельности ООО «Аспект» с регистрационными данными ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***> в материалах дела отсутствуют. 

Из содержания обжалуемого решения следует, что выводы суда основаны на доказательствах принадлежности спорного товарного знака ООО «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) исходя из условий лицензионного договора, уведомления о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору, платежных поручениях о перечислении денежных средств по лицензионному договору и др.

При данных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что Предприниматель не был введен в заблуждение относительно лица, заявившего требования по настоящему спору, понимал предмет и  основания заявленных требований и приводил доводы в их опровержение.

По мнению судебной коллегии, исправления, внесенные в тексты судебных актов, а также обжалуемое решение определением суда 20.08.2020, не изменяют содержания финального судебного акта по делу, в связи с чем данное определение отмене не подлежит.

Проверив иные доводы заявителя, апелляционный суд приходит к выводу, что они  не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, которые могли повлиять на исход дела.

Поскольку расчет размера компенсации не был проверен судом на основании данных о стоимости права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения и периодом действительного исполнения лицензионного договора, то решение суда первой инстанции подлежит изменению в части компенсации подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца.

С ИП ФИО4 следует взыскать в пользу ООО «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 200 000 рублей.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФрасходы по уплате государственной пошлины по делу и апелляционной жалобе подлежат отнесению на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

За рассмотрение апелляционной жалобы на определение суда от 20.08.2020 заявителем была уплачена государственная пошлина в размере 3000 рублей по государственной пошлины по платежному поручению от 27.08.2020 № 49.

Вместе с тем, при подаче апелляционных жалоб на определения (кроме перечисленных в подпункте 12 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ) государственная пошлина не уплачивается. Поскольку уплата пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы на определение в данном случае не требуется, то пошлина  подлежит возврату заявителю на основании статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 удовлетворить в части, решение Арбитражного суда Республики Коми от 08.07.2020 по делу № А29-10801/2019 изменить в части размера компенсации за нарушение исключительных прав и принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить в части.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  200 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав, а также 8438 рублей расходов по уплате государственной пошлины по делу. 

В остальной части решение оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 2813 рубля в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Произвести зачет встречных требований; в результате взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 200 000 рублей 00 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины по делу в сумме 5625 рублей. 

Арбитражному суду Республики Коми выдать исполнительный лист. 

Определение Арбитражного суда Республики Коми от 20.08.2020 по делу № А29-10801/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 – без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО4 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета 3000 рублей излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от 27.08.2020 № 49.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Коми.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий

Е.Г. Малых

Судьи

А.Б. Савельев

ФИО1