АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-20216/2020

г. Ярославль

27 июня 2022 года

Резолютивная часть решения принята 21.06.2022 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Тепениной Ю.М. 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

 общества с ограниченной ответственностью "СК-Фасад" 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к акционерному обществу "Группа компаний "ЕКС" 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора общества с ограниченной ответственностью "Роскомтехнология" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), государственного казенного учреждения "Главное управление строительства Краснодарского края" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 1 000 000 руб., запрете использовать изобретение, обязании произвести демонтаж,

в отсутствие участников процесса,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СК-Фасад" (далее по тексту также – ООО"СК-Фасад") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к государственному казенному учреждению "Главное управление строительства Краснодарского края" (далее по тексту также –  ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края") и акционерному обществу "Группа компаний "ЕКС" (далее по тексту также – АО "Группа компаний "ЕКС")  с требованиями:

1) о запрете ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" использовать изобретение "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", защищенное патентом Российской Федерации № 2576266; 

2) о взыскании с ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" компенсации за незаконное использование изобретения "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 200 000 руб.; 

3) о запрете АО "Группа компаний "ЕКС" использовать изобретение "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", защищенное патентом Российской Федерации № 2576266; 

4) обязании АО "Группа компаний «ЕКС" за свой счет произвести демонтаж контрафактной конструкции кровли на объекте строительства: "Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн), которая была изготовлена и смонтирована АО "Группа компаний "ЕКС"; 

5) о взыскании с АО "Группа компаний «ЕКС" компенсацию за незаконное использование изобретения "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 1 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.08.2020 по делу № А32- 26450/2020, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования ООО "СК-Фасад" к ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" о запрете ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" использовать изобретение "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 и о взыскании с ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" компенсации за незаконное использование изобретения "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 200 000 руб., выделено в отдельное производство. Дело № А32-26450/2020 передано по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области. Делу присвоен № А82-20216/2020. 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 13.04.2021 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А32-32225/2020 по иску ООО "СК-Фасад" о запрете ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" использовать изобретение "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", защищенное патентом Российской Федерации № 2576266, о взыскании с ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" компенсации за незаконное использование изобретения "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 200 000 руб.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 17.08.2021 по делу № А32-32225/2020 вступило в законную силу, оставлено без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022.  В связи с вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края от 17.08.2021 по делу № А32-32225/2020 и устранением обстоятельств, послуживших основанием для  приостановления  производства  по делу № А82-20216/2020 суд, руководствуясь статьями 146, 184, 186  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определением суда от 18.02.2022 возобновил производство по делу.

От истца поступило ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с наличием в производстве Верховного суда Российской Федерации кассационной жалобы ООО "СК-Фасад" на судебные акты по делу №А32-32225/2020.

Определением от 27.05.2022 ООО "СК-Фасад" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Принимая во внимание результаты рассмотрения дела №А32-32225/2020, АО "Группа компаний "ЕКС" просило производство по делу прекратить, в иске истцу отказать.

Определением от 01.06.2022 удовлетворено ходатайство АО "Группа компаний "ЕКС" об участии в судебном заседании, назначенном на 21 июня 2022 на 09 часов 40 минут по делу № А82-20216/2020, путем проведения веб-конференции.

Судебное заседание с использованием системы веб-конференции не состоялось по техническим причинам.

На основании положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ в отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, дело рассмотрено без участия представителей сторон, третьих лиц, извещенных о судебном процессе.

Судом не установлено оснований для прекращения производства по настоящему делу применительно к положениям статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ; спор подлежит разрешению по существу.

Также суд не усматривает оснований для приостановления производства по делу, поскольку определением от 27.05.2022 ООО "СК-Фасад" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между обществом с ограниченной ответственностью "СК-Кубань" (далее по тексту также – общество "СК-Кубань") и ГКУ "ГУСКК" был заключен государственный контракт от 22.12.2012 N 82-12 (далее по тексту также – Государственный контракт-1), предметом которого являлось выполнение обществом "СК-Кубань" подрядных работ для государственных нужд, а именно строительство объекта "Многофункциональный спортивный комплекс", г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)".

Во исполнение указанного государственного контракта между обществом "СК-Фасад" и обществом "СК-Кубань" был заключен договор субподряда от 30.04.2014 N 22/15-ПБ (далее по тексту также –  Договор субподряда).

Выполнение работ по Договору субподряда осуществлялось в точном соответствии с проектной документацией 266-13-2АР4, в которой предусмотрено, что при монтаже кровли должно использоваться изделие "ППСК-130". Наименование данного изделия обозначает "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", которая производится в соответствии с ТУ 5284-001-92290425-2014, разработанными обществом "СК-Фасад"; на это же изделие обществом "СК-Фасад" был получен сертификат соответствия N РОСС RU.H703.04KDAA0.n301.K.0046, который был выдан на основе протокола испытаний от 09.10.2014 N К05754. Технические признаки указанного изделия охраняются патентом Российской Федерации N 2576266 на изобретение "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием", правообладателем которого является общество "СК-Фасад".

Работы по Договору субподряда не были завершены обществом "СК-Фасад" в полном объеме. Вместе с тем факт частичного выполнения соответствующих работ подтверждается в том числе актами, подписанными представителем застройщика/заказчика.

Так, согласно актам освидетельствования скрытых работ от 30.09.2015 N 1, от 15.10.2015 N 2, от 31.10.2015 N 3, предъявлены к освидетельствованию работы, выполненные обществом "СК-Фасад" на основании проектной документации N 266-13-2-АР4: блок секция 9 устройство нижнего слоя панелей поэлементной сборки с фальцевым покрытием (ППСК-130), блок секция 9 устройство пароизоляционного слоя панелей поэлементной сборки с фальцевым покрытием (ППСК-130), блок секция 9 устройство теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев панелей поэлементной сборки с фальцевым покрытием (ППСК-130).

Впоследствии между ГКУ "ГУСКК" (заказчик) и обществом "Группа компаний "ЕКС" (исполнитель) был заключен государственный контракт от 24.09.2019 N 63919003100-ЭА (далее по тексту также –   Государственный контракт-2). Целью заключения указанного договора также являлось строительство объекта "Многофункциональный спортивный комплекс", г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)".

Обществу "СК-Фасад" стало известно о том, что в результате производства кровельных работ на объекте "Многофункциональный спортивный комплекс", г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)" было незаконно (без его согласия) использовано изобретение по патенту Российской Федерации N 2576266.

Полагая, что указанные действия нарушают исключительное право на изобретение по патенту Российской Федерации N 2576266, общество "СК-Фасад" обратилось к ответчикам с претензией о досудебном урегулировании спора, которая была оставлена без удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "СК-Фасад" в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Принимая во внимание содержание ответа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, суд первой инстанции в рамках дела № А32-32225/2020 признал доказанным факт принадлежности обществу "СК-Фасад" исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2576266 "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием" с приоритетом от 26.01.2015.

Судом первой инстанции по делу №А32-32225/2020  была назначена судебная экспертиза, по результатам которой был установлен факт использования в спорной конструкции всех признаков изобретения по патенту Российской Федерации N 2576266.

Вместе с тем при сложившихся обстоятельствах суд первой инстанции в рамках дела № А32-32225/2020 счел подлежащими применению положения статьи 1371 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту также –  ГК РФ), в силу которых заказчик по договору подряда вправе использовать созданное при его выполнении изобретение в целях, для достижения которых был заключен такой договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.

Применяя положения названной нормы, суд первой инстанции исходил из того, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2576266 было создано обществом "СК-Фасад" в рамках исполнения Договора субподряда, в то время как условиями Договора субподряда не была предусмотрена обязанность общества "СК-Фасад" по созданию соответствующего технического решения. Цель заключенного между ГКУ "ГУСКК" и обществом "Группа компаний "ЕКС" Государственного контракта-2 была идентична цели Государственного контракта-1, во исполнение которого был заключен Договор субподряда. Договором субподряда не были предусмотрены условия, ограничивающие ГКУ "ГУСКК" в правомочиях по использованию изобретения по патенту Российской Федерации N 2576266.

При этом суд первой инстанции принял во внимание то, что по смыслу положений статьи 1371 ГК РФ возможность реализации правомочия по использованию изобретения, созданного в рамках договора подряда, не предполагает необходимости заключения соответствующего лицензионного договора в письменной форме.

Таким образом, основываясь на содержании представленных в материалы дела доказательств, принимая во внимание установленные по делу фактические обстоятельства и руководствуясь положениями статьи 1371 ГК РФ, суд первой инстанции по делу №А32-32225/2020  признал, что в действиях ГКУ "ГУСКК" по использованию изобретения по патенту Российской Федерации N 2576266 отсутствует факт нарушения исключительных прав общества "СК-Фасад".

На основании изложенного решением суда первой инстанции исковые требования общества "СК-Фасад" были оставлены без удовлетворения.

Суды вышестоящих инстанций оставили обжалуемый судебный акт без изменения.

Оценив доводы участников спора, представленные доказательства, суд руководствуется следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ установлено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Как указано в пункте 3 статьи 1358 ГК РФ, изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

По смыслу приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В силу положений пункта 1 статьи 1371 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, созданное при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали его создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданное таким образом изобретение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

В данном случае между обществом "СК-Кубань" и обществом "СК-Фасад" был заключен Договор субподряда, по условиям которого общество "СК-Фасад" обязалось выполнить работы по строительству объекта "Многофункциональный спортивный комплекс", г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)".

Названный Договор субподряда был заключен во исполнение заключенного между ГКУ "ГУСКК" (заказчик) и обществом "СК-Кубань" (исполнитель) Государственного контракта-1, целью которого являлось строительство объекта "Многофункциональный спортивный комплекс", г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)".

Выполнение подрядных работ по названным договорам осуществлялось в соответствии с проектной документацией 266-13-2АР4 и предполагало необходимость использования технического решения, признаки которого нашли отражение в патенте Российской Федерации N 2576266 на изобретение "Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием".

Работы по Договору субподряда были выполнены обществом "СК-Фасад" лишь частично. В связи с этим впоследствии ГКУ "ГУСКК" (заказчик) и общество "Группа компаний "ЕКС" (исполнитель) заключили Государственный контракт-2, целью которого также стало строительство объекта "Многофункциональный спортивный комплекс", г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)".

Имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают наличие всех юридически значимых обстоятельств, совокупность которых свидетельствует о возможности применения положений статьи 1371 ГК РФ к правоотношениям сторон, а именно:

изобретение по патенту Российской Федерации N 2576266 было создано обществом "СК-Фасад" в рамках исполнения Договора субподряда;

условиями Договора субподряда не была предусмотрена обязанность общества "СК-Фасад" по созданию соответствующего технического решения;

цель заключенного между ГКУ "ГУСКК" и обществом "Группа компаний "ЕКС" Государственного контракта-2 была идентична цели Государственного контракта-1, во исполнение которого был заключен Договор субподряда;

договором субподряда не были предусмотрены условия, ограничивающие ГКУ "ГУСКК" в правомочиях по использованию изобретения по патенту Российской Федерации N 2576266.

При этом, заявка на выдачу патента на спорное изобретение была подана истцом во время выполнения им работ по Договору субподряда и в период действия Государственного контракта-1.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022 N С01-2327/2021 по делу N А32-32225/2020 указано, что в отсутствие иных доводов, направленных на опровержение вывода судов о правомерном характере действий ГКУ "ГУСКК" и общества "Группа компаний "ЕКС" по использованию спорного изобретения, судебная коллегия не усматривает оснований для переоценки иных выводов судов и для отмены принятых по настоящему делу судебных актов.

Принимая во внимание приведенные нормативные положения, фактические обстоятельства настоящего дела, выводы судов по делу № А32-32225/2020, в удовлетворении исковых требований ООО "СК-Фасад" отказано.

Учитывая положения статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и результаты разрешения настоящего спора, расходы на уплату государственной пошлины  относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК-Фасад" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 35 000 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Ю.М. Тепенина