Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-125524/2019

13 января 2022 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  27 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  13 января 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кожемякиной Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания  ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Печь и Ланч» (адрес: Россия: 194355, 

<

...>, литер А, помещение 12Н; Россия, 197183, 

<

...>. 15/72, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (адрес: Россия, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 133, корпус 1, кВ. 48, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 73 900,00 руб.

при участии

- от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 11.03.2021;

- от ответчика: представитель не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕЧЬ И ЛАНЧ», адрес: 194355, 

<

...>, литер А, помещение 12Н; ОГРН 

<

***> (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, ОГРНИП 318784700 (далее – предприниматель) о взыскании задолженности по оплате роялти в размере 40 000 руб., 33 900 руб. неустойки за несвоевременную оплату роялти, а также 2 956 руб. расходов по оплате госпошлины и 10 000 руб. расходов по оплате услуг представителя. 

Определением от 20.01.2020 суд принял к производству встречное исковое заявление предпринимателя о признании недействительным договора о передаче коммерческих технологий № 10/20092018 ДКТ от 02.10.2018. 

Решением суда от 15.09.2020, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020, в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2020 по делу № А56-125524/2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020 по этому же  делу отменено в части отказа в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Печь и Ланч». 

В указанной части направлено дело № А56-125524/2019 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В судебном заседании 25.08.2021 истцом представлены дополнения к исковому заявлению, ответчиком – отзыв на исковое заявление.

По ходатайству истца и ответчика судебное заседание отложено с учетом отпуска судьи.

В судебном заседании от 03.11.2021 истец уточнил исковые требования, в связи с чем просит взыскать 40 000 руб. задолженность по оплате роялти, 33 900 руб. неустойки за несвоевременную оплату роялти, а также неустойку с 16.11.2019 по день фактической уплаты задолженности.

Уточнения приняты судом.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", дни с 30.10.2021 по 07.11.2021 объявлены нерабочими. 

Исходя из вышеизложенного, дата судебного заседания, назначенного на 03.11.2021, изменена.

Судебное заседание от 15.12.2021 отложено для принятия решения.

В судебное заседание 27.12.2021 ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился, каких-либо ходатайств не заявил.

На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика.

Истец не поддержал требования  в части взыскания расходов на оплату услуг представителя, полагая предъявить их отдельным заявлением, остальные требования поддержал в заявленном размере (с учетом ранее заявленных истцом и принятых судом уточнений).

Исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, суд установил следующее.

Между ООО «Хлебопекарня» (правообладатель, правопредшественник истца) и ИП ФИО2 (пользователь, ответчик) заключен договор о передаче коммерческих технологий №10/20092018 ДКТ от 02.10.2018 (далее – договор, ДКТ), согласно которому ответчик приобрел право использования коммерческих технологий ООО «Хлебопекарня» для осуществления предпринимательской деятельности в сфере организации операционной деятельности  предприятия общественного питания и розничной реализации хлебопекарной продукции.

01.03.2019 ООО «Хлебопекарня» на основании договора уступки права требования (цессии) № 01032019/ДЦ от 01.03.2019 уступило ООО «Печь и Ланч» (истец) все права, вытекающие из ДКТ, в том числе право требования оплаты и получения роялти, пеней, штрафов и иных платежей (акт приема-передачи документов  от 01.03.2019). 

ООО «Хлебопекарня» ликвидировано 22.10.2019 по решению участников.

 Ответчик был уведомлен о состоявшейся уступке. 09.06.2019 между истцом и ответчиком подписан Меморандум о готовности пекарни  к открытию (далее - Меморандум).

Разделом 8.2 ДКТ предусмотрена обязанность ответчика по оплате роялти.

Согласно пункта 8.3.1 ДКТ ответчик обязуется ежемесячно, начиная с первого месяца со дня подписания Меморандума и в течение всего срока действия ДКТ, в течение пяти банковских дней со дня окончания оплачиваемого месяца уплачивать истцу сумму, составляющую 3% от оборота за месяц, предшествовавший месяцу уплаты роялти, но не более 10 000,00 руб.

С даты подписания Меморандума и до настоящего времени ответчик не производил оплату роялти, в связи с чем, в период с 09.06.2019 по 11.10.2019 у ответчика образовалась задолженность по оплате роялти в размере 40 000,00 руб.

С целью урегулирования вопросов задолженности  за спорный период ответчику высылалась претензия (исх. № 11102019 от 11.10.2019) с указанием суммы образовавшейся задолженности и с требованием оплатить эту задолженность. Однако все требования истца, указанные им в претензии, были ответчиком проигнорированы.

Согласно пункта 12.1 ДКТ в случае нарушения сроков оплаты и паушального платежа ответчик выплачивает истцу неустойку в размере одного процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Ответчику за период просрочки с 09.06.2019 по 11.102019 начислена неустойка в размере 33 900,00 руб. 

Ответчик против иска возражал, заявив кроме того, встречное исковое заявление о признании недействительным договора о передаче коммерческих технологий № 10/20092018 ДКТ от 02.10.2018, как сделку, совершенную под влиянием существенного заблуждения, ссылаясь на статьи 167, 178 ГК РФ, а также просил обязать истца возвратить все полученное по данной сделке.

При первоначальном рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований ООО «Печь и Ланч» было отказано. 

При этом суды  исходили из того, что общество не представило доказательства, подтверждающие факт выполнения правообладателем условий договора в полном объеме, а именно: истец не оказал услуги, указанные в пунктах 5 и 6 ДКТ, а также ответчику не было передано право использовать деловую марку «Хлебопекарня», так как в материалах дела отсутствуют доказательства открытия пекарни, деятельности ответчика согласно условиям ДКТ, получение им прибыли.

В удовлетворении встречного иска также было отказано, поскольку суды пришли  к выводу, что в данном случае имело место не заблуждение истца относительно природы и предмета сделки (ДКТ), а неоправданные ожидания предпринимателя от этой сделки.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя решение судов в части отказа в удовлетворении требований ООО «Печь и Ланч» указал, что судами при оценке объема выполненных истцом обязательств по ДКТ не было  принято во внимание такое доказательство, как подписанный сторонами Меморандум, не изложены мотивы, по которым отклонены доводы истца со ссылкой на указанный документ о том, что обязательства выполнены им надлежащим образом.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам указал, что при новом  рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и представленные в материалы дела доказательства, в том числе исследовать вопрос о наличии или отсутствии заблуждения у ответчика при подписании Меморандума, и, исходя из оценки всех представленных в материалы дела доказательств и заявленных сторонами аргументов, принять законное и обоснованное решение.

В то же время, решение судов по встречному иску (о признании недействительным договора о передаче коммерческих технологий № 10/20092018 ДКТ от 02.10.2018) Судом по интеллектуальным правам оставлено в силе,  выводы судов в данной части сторонами  не оспаривались, следовательно, при повторном рассмотрении дела, установленные по встречному иску обстоятельства повторному исследованию не подлежат.

При новом рассмотрении дела, стороны представили свои правовые позиции с учетом выводов, сделанных Судом по интеллектуальным правам.

Так, истец вновь обратил внимание суда на то, что им была исполнена обязанность по передаче ноу-хау, что является основанием для взыскания роялти. Не оказание услуг, предусмотренных разделом 5 и 6 договора, не является  основанием для отказа во взыскании роялти, поскольку роялти является платой за предоставление ноу-хау, и истец не обращался с требованием о взыскании вознаграждения за оказание услуг, предусмотренных разделом 5 и 6 договора.

Предметом настоящего спора является взыскание платы за предоставление права использования секрета производства. Такое право истцом ответчику было предоставлено, что подтверждается подписанным сторонами 10.10.2018 актом приема-передачи коммерческих технологий (КТ), в соответствии с которым правообладатель (истец) передал пользователю (ответчику) систему коммерческих предложений; подписанным сторонами 09.06.2019 Меморандумом о готовности пекарни к открытию.

На основании пункта 1 статьи  1235 ГК РФ и пунктов 8.2, 8.3.1 договора истцом заявлено требование о взыскании роялти за период с 09.06.2019 по 11.10.2019, начисленного за период после подписания Меморандума.

Учитывая положения пункта 2 статьи 1235 ГК РФ и пункта 4 статьи 1237 ГК РФ, лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Ответчик, по мнению истца, имел возможность  использовать деловую марку «Хлебопекарня», являющуюся объектом авторского права, в период с 09.06.2019 по 11.10.2019, учитывая что материалами дела подтверждается факт исполнения истцом обязательства по передаче КТ в установленной пунктом 7.1 договора форме. 

Ответчик, в свою очередь, указал, что замена деловой марки – «Хлебопекарня», указанной в договоре № 10/20092018 ДКТ от 02.10.2018 на иную атрибутику, по требованию Цессионария ООО «Печь и Ланч», свидетельствует о ненадлежащем исполнении ООО «Хлебопекарня» своих обязанностей по договору.

Кроме того, в Меморандуме, подписанном ответчиком 09.06.2020 с ООО «Печь и Ланч» нет отсылок ни к договору о передаче коммерческих технологий № 10/20092018 ДКТ, ни к договору цессии № 01032019/ДЦ от 01.03.2019, что свидетельствует, по мнению ответчика, о возникновении между ИП ФИО2 и ООО «Печь и Ланч» новых предпринимательских отношений, но не о продолжении отношений с ООО «Хлебопекарня» в рамках ДКТ от 02.10.2018. 

Ответчик также считает, что обязательным условием  для передачи коммерческих технологий или франшизы, является наличие у правообладателя зарегистрированного права, лицензии или технологий, которых у ООО «Хлебопекарня» не имелось, следовательно, ООО «Хлебопекарня» уклонилось от исполнения своих обязательств.

О неправомерности заявленного ООО «Печь и Ланч» требования о взыскании роялти, по мнению ответчика, свидетельствует и тот факт, что по условиям договора цессии ООО «Хлебопекарня» передало ООО «Печь и Ланч» право требования к ИП ФИО2 по ДКТ, в то время как по ДКТ пользователю было передано, в совокупности с другими правами, право использовать деловую марку «Хлебопекарня», а не «Печь и Ланч».  

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, в том числе, рекомендаций Суда по интеллектуальным правам, суд при новом рассмотрении дела пришел к следующим выводам.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

 Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. 

В соответствии со статьей 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. 

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. 

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307–419) и о договоре (статьи 420–453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

 Как следует из статьи 307 ГК РФ, в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

 Пунктом 2 статьи 328 ГК РФ установлено, что в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Как видно из материалов дела, заключенный сторонами договор о передаче коммерческих технологий № 10/20092018 ДКТ является смешанным договором о предоставлении права использования секрета производства (статья 1469 ГУ РФ) и оказания услуг (статья 779 ГК РФ).

Под секретом производства стороны договорились понимать совокупность коммерческих технологий (КТ), перечень которых согласован сторонами в пунктах 1.2.1 – 1.2.4 договора.

Цена предоставления права использования секрета производства согласована сторонами в пунктах 8.2 (паушальный взнос) и 8.3 (роялти) договора.

Предметом настоящего иска является взыскание платы за предоставление права пользования секрета производства.

Материалами дела подтверждено, что 10.10.2018 между ООО «Хлебопекарня» (правопредшественник истца) и предпринимателем подписан акт приема-передачи коммерческих технологий (КТ), в соответствии с которым правообладатель  (истец) передал пользователю (ответчику) систему коммерческих технологий.

В соответствии с пунктом 7.1 договора КТ считаются переданными пользователю в день подписания сторонами Акта приема-передачи КТ по форме, установленной Приложением № 2 к договору.

Пунктами 8.2, 8.3 договора установлено, что, ежемесячно, начиная с 1 месяца со дня подписания Меморандума о готовности пекарни к открытию и в течение всего срока действия ДКТ, в течение 5 банковских дней со дня окончания оплачиваемого месяца, уплачивает правообладателю сумму, составляющую 3% от оборота за месяц (предшествовавший месяцу уплаты роялти), но не менее 10 000,00 руб.  

Указанный Меморандум был подписан истцом (ООО «Печь и Ланч» - правопреемник ООО «Хлебопекарня» по договору цессии от 01.03.2019) и ответчиком 09.06.2019.

Как разъяснено в пункте 40 Постановления № 10, по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме , а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) при использовании результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.  

Следовательно, во взыскании вознаграждения по лицензионному договору не может быть отказано по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

В данном случае, судом установлено, что истец передал ответчику КТ по  Акту приема-передачи, следовательно, истец надлежащим образом исполнил обязательства в части предоставления права использования секрета производства и вправе требовать взыскания роялти за период после подписания сторонами Меморандума в соответствии с пунктом 8.3 договора, который не был признан в установленном порядке недействительным.

Кроме того, за период с 10.10.2018 (подписания Акта приема-передачи КТ), а также с 09.06.2019 (момента подписания Меморандума) до 22.10.2019 (момента ликвидации ООО «Хлебопекарня») ответчик не представил в материалы дела доказательств невозможности ведения бизнеса в указанной сфере, доказательств попыток приступить к осуществлению торговли (закупки, поставки, услуги), доказательств начала производственной деятельности (баланс, налоговая декларация, первичные бухгалтерские документы  и т.п. отсутствуют).

Ответчик также не представил доказательств заблуждения при подписании Меморандума.

Довод о неправомерности требований истца на том основании, что КТ включали в себя, в том числе деловую марку «Хлебопекарня», судом отклонен, так как деловая марка «Хлебопекарня» не является товарным знаком, а является объектом авторских прав.

Заключение договора цессии между ООО «Хлебопекарня» и ООО «Печь и Ланч» не может рассматриваться, как препятствие в использовании деловой марки «Хлебопекарня», более того, ООО «Хлебопекарня» ликвидировано 22.10.2019, а требования о взыскании роялти заявлены за период с 09.06.2019 по 11.10.2019. 

Следовательно, ответчик имел возможность использовать деловую марку «Хлебопекарня», но не воспользовался своим правом при наличии всех необходимых и предусмотренных договором документов для ведения производственной деятельности, и доказательств обратного в дело не представил.

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании роялти в размере 40 000,00 руб. за период с 09.06.2019 (с момента подписания Меморандума) по 11.10.2019 на основании статей 1235, 1237 ГК РФ и пунктов 8.2 и 8.3 договора следует признать правомерным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленной сумме.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункта 12.1 ДКТ в случае нарушения сроков оплаты роялти и паушального платежа ответчик выплачивает истцу неустойку в размере  одного процентов от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Истец начислил ответчику за период просрочки с 09.06.2019 по 11.10.2019 неустойку в размере 33 900,00 руб.

Расчет судом проверен, признан верным, в связи с чем, требования истца в этой части подлежат удовлетворению в заявленной сумме.

Требование истца о взыскании неустойки по день фактического исполнения обязательства является правомерным и подлежащим удовлетворению, поскольку согласно разъяснениям, содержащимся  в пункте 65 Постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности  за нарушение обязательств» № 7 по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать  присуждения  неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

         В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (адрес: Россия, 197374, Санкт-Петербург, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «Печь и Ланч» (адрес: Россия: 194355, 

<

...>, литер А, помещение 12Н; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 40 000,00 руб. роялти, 33 900,00 руб. неустойки по состоянию на 11.10.2019 с последующим начислением до фактического исполнения обязательства из расчета 1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки., и 2 596,00 руб. расходов по оплате госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Кожемякина Е.В.