152/2023-47202(2) 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции  по проверке законности и обоснованности решений (определений)  

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-44070/2022

город Ростов-на-Дону

05 июня 2023 года

15АП-5936/2023  

 15АП-5938/2023  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

судьи Илюшина Р.Р., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционные жалобы  общества с ограниченной ответственностью «ПК Тутси» и государственного  

унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина»  на решение Арбитражного суда Ростовской области  

от 23.03.2023 по делу № А53-44070/2022 по иску государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 

к обществу с ограниченной ответственностью «ПК Тутси»  о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,  

УСТАНОВИЛ:

государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский  ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.  Ленина» (далее- истец, предприятие) обратилось в Арбитражный суд Ростовской  области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ПК Тутси» (далее  - ответчик, общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительных  прав на товарные знаки №№ 584943, 584606, 584604, 581671, 581670, 584941,  584940, 584942, 644789, 630106, 633045 в сумме 396000 руб., расходов в сумме 78  руб.; о запрете обществу предлагать к продаже и реализовать товар с  обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками, а также  использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками   №№ 584943, 584606, 584604, 581671, 581670, 584941, 584940, 584942, 644789,  630106, 633045.  

В соответствии со статьями 226 - 228 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судьей первой инстанции  единолично, без вызова сторон, в порядке упрощенного производства.  

Решением суда от 23.03.2023 исковые требования удовлетворены частично, с  ответчика в пользу истца взыскано 198000 руб. компенсации, расходы в сумме 39  руб., запрещено предлагать к продаже и реализовать товар с обозначениями,  

сходными до степени смешения с товарными знаками истца, в удовлетворении  остальной части требований отказано.  

Предприятие обжаловало решение суда в порядке, предусмотренном главой  34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило  обжалуемое решение отменить в части снижения суммы компенсации.  

В обоснование жалобы истец указывает на отсутствие оснований к  снижению размера компенсации; нарушение истца является длящимся и  взысканию подлежит компенсация за каждое нарушение.  

Общество также обжаловало решение суда в порядке, предусмотренном  главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и  просило обжалуемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт.  

В обоснование жалобы ответчик указывает на то, что истцом не соблюден  досудебный порядок урегулирования спора; истцом не представлен полный текст  лицензионного договора; скриншоты не является надлежащими доказательствами.  

В силу части 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации апелляционные жалобы рассмотрены в суде апелляционной  инстанции судьей единолично, без вызова сторон, по имеющимся в деле  доказательствам.  

Проверив материалы дела, оценив доводы жалоб, апелляционный суд не  находит оснований к отмене судебного акта.  

Как видно из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в  августе 2022 года истцу стало известно, что в интернет-магазине  https://www.wildberries.ru на странице по адресу  https://www.wildberries.ru/catalog/13288612/detail.aspx предлагается к продаже  масштабная модель транспортного средства (игрушка) под названием «Автобус  Play Smart (9690 С/ 9690 D) свет, звук».  

Изображение оригинального товара (артикул SB-18-28WB), реализуемого на  основании лицензионного договора между истцом и обществом с ограниченной  ответственностью «Симбат» от 21.09.2020 № 5481 м, гос. регистрация от  06.11.2020 № Д0345777.  

На товаре размещено спорное обозначение, в виде двух дуг белого цвета  разного размера, внутри которых размещен круг белого цвета, а также в виде  образованного тремя белыми линиями волнообразного узора (цепи) из  полуокружностей, размещенного на транспорте (игрушке) синего цвета.  

Согласно размещенной на данном сайте информации продавцом товара и  владельцем сайта является ответчик.  

Предложение о продаже товара было размещено в интернет-магазине на  странице по адресу: https://www.wildberries.ru/catalog/13288612/detail.aspx.. В том  числе на данной странице были указаны:  

- изображение внешнего вида товара, - описание товара, 

- кнопка чтобы выбрать товар («В избранное») для последующего  оформления потребителем заказа данного товара.  

Представленная на сайте информация является публичной офертой,  поскольку ответчик не указал, что товар не предназначен для продажи.  

Истец зафиксировал факт нарушения, сделал скриншоты страниц интернет-магазина с товаром.  

Истец ссылается на то, что понес имущественные потери в результате  нарушения его прав ответчиком в размере не полученного лицензионного  

вознаграждения, которое истец получил бы, если бы ответчик приобрел лицензию  на использование товарных знаков истца.  

Для целей расчета компенсации за нарушение прав на серию товарных  знаков №№ 584943, 584606, 584604, 581671, 581670 истец, с учетом принципов  разумности и справедливости, рассчитал стоимость одного товарного знака серии,  а именно товарного знака № 581670.  

Для целей расчета компенсации за нарушение прав на серию товарных  знаков №№ 584941, 584940, 584942, 644789, 630106, 633045 истец, с учетом  принципов разумности и справедливости, рассчитал стоимость одного товарного  знака серии, а именно товарного знака № 633045.  

Рыночная стоимость права использования товарных знаков составляет  базовое вознаграждение и роялти в размере до 10% от дохода от реализации  товаров.  

Стоимость права использования товарных знаков складывается из  фиксированной части в размере 79 000 рублей за товарный знак № 581670 и 119000  рублей за товарный знак № 633045, а также переменной части в размере 10%  дохода от реализации товара, маркированного товарными знаками.  

Указанная стоимость подтверждается лицензионным договором между  истцом и обществом с ограниченной ответственностью «Симбат» от 21.09.2020   № 5481м, платежными поручениями по указанному договору. В соответствии с  пунктами 1.2 и 1.3 лицензионного договора лицензиату предоставляется право  использования товарного знака для индивидуализации товаров 28 класса МКТУ  (автомобили [игрушки] / средства транспортные [игрушки]). В соответствии с  пунктами 3.1.1 и 3.1.2 договора вознаграждение за предоставление права  использования товарных знаков № 581670, № 633045 составляет соответственно  79000 рублей и 119 000 рублей в год, а также ежемесячные платежи в размере 10%  дохода от реализации товара.  

В соответствии с пунктом 3.9 договора в случае расторжения договора,  уплаченные платежи возврату не подлежат. С учетом изложенного стоимость права  для целей расчета взыскиваемой компенсации не может быть менее размера  указанных фиксированных годовых платежей по договору с обществом с  ограниченной ответственностью «Симбат».  

Стоимость права в указанном размере также подтверждается отчетом об  оценке рыночной стоимости права № 19-3157006 от 06.02.2020, подготовленным  оценщиком обществом с ограниченной ответственностью «Сентрал-Групп»  ФИО1  

Правонарушение ответчика в сети Интернет является длящимся и в силу  этого не должно оцениваться как продолжавшееся лишь 1 (один) день, то есть на  дату скриншота с фиксацией данного нарушения.  

В связи с отсутствием сведений об объемах продаж товара ответчиком истец  лишен возможности произвести расчет роялти для целей расчета компенсации.  

С учетом изложенного, истец определяет размер взыскиваемой по данному  иску компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского  Кодекса Российской Федерации в размере двукратной стоимости права  использования товарных знаков, а именно в размере 396000 руб (79 000 + 119 000 x  2).  

С целью урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлено  претензионное требование о прекращении нарушения и выплате компенсации,  которое ответчиком оставлено без ответа и финансового удовлетворения.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с  иском по настоящему делу.  

Принимая обжалуемый судебный акт, суд первой инстанции, руководствуясь  положениями статей 2, 1225, 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1487, 1515 Гражданского  кодекса Российской Федерации и, установив, что ответчиком нарушено  исключительное права истца на товарный знак, что является основанием для  взыскания компенсации с соблюдением критериев определения ее размера, пришёл  к выводу о частичном удовлетворении иска.  

С доводами, изложенными в жалобах как истца, так и ответчика,  апелляционный суд не может согласиться ввиду следующего.  

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие  исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на  средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой  результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим  закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом  на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать  другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или  средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием  (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.  Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия  правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную  Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации  лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.  

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак  может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в  отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем  размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках  товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,  демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в  гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или  перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;  при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением  товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении  работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети  «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.  

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без  разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в  отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак  зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования  возникнет вероятность смешения.  

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции произведен  сравнительный анализ обозначения с товарными знаками истца на предмет  наличия сходства до степени смешения.  

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом о том, что высокая  степень сходства спорного обозначения и серии товарных знаков №№ 584941,  584940, 584942, 644789, 630106, 633045 обусловлена наличием во всех  сравниваемых обозначениях двух схожих (близко к тождеству) изобразительных  элементов в виде расположенного по центру круга, охватываемого двумя  дугообразными линиями, одинакового композиционного решения изобразительных  элементов сравниваемых обозначений: изобразительные элементы каждого из  сравниваемых обозначений состоят из трех геометрческих фигур (круга и двух  дугообразных линий), эти фигуры одинаковым образом ориентированы в  пространстве, одинаковым образом расположены относительно друг друга и имеют  одинаковые пропорции относительно друг друга.  

Высокая степень сходства спорного обозначения и серии товарных знаков   №№ 584943, 584606, 584604, 581671, 581670 обуславливается высокой степенью  сходства (близко к тождеству) изобразительных элементов сравниваемых  обозначений, представляющих собой цепь (узор) из разомкнутых окружностей.  

При этом словесные элементы товарных знаков истца исключены из объема  правовой охраны (дискламированы), в связи с чем сильными и доминирующими в  товарных знаках являются изобразительные элементы.  

Товарным знакам истца предоставлена правовая охрана в отношении ряда  товаров и услуг по МКТУ, включая следующие 28 класс -Автомобили [игрушки] /  средства транспортные [игрушки]; Модели транспортных средств масштабные;  Игрушки, 39 класс- перевозки пассажирские, которые являются однородными с  товаром ответчика.  

Таким образом, истец и ответчик предлагают к продаже и продают  однородные товары - игрушки (товары для детей).  

Поскольку товарные знаки и спорное обозначение являются сходными  (высокая степень сходства), а товар ответчика является однородным с товарами и  услугами истца, то существует вероятность, что у потребителей товара ответчика  может возникнуть впечатление о том, что источником происхождения данного  товара является истец, либо что товар согласован или каким-либо иным образом  одобрен истцом, либо что истец и ответчик находятся в партнерских отношениях,  что не соответствует действительности.  

Из обстоятельств дела усматривается, что истцом доказан как факт  принадлежности ему права на товарные знаки, так и факт их использования  ответчиком без разрешения правообладателя.  

Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию на основании  подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости  контрафактных товаров или права использования товарных знаков. Истец полагает,  что нарушение ответчика носило умышленный, а потому еще и грубый характер,  поскольку ответчик не удалил из интернет-магазина предложение к продаже товара  после получения первой претензии истца, а также настаивает на том, что  нарушение являлось длящимся.  

Истец понес имущественные потери в результате нарушения его прав  ответчиком в размере не полученного лицензионного вознаграждения, которое  истец получил бы, если бы ответчик приобрел лицензию на использование  товарных знаков истца.  

Положениями статьи 1515 ГК РФ установлена ответственность за  незаконное использование товарного знака. Так, согласно пункту 4 названной  статьи ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя  вместо возмещения убытков выплаты компенсации:  

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по  усмотрению суда исходя из характера нарушения;  

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен  товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования  товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.  

Истец указал, что компенсация рассчитана в размере двукратной стоимости  права использования товарных знаков и составляет 396 000 рублей (79000 руб. +  119 000 руб.) х 2 = 396 000 рублей, в подтверждение чего представлен  лицензионный договор между истцом и обществом с ограниченной  ответственностью «Симбат» № 5481 м от 21.09.2020.  

В соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 договора, вознаграждение за  предоставление права использования товарного знака № 581670 и № 633045  составляет соответственно 79000 руб. и 119000 руб. в год, а также ежемесячные  платежи в размере 10% дохода от реализации товара.  

Ввиду различной стоимости права использования указанных товарных  знаков истец считает возможным, с учетом принципов разумности и  справедливости, использовать в расчете компенсации наименьшую из указанных  величин базового годового вознаграждения, а именно 79000 руб. Нарушение в сети  Интернет (в рассматриваемом случае в виде размещения на сайте интернет-магазина предложения к продаже товара) является длящимся. Бремя доказывания  прекращения длящегося нарушения лежит на ответчике. Истец не располагает  сведениями, когда прекратилось нарушение (прекращено по крайней мере на дату  предъявления иска).  

Следовательно, расчет компенсации истца исходя из периода (год) является  правильным и соответствующим положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515  Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

Вместе с тем, апелляционный суд соглашается с выводами первой инстанции  о том, что в рассматриваемой ситуации имеются основания для снижения размера  компенсации до фактической стоимости права использования товарных знаков по  следующим основаниям.  

Согласно пункту 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании  компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в  двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец  должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2  статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права  использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.  

Как отмечено в пункте 62 Постановления № 10, суд определяет размер  подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец  представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик  вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.  

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления № 10, если  правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном  размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера  

компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой  они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.  

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела  доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных  товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за  соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4  статьи 1515 ГК РФ.  

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи  1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным)  размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.  

Согласно пункту 4.2 Постановления Конституционного Суда Российской  Федерации от 24.07.2020 № 40-П в случае взыскания компенсации за нарушение  исключительного права на один товарный знак, определенной по правилам  подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена  возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации  многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом  что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их  превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства  конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение  совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование  объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим  лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его  предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.  

Аналогичная позиция изложена в постановлении Конституционного Суда  Российской Федерации, содержащейся в постановлении 13.12.2016 № 28-П.  

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной  правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела  обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным  наличием совокупности ряда критериев, обязанность доказывания соответствия  которым возлагается именно на ответчика.  

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда,  рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в  пределах, установленных Гражданского Кодекса Российской Федерации, в  зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом  требований разумности и справедливости.  

При этом, с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную  сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к  бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности, размер  такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.  

В рассматриваемом случае имелись основания для снижения компенсации  ниже минимального предела с учетом характера нарушения и отсутствия прямых  доказательств несения убытков истцом в связи с допущенным ответчиком  нарушением его исключительного права сверх тех, которые он мог бы получить в  случае заключения лицензионного договора на условиях о вознаграждении,  аналогичных лицензионному договору с обществом с ограниченной  ответственностью «Симбат» № 5481 м от 21.09.2020.  

Правонарушение совершено ответчиком впервые. 

С учетом изложенного, компенсация правомерно взыскана в размере  однократной стоимости права использования в соответствии с представленным  истцом расчетом в размере 198000 руб.  

При этом вопреки доводам общества представленные истцом скриншоты  сайта ответчика являются подтверждением нарушения ответчиком прав истца на  товарные знаки, поскольку данный сайт имеет прямое отношения к ответчику.  

Указание в претензии суммы меньшей, чем заявлено в иске, не нарушает  прав ответчика, а потому доводы жалобы общества в этой части отклонятся.  

Вопреки доводам общества лицензионный договор представлен  предприятием в электронном виде в полном объёме. Лицензионный договор,  являющийся основанием для расчета компенсации по настоящему делу,  недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в  деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен.  

Суд первой инстанции не нарушил положения статьи 227 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, и верно рассмотрел дело без  вызова сторон, в порядке упрощенного производства.  

При таких обстоятельствах, у апелляционного суда отсутствуют основания  для удовлетворения апелляционной жалобы ответчика и отмены решения суда  первой инстанции.  

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для  безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.  

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации государственная пошлина по апелляционной жалобе  относится на подателей жалоб.  

Руководствуясь статьями 258, 269 – 271, 272.1 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.03.2023 по делу   № А53-44070/2022 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без  удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПК Тутси» в доход  федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины по апелляционной  жалобе.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.  

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия настоящего постановления,  через суд первой инстанции.  

Судья Илюшин Р.Р.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 7:27:00

Кому выдана Илюшин Роман Романович