ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А28-13653/2022

г. ФИО6

11 сентября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 05 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 сентября 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судейГорева Л.Н., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2, 

при участии в судебном заседании:

представителя истца  по веб-конференции – ФИО3 (доверенность от 23.11.2022);

представителя ответчика  в здании 2 ААС – ФИО4 (доверенность от 11.01.2023); лично ФИО5 (по паспорту),

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «УК Сахар Воск», индивидуального предпринимателя ФИО5

на решение Арбитражного суда Кировской области от 14.06.2023 по делу № А28-13653/2022, 

по иску общества с ограниченной ответственностью «УК Сахар Воск» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО5 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «УК Сахар Воск» (далее – истец, общество) обратилось с иском в Арбитражный суд Кировской области к индивидуальному предпринимателю ФИО5 (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании 800 000 рублей 00 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного под № 655616, 19 000 рублей 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины, 8 500 рублей 00 копеек расходов по оплате нотариальных услуг.

Заявлением от 28.04.2023 истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1280000 рублей 00 копеек. 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 14.06.2023 исковые требования удовлетворены частично, в пользу истца взыскано 159 166 рублей 66 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного по свидетельству № 655616, 8500 рублей судебных расходов, всего: 167 666 рублей 66 копеек. 

ООО «УК Сахар Воск» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, просит решение отменить в части компенсации, взыскать в пользу истца 1 280 000 рублей. 

По мнению заявителя жалобы, суд первой инстанции неверно применил подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), не учел количество способов, которыми ответчик использовал товарный знак, количество классов МКТУ, в отношении которых использован товарный знак. Заявитель жалобы ссылается на расчет компенсации, полагает, что мог требовать компенсацию в двойном размере выручки ответчика, но снизил сумму до 1 280 000 рублей. 

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 26.07.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.07.2023 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Ответчик ФИО5 с принятым решением суда не согласна, обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, просит решение изменить в части компенсации, взыскать в пользу истца 106 666 рублей 66 копеек. 

Заявитель жалобы приводит свой расчет компенсации, не согласен с применением в расчетах стоимости договоров с другими лицензиатами, со стороны истца не представлены доказательства в обоснование своего расчета. 

ООО «УК Сахар Воск» в отзыве на апелляционную жалобу ответчика приводит свой расчет, настаивает на удовлетворении иска в полном объеме. 

ФИО5 в отзыве на апелляционную жалобу истца указывает, что договор между сторонами был расторгнут 25.08.2020, не согласна с указанным в иске периодом использования товарного знака, считает компенсацию подлежащей снижению. 

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, ООО «УК Сахар Воск» является правообладателем товарного знака № 655616. Дата приоритета 15.08.2016, дата государственной регистрации 10.05.2018, срок действия исключительного права 15.08.2026.

Неохраняемые элементы товарного знака: слова «SAHAR VOSK», знак амперсанд. Цвет: черный, желто-бежевый, белый.

Классы МКТУ, в отношении которых товарному знаку № 655616 предоставлена правовая защита: 35 - продвижение продаж для третьих лиц, 41- обеспечение учебного процесса, 44 - салоны красоты, услуги в области гигиены и косметики для людей.

12.07.2018 между ООО «УК Сахар Воск» (лицензиар) и предпринимателем ФИО5 (лицензиат) подписан комплексный лицензионный договор (простая (неисключительная) лицензия (далее - договор), по условиям которого лицензиар обязуется предоставить лицензиату право использования в предпринимательской деятельности результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 2.3 договора, а лицензиат обязуется оплачивать лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

Согласно пункту 2.3 договора результаты интеллектуальной деятельности, использование которых предоставляется по договору, включают в себя: 

2.3.1 право на использование коммерческого обозначения «SAHAR&VOSK», принадлежащего лицензиару, характеристика и графическое изображение которого, находится в базе знаний,

2.3.2 подключение к CRM-системе,

2.3.3 доступ в базу знаний, принадлежащую лицензиару,

2.3.4 методы, способы, процедуры и технология ведения деятельности по оказанию услуг,

2.3.5. спецификации и описание оборудования, используемые в работе студии при ее строительстве, обустройстве, переоборудовании и (или) ремонте,

2.3.6 отличительные характеристики студии, включая ее дизайн, цветовую гамму, оборудование, расстановку оборудования, вывески, внутренний и внешний вид студии в целом,

2.3.7 процедуры, касающиеся работы студии, а равно методы организации управления студией, управленческого контроля, документооборота, контроля товарно-материальных ценностей,

2.3.8 методы подбора персонала, его подготовки,

2.3.9 стандарты внешнего вида и фирменной одежды (униформы) персонала,

2.3.10 стандарты маркетингового продвижения на рынке,

2.3.11 любые иные стандарты, требования, разработки, рекомендации, способы, процедуры, технологии, используемые для деятельности по оказанию услуг, включая информацию, составляющую коммерческую тайну лицензиара и объекты, интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат лицензиару.

17.06.2020 от ответчика в адрес истца поступило предложение о расторжении договора.

25.08.2020 между сторонами подписано соглашение о расторжении комплексного лицензионного договора от 12.07.2018.

По условиям соглашения договор считается расторгнутым с 30.09.2019.

В ходе проверочных мероприятий истцом было установлено, что ответчиком в отсутствии разрешения правообладателя осуществляется предпринимательская деятельность с использованием товарного знака № 655616.

Указанное обстоятельство подтверждено фотоматериалами, размещенными на официальной странице студии «SAHAR&VOSK» в социальной сети «ВКонтакте», рекламирующей услуги ответчика (публикации от 01.06.2020, 25.06.2020, 27.07.2020, 03.08.2021), зафиксировано в нотариальном протоколе осмотра и исследования письменных доказательств от 21.09.2022 (фотографии от 01.06.2020, от 25.06.2020, 07.07.2020, 27.07.2020, 18.12.2020, 03.08.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 23.11.2021, 24.12.2020, 26.03.2022, 26.04.2022, 26.06.2022), отчетах тайных покупателей с фотоотчетами от 13.03.2021, 09.09.2022, 02.10.2022.

24.09.2022 истцом в адрес ответчика направлена претензия (требование) о прекращении незаконного использования товарного знака, а также коммерческого обозначения «SAHAR&VOSK», об удалении всех интернет-аккаунтов и сайтов с обозначением «SAHAR&VOSK» и перечислении компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 800 000  рублей 00 копеек (13.10.2022 вручение адресату).

Неурегулирование спора в претензионном порядке явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции отклонил расчеты сторон, исходил из использования ответчиком спорного товарного знака по 44 классу МКТУ, в связи с чем удовлетворил требования частично в размере 159 166 рублей 66 копеек компенсации ((46 250 +33 333,33)*2). 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и отзывов, заслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба истца подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ)

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ, свидетельствует об их контрафактности.

В силу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков, в том числе выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Таким образом, при взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в виде двукратной стоимости товаров суд устанавливает данную стоимость на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле.

Исходя из приведенных норм права, разъяснений в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по настоящему иску входят обстоятельства принадлежности истцу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также факт нарушения исключительных прав ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак, обстоятельства выявления истцом нарушения ответчиком не оспариваются и подтверждены материалами дела; в суде апелляционной инстанции спорным являлся вопрос о расчете надлежащего размера компенсации.

Товарному знаку по свидетельству № 655616  предоставлена охрана по следующим классам: 35 - продвижение продаж для третьих лиц, 41- обеспечение учебного процесса, 44 - салоны красоты, услуги в области гигиены и косметики для людей. При этом обе стороны основывают свои расчеты на расценках, согласованных ранее сторонами в договоре между ними.

Суд первой инстанции при рассмотрении спора исходил из нарушения товарного знака по классу 44 МКТУ (салоны красоты; услуги в области гигиены и косметики людей). В данной части решение суда сторонами не оспаривается, довод жалоб в части нарушения по указанному классу МКТУ не приведено. 

Общество настаивает на том, что права на спорный товарный знак были нарушены в полном объеме, с учетом защиты по трем классам МКТУ (35,41,44). Истец заявил о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в жалобе настаивает на расчете (250 000 (паушальный взнос)*2)+(15000 (роялти)*2*26 месяцев) = 1 280 000 рублей 00 копеек. 

Ответчик расчет истца оспаривает, считает возможной сумму компенсации 106 666 рублей 66 копеек ((20833,00+32500)*2), исходит из цены договора между сторонами 250 000 рублей. 

С учетом ясно выраженного обеими сторонами согласия на расчет компенсации с учетом указанных выше расценок апелляционный суд полагает, что вывод суда первой инстанции о расчете компенсации исходя из иных расценок сделан с нарушением норм процессуального права (применительно к части 2 статьи 70 АПК РФ).

Кроме того, апелляционный суд исследовал непосредственно представленные истцом копии лицензионных договоров и с учетом пояснений представителя истца в судебном заседании установил, что размер паушального взноса по договорам, которые истец заключает с иными лицами носит дифференцированный характер (от 250 000 рублей до 400 000 рублей); истец не доказал обоснованность применения максимальной расценки (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Апелляционный суд отклоняет довод ответчика о том, что в соглашении между ним и истцом отсутствовало условие о взимании ежемесячной платы в твердом размере.

Из материалов дела следует, что на дату совершения и выявления нарушения такая плата являлась обычной в отношениях между истцом и его контрагентами; доказательств существования в отношении  сходных объектов иной применимой к данному случаю (пункт 3 статьи 424 ГК РФ) цены ответчик не представил (часть 1 статьи 65 АПК РФ); иной расчет в этой части, который бы учитывал иные договорные условия между истцом и ответчиком, последний также не привел; при этом истец обратил внимание суда на то, что фактически и не смотря на отсутствие подписанного между сторонами дополнительного соглашения ответчик производил оплату именно в твердой сумме, как и иные лицензиаты.

Согласно выписке из ЕГРИП ФИО5 осуществляется 26 видов деятельности (в том числе образовательную – коды ОКВЭД 85.41 образование дополнительное детей и взрослых, 85.42.9 деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки), из анализа профилей ИП ФИО5 в профилях 2ГИС и ЯндексКарты следует, что ответчиком оказываются образовательные услуги (скриншоты, приложенные к возражениям от 31.03.2023 – т.3, л.д. 115). 

Согласно представленным истцом сведениям из социальной сети ВКонтакте «Сахар Воск ФИО6 массаж депиляция Skin’s» https://vk.com.depilkirov , ответчик размещал рекламу об оказании услуг по обучению непрерывно с января 2020 года (т.4, л.д. 24-43). 

Следовательно, нарушение товарного знака № 655616 по классу 41 доказано.

Доводы предпринимателя о том, что скриншоты не подтверждают оказание услуг, выражают несогласие с доводами истца, однако доказательств в опровержение не представлено. Указание ответчика на то, что размещение рекламы и обучение являлось лишь средством подыскания персонала для собственного салона, и за обучение фактически не взималась плата, в данном случае не имеет существенного значения, т.к. размещение рекламы платных образовательных услуг с использованием товарного знака истца уже само по себе образует нарушение исключительных прав.

Истцом в жалобе не приведено мотивированных доводов об осуществлении ответчиком деятельности, которая могла бы быть соотнесена с указанными в свидетельстве на товарный знак услуг по классу МКТУ 35. 

В судебном заседании суда второй инстанции также не пояснил, в чем выразилось нарушение предпринимателем товарного знака по классу 35 МКТУ. 

Однако довод истца о том, что суд первой инстанции безосновательно скорректировал расчет истца на количество объектов, предоставленных ответчику ранее по лицензионному соглашению, подлежит отклонению. Апелляционный суд исходит из того, что цена по соглашению между истцом и ответчиком справедлива при условии передачи ответчику всех указанных в соглашении прав (включая, например, ноу-хау); однако иск по настоящему делу предъявлен в защиту исключительных прав только на товарный знак.

Нарушение исключительных прав истца на товарный знак № 655616 прекращено в октябре 2022 года. Истец определяет период нарушения в 26 месяцев (с 01.06.2020); фактически период времени в 26 месяцев до месяца прекращения нарушения начинается с августа 2020 года, что соответствует дате подписания сторонами соглашения о расторжении. 

По расчету суда в пользу истца подлежит взысканию сумма 213 333 рубля 34 копейки, исходя из расчета (41 666,67 + (2500*26 месяцев)) * 2, где: 

250 000 рублей / 4 результата интеллектуальной деятельности / 3*2 класса МКТУ = 41 666,67 рубля. 

15 000 рублей / 4 результата интеллектуальной деятельности / 3*2 класса МКТУ = 2500 рублей. 

Таким образом, суд признает подлежащим взысканию в пользу истца  компенсацию за нарушение товарного знака в части нарушения ответчиком по двум классам МКТУ (41,44) в виде двукратной стоимости. 

Основания для снижения размера компенсации ниже 2-кратной стоимости права применительно к правовой позиции, приведенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 №40-П апелляционный суд по материалам дела не усматривает.

Таким образом, жалоба ответчика является обоснованной лишь в части применения судом неверных расценок при расчете размера компенсации; а жалоба истца является обоснованной в части нарушения прав общества на товарный знак по нарушению 41 класса МКТУ; поскольку в результате размер компенсации подлежит увеличению в сравнении с взысканным по решению суда первой инстанции, то апелляционная жалоба истца подлежит удовлетворению, а в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика следует отказать. 

Обжалуемый судебный акт подлежит изменению на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям. 

При цене иска 1 280 000 рублей размер государственной пошлины составил 25 800 рублей, из которых истцом было уплачено при подаче иска 19 000 рублей. 

Таким образом, поскольку удовлетворено 16,67% требований (213333,34 рублей), то с истца подлежит взысканию 2 500 рублей в доход федерального бюджета, с ответчика – 4 300 рублей. 

При подаче апелляционных жалоб сторонами уплачено по 3 000 рублей госпошлины, из которых расходы, понесенные предпринимателем, остаются на нем, расходы истца подлежат возмещению ответчиком в части 16,67% в сумме 500 рублей. 

Кроме того, истцом понесены расходы за составление нотариального протокола осмотра доказательств в размере 8 500 рублей, которые относятся к издержкам и подлежат взысканию с ответчика. Доводов жалобы предпринимателя ФИО5 не заявлено. 

В соответствии с частью 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист на основании настоящего постановления выдается Арбитражным судом Кировской области.

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении апелляционной жалобы индивидуального предпринимателя ФИО5 отказать. 

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «УК Сахар Воск» удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда Кировской области от 14.06.2023 по делу № А28-13653/2022 изменить, принять по делу новый судебный акт.

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «УК Сахар Воск» удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «УК Сахар Воск» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 213 333 рубля 34 копейки компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 655616, а также 6 500 рублей в возмещение судебных расходов. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УК Сахар Воск» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 2 500 рублей государственной пошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 4 000 рублей государственной пошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «УК Сахар Воск» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 500 рублей государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы. 

Арбитражному суду Кировской области выдать исполнительные листы. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

Е.Г. Малых

Судьи             

ФИО7

ФИО1