Д Е В Я Т Ы Й   А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й   А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й   С У Д

127994, г. Москва, ГСП -4,  проезд Соломенной сторожки, д. 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 09АП-27160/2025

город Москва

06 июня 2025 года

Дело № А40-283778/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2025 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июня 2025 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой, 

судей Д.В. Пирожкова, Е.А. Ким, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Голубцовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО «УРБАН ВЭЙВ»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 07 марта 2023 года 

по делу № А40-283778/2022, принятое судьей Чадовым А.С., 

по иску ООО «ЭКОМЕТ ГРУПП» (ОГРН: 

<

***>) 

к ООО «УРБАН ВЭЙВ» (ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца -  извещен, представитель не явился,

от ответчика -  ФИО1 по доверенности от  20.12.2022,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ЭКОМЕТ ГРУПП» (далее – истец, общество «ЭКОМЕТ ГРУПП») обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «УРБАН ВЭЙВ» (далее – ответчик, общество «УРБАН ВЭЙВ») о взыскании компенсации в размере 20.000.000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.03.2023 исковые требования удовлетворены частично: с общества «УРБАН ВЭЙВ» в пользу общества «ЭКОМЕТ ГРУПП» взыскана компенсация за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту № RU 128915, при поставке товара по закупке № 0132300007521000972, № 0373200017522000729, № 0318300008821000356 и по патенту № RU 129416, при поставке товара по закупке № 0145300011322000027 в общем размере 600.000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в 15.000 руб. В остальной части иска отказано. 

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что правонарушения совершены до выдачи патента; истцом не доказаны обстоятельства исполнения поставки; решением Роспатента патенты истца были признаны недействительными.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

04.08.2023 г. ответчиком заявлено о приостановлении производства по делу.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2023 было приостановлено производство по апелляционной жалобе общества «УРБАН ВЭЙВ» на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.03.2023 по делу № А40-283778/22 до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-750/2023. 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2023 по делу № СИП-750/2023 требования общества «ЭКОМЕТ ГРУПП» удовлетворены: решение Роспатента от 31.05.2023 об удовлетворении поступившего возражения против выдачи патента Российской Федерации № 128915 на промышленный образец признано недействительным как не соответствующее норме пункта 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение общества «УРБАН ВЭЙВ». Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2024 по делу № СИП-750/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2023 по делу № СИП-750/2023 оставлено без изменения.

Определением от 16.04.2024 Девятый арбитражный апелляционный суд возобновил производство по делу.

09.12.2024 от истца поступило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП- 1369/2024. Ходатайство мотивировано тем, что в Суд по интеллектуальным правам обществом «ЭКОМЕТ ГРУПП» направлено заявление о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2024 об удовлетворении возражений против выдачи патентов Российской Федерации №129416 и №128915 на промышленные образцы, и приложенными к заявлению документами.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2024 производство по делу № А40-283778/2022 приостановлено до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу№ СИП-1369/2024. 18.03.2025 г. от общества «УРБАН ВЭЙВ» поступило заявление о возобновлении производства по делу в связи со вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1369/2024.

Определением от 24.03.2024 Девятый арбитражный апелляционный суд возобновил производство по делу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, представил письменные пояснения.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

Истцу - обществу «ЭКОМЕТ ГРУПП» принадлежат патенты на промышленные образцы № RU 128915 и № RU 129416 на модули закрытого типа для сбора твердых коммунальных отходов.

При мониторинге государственных закупок было выявлено, что общество «УРБАН ВЭЙВ» являлось поставщиком по государственным закупкам 0132300007521000972 (Нижний Новгород), 0373200017522000729 (Москва), 0318300008821000356 (ФИО2), 0145300011322000027 (Гатчинский район Ленинградской области) и  по государственным и муниципальным контрактам поставляло продукцию, содержащую все существенные признаки промышленного образца по патенту № RU 128915 и промышленного образца по патенту № RU 129416, что является незаконным.

Факт правонарушения подтверждается заключением патентного поверенного ФИО3 №PS621RU от 23.09.2022.

Как следует из заключения патентного поверенного, в государственной закупке №0132300007521000972 используются признаки патента №128915. В государственной закупке №0373200017522000729 №128915. В государственной закупке №0318300008821000356 используются признаки патента №128915. В государственной закупке №0145300011322000027 используется патент №129414.

В соответствии со статьей 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250,1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Общество «ЭКОМЕТ ГРУПП» полагает, что разумным размером компенсации является 5.000.000 руб. за каждый факт нарушения, всего, 20.000.000 руб. за четыре факта нарушения. При определении размера компенсации общество «ЭКОМЕТ ГРУПП» исходило из того, что сумма в размере 5.000.000 руб. в сфере предпринимательской деятельности является относительно невысокой, взыскание компенсации в меньшем размере не окажет на общество «УРБАН ВЭЙВ» никакого эффекта, в связи с чем правонарушения будут продолжаться. Кроме этого, ответчик использовал патенты истца для недобросовестной конкуренции в сфере государственных закупок, что негативным образом отразилось на публичных интересах, поскольку общество заинтересовано в добросовестной конкуренции в сфере государственных закупок.

Претензии истца оставлены ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения произведения.

В числе прочих такими объектами являются произведения дизайна.

Согласно пункту 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (пункт 4 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

На основании статьи 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права на основании договора об отчуждении исключительного права.

Исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (статья 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации), по договору об отчуждении исключительного права (абзац 2 пункт 1 статьи 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации), по лицензионному договору (абзац 3 пункта 1 статьи 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации), в порядке создания служебного произведения (статья 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

Пунктом 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что патент на промышленный образец удостоверяет приоритет промышленного образца, авторство и исключительное право на промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец (пункт 3 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

При этом промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), в предмет доказывания применительно к настоящему спору со стороны истцов входят права на защиту исключительного права на промышленный образец и дизайн рукоятки зубной щетки, а также факт нарушения ответчиком этих прав одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при изготовлении и продаже изделий, содержащих признаки названного промышленного образца и дизайна.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности наличия у истца исключительных прав на заявленные результаты интеллектуальной деятельности и факта использования их путем реализации изделий, в которых содержатся существенные признаки промышленных образцов. При этом суд, исходя из характера нарушения, установленных фактических обстоятельств дела, степени вины, и исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел возможным уменьшить сумму компенсации до 600.000 руб.

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции установлено следующее.

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или в части, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 139 Постановления № 10 следует, что не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным.

Из материалов дела усматривается, что общество «УРБАН ВЭЙВ» 30.01.2023 обратилось в Роспатент с возражениями против выдачи принадлежащих истцу патентов Российской Федерации № 128915 и № 129416, мотивированными тем, что промышленные образцы по патентам Российской Федерации № 128915 и № 129416 идентичны, а также несоответствием запатентованных промышленных образцов условию патентоспособности «оригинальность».

По результатам рассмотрения доводов возражений Роспатент принял решения от 31.05.2023, которым удовлетворил возражения от 30.01.2023, патенты Российской Федерации № 128915 и № 129416 признал недействительными полностью. Данные решения административный орган мотивировал тем, что в общедоступных сведениях выявлено изделие, содержащее признаки, совпадающие с признаками внешнего вида по оспариваемым патентам.

В свою очередь, решениями Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2023 по делам №№ СИП-750/2023 и СИП-966/2023 соответствующие решения Роспатента от 31.05.2023 признаны недействительными.

В решениях суд указал, что представленные заявителем документы непосредственно в суд относимы к делу и могут иметь значение при разрешении вопроса о возможности применения положений пункта 4 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации об авторской льготе. В силу этого, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 Постановления № 10, на Роспатент была возложена обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов патентообладателя. В постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-750/2023 от 25.03.2024 и № СИП-966/2023 от 25.03.2024 соответственно дана оценка решениям Суда по интеллектуальным правам. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам постановил, что суд первой инстанции правомерно признал соответствующий оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным. В силу чего, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил решения суда оставить без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения. Таким образом, на Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть указанные возражения.

По результатам повторного рассмотрения доводов возражений, административный орган установил, что совокупность существенных признаков промышленных образцов по патентам Российской Федерации № 128915 и № 129416, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность существенных признаков внешнего вида модуля, известного из материалов аукциона, и как следствие, не обуславливает творческий характер особенностей этого изделия. Данные обстоятельства с учетом положений пункта 3 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации послужили основанием для вывода административного органа о несоответствии промышленных образцов по патентам Российской Федерации № 128915 и № 129416 условию патентоспособности «оригинальность». На основании изложенного решениями Роспатента от 25.10.2024 возражения общества «УРБАН ВЭЙВ» удовлетворены, патенты Российской Федерации № 128915 и № 129416 на промышленные образцы признаны недействительными полностью.

Общество «ЭКОМЕТ ГРУПП» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.10.2024, которыми патенты Российской Федерации № 128915 и № 129416 на промышленные образцы признаны недействительными полностью.

Вступившим в законную силу Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2025 по делу № СИП-1369/2024 требования общества «ЭКОМЕТ ГРУПП» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности  от 25.10.2024, рассмотренного по результатам возражения от 30.01.2023, и решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2024, рассмотренного по результатам рассмотрения возражения от 30.01.2023, оставлены без удовлетворения.

В пункте 139 Постановления № 10 разъяснено, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Принимая во внимание приведенные разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации апелляционный суд полагает прекращенной правовую охрану патентов № 128915 и № 129416 решениями Роспатента от 25.10.2024, которые имеют обратную силу, то есть такие решения повлекли аннулирование патентов, прекращение их правовой охраны и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патентов. Таким образом, к моменту совершения вмененных ответчику правонарушений патенты не имели правовой охраны.  В связи с чем, оснований для взыскания компенсации за из нарушение в рассматриваемом случае не имеется.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о неполном выяснении судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствии выводов суда обстоятельствам дела, в связи с чем на основании пунктов 1, 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции следует отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 1, 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 марта 2023 года по делу                                               № А40-283778/2022 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО «Экомет Групп» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «Урбан Вэйв» (ОГРН: 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3.000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.  

Председательствующий судья                                                                 О.Н. Лаптева

Судьи                                                                                                                        Д.В. Пирожков     

   Е.А. Ким