РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-183754/23-27-1345

г. Москва

10 апреля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 02 апреля 2024года

Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ" (115184, 

<

...>, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VII/5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.12.2011, ИНН: 

<

***>, КПП: 770501001)

ответчик 1:  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭЙЛНЭЙМС" (115093, 

<

...>, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 19 РМ И2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.10.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 770501001)

ответчик 2: Nalim Development Ltd. (Global Gateway 8. Rue de la Perle. Providence. Mahe. Seychelles)

о защите исключительных прав

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "СЭЙЛНЭЙМС" (далее – ответчик 1) о признании администрирования Ответчиком доменного имени «gersa.ru» нарушением исключительных прав Истца на товарный знак, о запрете администрировать и использовать доменное имя «gersa.ru», об обязании безвозмездно передать Истцу право администрирования доменного имени «gersa.ru».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 октября 2023 года  к участию в деле, в качестве соответчика привлечено Nalim Development Ltd (далее – ответчик 2).

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика 2, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания.

Представитель истца заявил ходатайство об отказе от исковых требований к ответчику 1. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ, истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Суд принимает отказ от исковых требований к ответчику 2, поскольку он соответствует требованиям ст. 49 АПК РФ и не нарушает права и законные интересы других  лиц.

При указанных обстоятельствах производство по делу в части исковых требований к ответчику 1 подлежит прекращению на основании п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ. При этом повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Представитель истца заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "СЭЙЛНЭЙМС".

В силу части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по своей инициативе либо могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или по инициативе суда в случае, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, которые были приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Таким образом в рамках настоящего дела судом рассмотрены требования истца к Ответчику 2 о признании администрирования Ответчиком 2 доменного имени «gersa.ru» нарушением исключительных прав Истца на товарный знак, о запрете администрировать и использовать доменное имя «gersa.ru»

Оснований для привлечения ООО "СЭЙЛНЭЙМС" с учетом требований, заявленных к ответчику 2 не имеется.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований истец указал, что ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» (далее - Истец, Правообладатель) с 26.04.2023 г. является Правообладателем товарного знака «ГЕРСА» согласно Свидетельства на товарный знак  № 949006.

Указанный товарный знак зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ: агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм; аренда финансовая с правом выкупа; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выдача подарочных сертификатов; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; маклерство; обмен денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; размещение денежных средств; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги актуарные; услуги банковские; услуги брокерские; услуги в сфере недвижимости; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по хранению в сейфах; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных банков; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые; услуги финансовые по закрытию бизнеса; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; хранение ценностей.

Истцом установлено, что в сети Интернет зарегистрировано доменное имя «gersa.ru». При этом Истец не передавал третьим лицам права использования своего товарного знака.

Согласно ответу ООО «СэйлНэймс» на  адвокатский запрос администратором доменного имени gersa.ru является Nalim Development Ltd.

Истец полагает, что доменное имя «gersa.ru» является сходным до степени смешения с товарным знаком «ГЕРСА» и нарушает права и законные интересы Истца, как Правообладателя принадлежащих ему средств индивидуализации.

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Федеральный закон об информации) сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет"; доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет".

Согласно пункту 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона об информации) презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Так, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

Факт наличия у Истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 949006, подтверждается представленными в материалы дела свидетельством о государственной регистрации товарного знака, что ответчиком не оспаривается.

Кроме того, материалами дела, в частности сведениями о домене, подтверждается то, что администратором доменного имени «gersa.ru» является именно Nalim Development Ltd., что также ответчиком не оспаривается.

Как разъяснено в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

Как разъяснено в указанном пункте Постановления N 10, по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Таким образом, само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

В рассматриваемом случае защищаемый товарный знак не является общеизвестным.

В состав спорного доменного имени входит элемент «gersa», который представляет собой транслитирацию словесного элемента «ГЕРСА, входящего в состав товарного знака, исключительное право на который принадлежит Истцу.

Сравнив данные обозначения в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482, суд приходит к выводу об их сходстве по визуальному и фонетическому критериям сходства.

Между тем истцом не представлено доказательств осуществления ответчиком услуг однородных тем для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Кроме того, ответчик 2, возражая против удовлетворения исковых требований также указал, что приоритет на товарный знак истца действует с 26.04.2023 года, между тем доменное имя gersa.ru зарегистрировано в 2008 году. Таким образом ответчик администрировал данное доменное имя еще до возникновения каких-либо прав истца на данное обозначение.

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, не усматривает, что ими подтверждается факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак.

Судом рассмотрены все доводы заявителя, однако они не могут служить основанием для удовлетворения заявления.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 27, 67, 68, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от иска в части требований к ООО "СЭЙЛНЭЙМС" (115093, 

<

...>, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 19 РМ И2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.10.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 770501001).

В указанной части производство по делу прекратить.

В удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, на заявляющего самостоятельных требований на предмет спора ООО "СЭЙЛНЭЙМС" (115093, 

<

...>, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 19 РМ И2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.10.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 770501001) отказать.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить  ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ" (115184, 

<

...>, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VII/5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.12.2011, ИНН: 

<

***>, КПП: 770501001) из дохода федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.И. Крикунова