Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-63288/2023

27 марта 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  27 марта 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бареевой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью «Артвей Стартап» (125080, 

<

...>, С VI-31, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.03.2016, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Удачный сезон» (191144, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.11.2010, ИНН: 

<

***>)

о взыскании,

при участии: от Истца – извещен, не явился, от Ответчика – ФИО1 (доверенность от  09.11.2023), ФИО2 (доверенность от  18.07.2023, паспорт РБ), ФИО3 (доверенность от  18.07.2023), 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Артвей Стартап» (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Удачный сезон» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец в размере 800 000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере  19 000 рублей.

Определением от 17.07.2023 исковое заявление принято к производству и рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением от 08.09.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общем правилам искового производства.

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.11.2023 дело № А56-63288/2023 передано для рассмотрения в производство судьи Киселевой А.О.

Согласно ч. 5 ст. 18 АПК РФ в случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала. Совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, в том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, отложение судебного разбирательства, одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости не является заменой судьи.

В судебное заседание 08.11.2023 явились представители Ответчика.

От Истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя, также Истец указал на наличие у него патента на промышленный образец.

Представитель Ответчика представил на обозрение вещественное доказательство, указал на отличия производства товаров Истца и Ответчика.

Ответчик возражал против удовлетворения требований о взыскании компенсации.

Для исследования представленных доказательств и оценки доводов сторон судебное заседание отложено.

В связи с переходом к рассмотрению дела в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ в основное судебное разбирательство, для оценки доводов сторон, протокольным определением от 16.01.2024 рассмотрение спора отложено.

В судебное заседание 06.02.2023 явились представители Ответчика, дали пояснения по делу.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя Истца, который извещен надлежащим образом, о чем в материалах дела имеются соответствующие доказательства согласно ст. 123 АПК РФ.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Согласно пояснениям Истца, общество с ограниченной ответственностью «Артвей Стартап» (Патентообладатель) является обладателем исключительного права, а именно - патентообладателем промышленного образца щепокол-рычаг «KOLUNDROV» (далее – Изделие), авторами которого являются ФИО4 и ФИО5, что подтверждается патентом на промышленный образец № 124802 от 16 апреля 2021 г., приоритет от 02 августа 2018 г. Авторы промышленного образца также являются соучредителями Истца. 

Изделие реализуется Истцом, в частности, посредством продажи в интернет-магазине «KOLUNDROV» на веб-сайте https://kolundrov.ru, а также через известные интернет-магазины «Ozon», «Wildberries» и др. 

Внешние характеристики изделия доступны по ссылке на каталог магазина в сети интернет https://kolundrov.ru/catalog/?q=щепокол&s=Найти, конкретные изделия - https://kolundrov.ru/catalog/shchepokol-rychag/ и др.

По мнению Истца, ООО «Удачный сезон» нарушило исключительные права Патентообладателя, что выразилось в предложении к продаже изделия сходного назначения, производящего на потребителя такое же впечатление, что и запатентованный промышленный образец, при этом все существенные признаки запатентованного промышленного образца использованы в предлагаемом к продаже изделии. 

Предложение к продаже осуществлялось посредством сети Интернет на сайте www.ozon.ru (ссылка на изделие - https://www.ozon.ru/product/shchepokol-rychag-usilennyy-wood-chipper-gp-8- lezvie-8-mm-737121538/?sh=HPN1gCAuww).

Истец указывает, что между Истцом и Ответчиком не было заключено какого-либо договора о предоставлении права использования промышленного образца. В реквизитах интернет-магазина, предлагающего изделие к продаже, указан Ответчик.

09.03.2023 г. Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия с требованием прекратить нарушение исключительных прав в виде немедленного прекращения продаж контрафактных изделий - щепоколов, копирующих промышленный образец Истца, удалить все контрафактные товары с сайтов продаж и сообщить о прекращении указанного нарушения Патентообладателю, а также выплатить компенсацию в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 коп., определенную исходя из средних объемов продаж в месяц изделия щепокол KOLUNDROV, реализуемого Истцом через интернет-магазин https://kolundrov.ru в течение 5 дней с момент получения претензии. Ответ на данную претензию Ответчиком получен не был.

В целях основания для определения размера компенсации Истец приводит данные о собственных продажах изделия щепокол-рычаг «Стандартный» KOLUNDROV за второе полугодие 2021 г. – первое полугодие 2022 г. без учета данных по продажам иных моделей щепоколов Истца, содержащих существенные признаки запатентованного промышленного образца. 

За период 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. Истцом было реализовано изделий в количестве 990 шт. на общую сумму 6 675 372 рублей. 

За период 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. Истцом было реализовано изделий в количестве 1 378 шт. на общую сумму 9 020 400 рублей. 

Итого: за период 1 год (01.07.2021 – 30.06.2022), предшествовавший составлению протокола о нарушении Ответчиком исключительного права Истца на промышленный образец, Истцом было реализовано 2 368 изделий на общую сумму 15 695 772 рублей.

Истец указывает, что доказательством реализации Истцом запатентованного изделия является письмо ЗАО «Сервис дистанционной торговли» № 37 от 16.05.2023 о количестве и стоимости отгруженных со склада изделия Щепокол-рычаг «Стандартный» за период с 01.07.2021 по 30.06.2022.

В обоснование своей  позиции на исковое заявление Ответчик представил отзыв, согласно которому возражает против удовлетворения требований по следующим основаниям.

Ответчик указывает, что являющееся предметом рассмотрения настоящего дела изделие щепокол нельзя отнести к известным и распространенным на рынке, что подтверждается информацией о количестве поисковых запросов по указанному слову в сети Интернет. Так, по данным сервиса Яндекс (https://wordstat.yandex.ru/) по слову «щепокол» за последний месяц было сделано 2 105 поисковых запросов, в то время как, для сравнения, в отношении таких садовых инструментов как «топор», «лопата» и «грабли» за тот же период было сделано 630 000., 300 000 и 150 000 запросов соответственно.

Спорный товар не является широко распространенным на рынке и, с учетом его специфики, абсолютное большинство обычных потребителей нельзя отнести к категории информированных принимая во внимание критерии, перечисленные в Правилах.

Ответчик указывает, что для получения ответа на вопрос, действительно ли были использованы в изделии ответчика все существенные признаки промышленного образца истца, на основании обращения ООО «Удачный сезон» специалистом ООО «Патентика» 4 было проведено исследование и составлено заключение патентного поверенного от 19.04.2023.

В рамках проведения исследования на рассмотрение специалиста был поставлен вопрос «Содержит ли изделие «ЩП-УС» все существенные признаки или совокупность признаков, производящие на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец «ЩП-КД»?». При этом, как следует из п. 3 заключения, изделием «ЩП-УС» является изделие ответчика «Щепокол», а промышленным образцом «ЩП-КД» является промышленный образец № 124802 принадлежащий истцу. 

По мнению Ответчика, приведенные в заключении специалиста изображения изделия «ЩП-УС» аналогичны либо идентичны изображениям спорного изделия, на которые ссылается истец в исковом заявлении, что также подтверждает относимость доказательства к настоящему делу.

Ответчик поясняет, что изделие ответчика имеет зазор между образующими станину пластинами, который позволяет ножу в сложенном состоянии частично заходить внутрь станины. Данная особенность внешнего вида не присуща запатентованному промышленному образцу, у которого кромка ножа в сложенном состоянии практически доходит до выступов на передней кромке станины, тем самым акцентируя внимание на форме данных выступов. Данные отличия в выполнении станины достаточно наглядно демонстрируют различия в творческом замысле, обуславливающем особенности внешнего вида исследуемых изделий.

По мнению Ответчика, помимо перечисленных отличий, изделие ответчика имеет и иные отличия от патентного образца истца, в частности: 

- изделиям присуща различная форма передней и задней кромок; 

- нижняя часть передней кромки изделия ответчика в отличие от таковой у запатентованного промышленного образца выполнена с наклоном вперёд и не содержит скошенного угла; 

- опоры изделия ответчика имеют разную высоту, чем обеспечивают наклон станины изделия относительно вертикали, в то время как удлинённый кронштейн запатентованного промышленного образца обуславливается формой станины. Данное отличие указывает на различия в творческом замысле авторов;

- нож изделия ответчика, в отличие от такового у запатентованного промышленного образца, визуально имеет небольшой дугообразный изгиб в сторону передней кромки станины; 

- выступ, имеющийся у обоих изделий в районе тупоугольного излома ножа, находящегося вблизи цилиндрической рукояти, имеет у изделий различную форму и играет разную роль: выступ запатентованного промышленного образца имеет контур в виде прямоугольной трапеции и играет роль стопора, предотвращающего соприкосновение кромки ножа со станиной, в то время как выступ спорного изделия имеет контур в виде прямоугольника и позволяет зафиксировать нож изделия в закрытом положении.

По мнению Ответчика, Истец не обосновал размер заявленной компенсации, а представленный расчет не может быть принят судом, поскольку не отражает реальных размеров дохода ответчика, полученного от реализации его изделий.

Исследовав и оценив каждое из представленных в дело доказательств в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а также достаточность и взаимную связь данных доказательств в совокупности суд полагает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. 

Частями 1, 2 статьи 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В предмет доказывания по спору о нарушении исключительного права, как на изобретение, так и на полезную модель входит установление того, содержит ли продукт, произведенный ответчиком, либо использован ли в способе, примененном ответчиком, каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения (полезной модели) согласно патенту, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, по использованию изобретения (полезной модели).

Факт реализации спорного товара подтверждается представленными в дела доказательствами, равно как суд полагает подтвержденным похожесть товара, предлагаемого к продаже Ответчиком, принимая во внимание существенные признаки запатентованного промышленного образца использованы в предлагаемом к продаже изделии.

Возражения Ответчика относительно отсутствия идентичности в спорном товаре и промышленном образце судом отклоняются ввиду следующего. 

В соответствии с разъяснениями в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Постановление № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что в нарушение положений статей 8, 41, 65 - 68 АПК РФ Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии нарушений прав Истца.

            Что касается вопроса установления обоснованности заявленного Истцом размера компенсации, суд полагает следующее. 

Размер предъявленной Истцом компенсации заявлен в сумме 800 000 рублей.

            Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

            В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

            Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

            В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

            В порядке разъяснений в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

            Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

            Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Расчет Истца совершен, исходя из стоимости товара, реализованного Истцом, с приложением  отчета. Доказательств обратного в материалы дела представлено не было.  

            Между тем, заслушав приведенные в ходатайстве о снижении размера компенсации доводы Ответчика, также характер правонарушения, суд с учетом обстоятельств дела, полагает обоснованным установить размер компенсации в сумме 100 000 рублей.

            Расходы, понесенные Истцом по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции в соответствии со ст. ст. 110, 112 АПК РФ подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

            Суд также указывает, что в порядке положений ст. ст. 110, 112 АПК РФ, п. 20 Постановления № 1 при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (статья 110 АПК РФ). 

            В пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации. 

            Таким образом, частичное удовлетворение требования Истца о взыскании компенсации является в силу абзаца второго ч. 1 ст. 110 АПК РФ основанием для распределения судебных расходов между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

            Указанный вывод соответствует позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 19.09.2019 по делу № А45-17103/2018.

            Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Удачный сезон» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Артвей Стартап»: 

- компенсацию в размере 100 000 рублей,

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 375 рублей.

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                          Киселева А.О.