﻿

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-19376/2019-ГК

г. Пермь

10 марта 2020 года

Дело № А71-23503/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 марта 2020 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Кощеевой М.Н.,

судей Дружининой Л.В., Лесковец О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полуднициным К.А., 

при участии:

от истца: Сизов Н.В. (директор), паспорт, протокол № 1 от 15.05.2017; Трищенков А.А., паспорт, доверенность от 15.11.2019; Юскин О.Ю., удостоверение адвоката, доверенность от 13.01.2020, 

от ответчика: Логинов Ю.А., удостоверение адвоката, доверенность от 26.02.2020; Буркова В.А., удостоверение адвоката, доверенность от 21.11.2019,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, ООО "СВК Прибор",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики 

от 04 ноября 2019 года

по делу № А71-23503/2018	

по иску ООО Научно-производственное предприятие «Электротех» (ОГРН 1121832003435, ИНН 1832098092)

к ООО «СВК Прибор» (ОГРН 1141840006241, ИНН 1840028878)

о взыскании убытков, признании исключительного права, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Электротех» (далее – истец, ООО НПП «Электротех») обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СВК Прибор» (далее – ответчик, ООО «СВК Прибор») о признании исключительного права; о пресечении действий, нарушающих исключительное право; о взыскании 6 237 000 руб. 00 коп. убытков; об изъятии материальных носителей; об опубликовании сведений о допущенном правонарушении на его официальном сайте SVKPRIBOR.RU (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения требований).

Определением суда от 16.07.2019 по делу назначена комиссионная экспертиза. Проведение экспертизы поручено экспертам Боровинских Андрею Евгеньевичу (Союз «Удмуртская торгово-промышленная палата») и Стерхову Алексею Юрьевичу (Автономная некоммерческая организация Агентство независимой экспертизы и оценки «ПрофЭксперт»).

Решением суда от 04.11.2019 исковые требования удовлетворены частично. Признано исключительное право ООО НПП «Электротех» на ноу-хау, связанные со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01. Определено изъять изготовленные ООО «СВК Прибор» и не переданные заказчикам системы контроля цементирования скважин с использованием ноу-хау ООО НПП «Электротех». На ответчика возложена обязанность опубликовать решение суда о неправомерном использовании ноу-хау, связанных со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС -01, на сайте ООО НПП «Электротех» SVKPRIBOR.RU в течение 10 дней с момента вступления судебного акта в законную силу. С ответчика в пользу истца взыскано 5 520 000 руб. 00 коп. убытков, а также 47 955 руб. 94 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины; в доход федерального бюджета – 18 000 руб. 00 коп. государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Дополнительным решением от 03.12.2019 с ответчика в пользу истца взыскано 106 212 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате экспертизы.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных исковых требований отказать в полном объеме. В апелляционной жалобе заявитель ссылается, что судом не установлен объект интеллектуальных прав (ноу-хау), исключительные права на который предположительно нарушены ответчиком; не установлены способ и объем возможного нарушения исключительных прав истца. Считает, что в материалах дела отсутствуют доказательства соблюдения истцом режима коммерческой тайны и недопущения третьих лиц к предполагаемому секрету производства. Полагает, что судом необоснованно взысканы убытки и предоставлена правовая охрана исключительным правам на секрет производства после утраты конфиденциальности соответствующих сведений. Настаивает, что суд неправомерно возлагает обязанность по компенсации убытков на ответчика, как на лицо, не виновное в так называемом разглашении секрета производства. Также указывает, что отсутствуют объективные доказательства наличия секрета производства в технических решениях истца, назначенная по делу экспертиза не установила фактов, имеющих доказательственное значение по делу. Считает, что экспертиза Боровинских А.Е. является недопустимым доказательством. 

19.02.2020 от ответчика поступили дополнения к апелляционной жалобе. Заявитель указывает, что секрет производства спорной продукции был известен задолго до создания общества НПП «Электротех». В частности, материалы дела свидетельствуют о наличии еще двух юридических лиц (ООО «Электротех», ЗАО «Электротех»), обладающих той же информацией и документацией относительно производства спорной продукции. По мнению заявителя жалобы, материалы дела не содержат достаточных и достоверных доказательств соблюдения истцом ни режима коммерческой тайны, ни применения истцом иных разумных мер для соблюдения режима конфиденциальности. Заявитель также ссылается на непривлечение судом к участию в деле Симакова Н.Н., Воронцова А.А., Алексеева Р.В. в качестве третьих лиц. Настаивает, что экспертиза Стерхова А.Ю. соответствовала требованиям процессуального законодательства и не могла быть непринята судом во внимание. Кроме того, отмечает, что истцом не доказан, а судом неверно установлен размер убытков и порядок их определения.

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он отклонил приведенные в ней доводы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представителями истца представлен отзыв на дополнение к апелляционной жалобе с приложением дополнительных документов: копий постановления о возбуждении уголовного дела от 14.01.2020, постановления о признании потерпевшим от 14.01.2020, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецтехнолоджи» по состоянию на 01.03.2020.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 02.03.2020 к материалам дела приобщены дополнения к апелляционной жалобе, отзыв на дополнение к апелляционной жалобе; в приобщении дополнительных документов, приложенных к отзыву истца на дополнение к апелляционной жалобе, отказано на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ.

В ходе судебного заседания представителями ответчика заявлены ходатайства о вызове эксперта Стерхова А.Ю. в судебное заседание для дачи пояснений, об истребовании у истца оригиналов документов, копии которых приобщены к материалам дела.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 02.03.2020 в удовлетворении ходатайства ответчика о вызове эксперта Стерхова А.Ю. в судебное заседание для дачи пояснений отказано ввиду отсутствия правовых оснований для его удовлетворения (ч. 3 ст. 86 АПК РФ); в удовлетворении ходатайства ответчика об истребовании у истца оригиналов документов отказано на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ, обстоятельств невозможности заявления данного ходатайства в суде первой инстанции ответчиком не приведено.     

Представители ответчика в ходе судебного заседания суда апелляционной инстанции доводы апелляционной жалобы, дополнения к ней поддержали.

Представители истца с доводами апелляционной жалобы не согласились по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу.

В соответствии с ч. 5 ст. 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку ответчиком в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения суда (в части удовлетворенных требований), арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке ч. 5 ст. 268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность судебного акта только в обжалуемой части. Возражений против этого от сторон не поступило.

Как следует из материалов дела, ООО НПП «Электротех» (истец) – производственное предприятие, занимающееся изготовлением системы контроля цементирования скважин СКЦС-01. Данные системы контроля предназначены для измерения, отображения и протоколирования важных параметров цементных растворов, закачиваемых под большим давлением в скважину во время строительства нефтяных и газовых скважин. В состав систем входят оригинальные первичные датчики: плотномеры и расходомеры, способные работать в экстремальных условиях.

В 2014 году бывшими сотрудниками ООО НПП «Электротех» Симаковым Н.Н. и  Воронцовым А.А. была создана компания ООО «СВК Прибор» (ответчик).

Впоследствии истцу стало известно, что ООО «СВК Прибор» поставило 2 комплекта систем контроля в ООО «Агрос»-СУМР, при визуальном осмотре которых установлено полное тождество изделий ООО «СВК Прибор» и ООО НПП «Электротех».

По сведениям истца, ответчиком было реализовано три системы контроля: две в ООО «Агрос»-СУМР, одна - в ООО «Нефтемаш-Сервис».

Претензионное письмо истца от 02.10.2018 № К021 оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения.

Нарушение ответчиком исключительных прав истца послужило последнему основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из правомерности требования о признании исключительного права ООО НПП «Электротех» на ноу-хау, доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, а именно незаконного использования ответчиком ноу-хау истца. Суд счел подлежащими удовлетворению требования об изъятии материальных носителей, выпущенных ответчиком; об опубликовании сведений о допущенном правонарушении на официальном сайте ответчика. Также суд пришел к выводу о доказанности размера причиненных истцу убытков в сумме 5 520 000 руб. 00 коп., взыскав данную сумму с ответчика. В отношении требования о пресечении действий, нарушающих право истца на объект интеллектуальных прав, а именно обязании ответчика прекратить действия по выпуску систем контроля, являющихся аналогом систем контроля истца, суд не усмотрел оснований для его удовлетворения.       

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта в обжалуемой части.

На основании ст. 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ) (далее – ГК РФ) секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Действующее законодательство оставляет владельцам ноу-хау выбор мер по охране конфиденциальности и введение режима коммерческой тайны является лишь одним из видов таковых.

Согласно п. 1 ст. 1466 ГК РФ обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

В силу ст. 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Как следует из пояснений истца, подтверждается собранными по делу доказательствами и ответчиком не опровергнуто, Симаков Н.Н. работал в компании «Электротех» с 13.07.2005 по 11.02.2015 руководителем группы математиков, обеспечивавших математическое сопровождение расчетов изделий «Электротех», имел доступ к схемотехнике (проектированию, созданию и отладке) электронных схем приборов и блоков систем контроля, а также к программному обеспечению и вопросам наладки системы расшифровки показаний датчиков аппаратными и программными средствами; принимал участие в разработке технической документации на выпускаемые изделия, в том числе на вибрационный плотномер и электромагнитный расходомер.

Воронцов А.А. работал в компании «Электротех» с 09.06.2003 по 11.06.2015 руководителем подразделения электроники, имел доступ к математическому аппарату и алгоритмам работы приборов. Воронцов А.А. подписку о неразглашении сведений составляющих коммерческую тайну фирмы, которые будут доверены или станут известны вследствие исполнения служебных обязанностей, подписать отказался (т. 1 л.д. 26)

Алексеев Р.В. работал в компании «Электротех» с 19.01.2005 по 30.10.2017 коммерческим директором, имел доступ ко всей технической документации компании, ко всем значимым коммерческим аспектам деятельности ООО НПП «Электротех», в том числе и к клиентской базе данных. Алексеевым Р.В. дана подписка о неразглашении сведений составляющих коммерческую тайну фирмы, которые будут доверены или станут известны вследствие исполнения служебных обязанностей (т. 1 л.д. 25).

Кроме того, обязанность работника сохранять информацию, составляющую служебную и коммерческую тайну работодателя, предусмотрена трудовыми договорами между работниками (Симаковым Н.Н., Воронцовым А.А., Алексеевым Р.В.) и работодателем (ООО НПП «Электротех»). 

Оценив представленные в дело доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что сотрудники ООО «НПП «Электротех» были уведомлены о том, что работают с результатом интеллектуальной деятельности истца, составляющим секрет производства - «ноу-хау».

Действительно, режим коммерческой тайны в организации не был установлен, при этом указанное обстоятельство не исключает наличия у сотрудников обязанности сохранить в тайне результаты интеллектуальной деятельности ООО «НПП «Электротех».

В связи с чем последующее увольнение из компании истца налагает на бывших сотрудников обязанность по сохранению ставших им известными секретов производства во время работы у истца и устанавливает запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности истца.

Таким образом, судом верно определено, что представленные в материалы дела документы подтверждают, что истцом предпринимались разумные и достаточные меры для сохранения секрета производства. Доказательства обратного ответчиком не представлены (ст. ст. 9, 65 АПК РФ).

Ноу-хау (секрет производства) - это сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере или о способах ведения профессиональной деятельности. Эти сведения могут быть экономическими, организационными, а также любыми иными.

При этом они должны иметь коммерческую ценность по причине их неизвестности третьим лицам. Эта ценность может быть и потенциальной (п. 1 ст. 1465 ГК РФ).

В отношении ноу-хау нет требования новизны. В случае если другая компания провела аналогичные исследования и достигла такого же результата, если она действовала добросовестно и независимо от первой компании, она может получить самостоятельное исключительное право на такой же секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Согласно пояснениям истца, данным в судебном заседании суда первой инстанции, на разработку спорных систем контроля у истца ушло несколько лет, были проведены испытания нескольких приборов, для того чтобы прийти к оптимальным параметрам разработанных систем.

В рассматриваемом споре бывшие сотрудники ООО НПП «Электротех» (Симаков Н.Н., Воронцов А.А.) создали компанию ООО «СВК Прибор», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, которая в свою очередь, разработала системы контроля цементирования скважин, по мнению истца, идентичные, системам, производимым ООО НПП «Электротех».

Факт разработки, предложения к продаже систем контроля цементирования скважин сотрудниками ООО «СВК Прибор», ответчиком в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции не отрицался, между тем, ответчик настаивал на том, что разработанные им системы контроля являются самостоятельными приборами.

Для установления юридически значимых обстоятельств по настоящему делу арбитражным судом по делу была назначена комиссионная техническая экспертиза, производство которой поручено экспертам Боровинских А.Е. (Союз «Удмуртская торгово-промышленная палата») и Стерхову А.Ю. (Автономная некоммерческая организация Агентство независимой экспертизы и оценки «ПрофЭксперт»).

На разрешение перед экспертами поставлены вопросы по составу и назначению изделий, по расходомерам изделий, по плотномерам, по выносному табло, по кабелям и разъемам. Также поставлены вопросы о том, можно ли на основании проведенного комплексного исследования, как самих образцов изделий сторон, так и технической документации изделий сторон сделать вывод о том, что изделие 2 (ООО «СВК Прибор») копирует основные (сущностные) характеристики изделия 1 (ООО НПП «Электротех»); имеется ли в изделии ООО НПП «Электротех» секрет производства (ноу-хау) либо указанные в описании истца технические решения изделия в их совокупности являются общеизвестными и широко применяются в аналогичных изделиях других производителей.

Исследование спорных образцов предлагалось провести на территории ООО «НТЦ Геотехнокин» (г. Бузулук, Оренбургская область). Так, определением суда от 16.07.2019 на ООО «НТЦ Геотехнокин» возложена обязанность 09.08.2019 в 11 час. 00 мин. обеспечить доступ экспертов Боровинских Андрея Евгеньевича и Стерхова Алексея Юрьевича, представителей ООО «НПП Электротех», ООО «СВК Прибор» к исследуемому оборудованию истца и ответчика, находящего в его распоряжении.

Между тем, эксперт Стерхов А.Ю. в назначенное время для проведения комиссионной экспертизы не явился, ходатайство о переносе проведения экспертизы по уважительной причине не заявил.

Исследование спорных образцов на территории ООО «НТЦ Геотехнокин» произведен единолично экспертом Боровинских А.Е., кроме того экспертом Боровинских А.Е. был проведен осмотр образцов на складе ООО НПП «Электротех».

Экспертное заключение Боровинских А.Е. поступило в материалы дела (т. 6 л.д.1-26).

По результатам проведенного исследования экспертом сделаны следующие выводы:

1.

Вопросы по составу и назначению изделий:

 

1.1

Совпадает ли назначение изделий?

совпадает

1.2

Может ли назначение изделий быть реализовано различными физическими способами измерений?

может

13

Совпадают ли способы измерений у изделий?

совпадают

1.4

Может ли назначение изделий быть реализовано различной комплектацией?

может

1.5

Совпадает ли комплектация изделий?

совпадает

1.6

Есть ли совпадения в эксплуатационной документации изделий?

есть

2.

Вопросы по расходомерам изделий:

 

2.1

Совпадают ли конструкции расходомеров изделий?

совпадают

2.2

Совпадают ли базовые размеры расходомеров?

совпадают

12.3

Совпадают ли материалы корпуса расходомеров?

совпадают

2.4

Совпадают ли материалы внутренней футеровки расходомеров?

полимер

2.5

Совпадают ли способы закрепления футеровки в расходомерах?

вероятно да

2.6

Совпадают ли проходные сечения расходомеров

совпадают

2.7

Могут ли быть (и есть ли на реальном рынке) расходомеры с проходным сечением отличными от такового в изделии 1 ?

могут

2.8

Совпадают ли конструкционные особенности переходников с 2 на 3 дюйма расходомеров?

совпадают

2.9

Совпадают ли способы крепления (конусная трубная резьба) переходников расходомеров?

совпадают

2.10

Совпадают ли способы и место крепления контроллеров расходомеров?

совпадают

2.11

Совпадают ли конструкции защитного кожуха?

совпадают

2.12

Совпадают ли способы крепления кожуха?

совпадают

2.13

Составляют ли отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров секреты (тайну), которые не могут быть определены исключительно из внешнего вида приборов?

составляют

2.14

Имеются ли принципиальные отличия в конструкции расходомеров?

не имеют

3.

Вопросы по плотномерам:

 

3.1

Совпадают ли конструкции плотномеров изделий?

совпадают

3.2

Совпадают ли базовые размеры плотномеров?

совпадают

3.3

Совпадают ли материалы корпуса плотномеров?

совпадают

3.4

Совпадают ли способы крепления (трубная конусная резьба) плотномеров к элементам БРС?

совпадают

3.5

Совпадают ли способы крепления внешнего кожуха (сварка) плотномеров?

совпадают

3.6

Совпадают ли места и способ крепления контроллеров плотномеров?

совпадают

3.7

Достаточно ли для работы плотномера наличия одного сенсора колебаний?

достаточно

3.8

Совпадает ли количество (два) сенсоров колебаний у плотномеров изделий?

совпадает

3.9

Совпадают ли конструкции «лючков» для обслуживания  сенсоров (вваренные стальные фрезерованные рамки и крышки с фрезерованными пазами для установки резинового уплотнения)?

в основном

совпадают

3.10

Совпадают ли конструкции сенсоров и электромагнитов плотномеров?

совпадают

3.11

Совпадают ли микропроцессоры (TMS320F2810 производства Texas Instruments TI, США), используемые в контроллерах плотномеров?

не совпадают

3.12

Имеются ли принципиальные отличия в конструкции плотномеров?

не имеют

4.

Вопросы по выносному табло:

 

4.1

Совпадает ли конструкция табло изделий?

в основном да

4.2.

Остается ли неизменным потребительская ценность информационного табло при уменьшении его внешних размеров в два раза?

Вопрос выходит за рамки

технической

экспертизы

4.3

Совпадают ли материалы табло?

совпадают

4.4

Совпадают ли цвета окраски табло?

совпадают

4.5

Совпадает ли способ изготовления табло (фрезерование внутренней полости)?

НПВ, блоки не

вскрывались

4.6

Совпадают ли способы изготовления лицевой панели?

совпадают

4.7

Совпадают ли числа окон индикации?

совпадают

4.8

Совпадают ли порядок, расположение и надписи окон индикации?

совпадают

4.9

Совпадают ли элементы электрической принципиальной схемы табло Изделий: микропроцессоры ATMEGA 8S3S (Atmel, США), микросхемы 1554ИР24 (зарубежный аналог 74АС299)?

НПВ,

принципиаль ные схемы на

исследование

не

представляли

сь

4.10

Имеются ли принципиальные отличия в табло истца и ответчика?

добавлена

кнопка

«Яркость»

5.

Вопросы по кабелям и разъемам

 

5.1

Совпадают ли материалы (провод с резиновой изоляцией марки КГ 3x1,5 и КГ 4x1.5) кабелей?

совпадают

5.2

Совпадают ли способы укладки кабелей (смотки по 50 м)?

совпадают

5.3

Совпадают ли разъёмы на концах кабелей?

используются 10 и 4 контактные разъемы

5.4

Если разъемы на концах кабелей совпадают, какова возможная причина применения именно 10-контактных разъемы для окончания кабелей, при наличии вариативных систем коммутации на оригинальной продукции?

НПВ, без

принципи-

альных

электрических

схем

6.

Можно ли на основании проведенного комплексного исследования, как самих образцов изделий сторон, так и технической документации изделий сторон сделать вывод о том, что изделие 2 (ООО «СВК Прибор») копирует основные (сущностные) характеристики изделия 1 (ООО НПП «Электротех»).

можно

7.

Имеется ли в изделии ООО НПП «Электротех» секрет производства (ноу-хау) либо указанные в описании истца технические решения изделия в их совокупности являются общеизвестными и широко применяются в аналогичных изделиях других производителей?

имеется

Экспертное заключение Стерхова А.Ю. также поступило в материалы дела (т. 6 л.д. 34-67).

Вместе с тем, как установлено судом, эксперт Стерхов А.Ю. провел судебную патентоведческую экспертизу.

По результатам проведенного исследования экспертом сделаны следующие выводы:

1. Имеется ли в изделии ООО НПП «Электротех» секрет производства (ноу-хау) либо указанные в описании истца технические решения изделия являются известными специалисту в данной области техники?

Указанные в описании истца технические решения, содержащиеся в изделии ООО НПП «Электротех», являются известными специалисту в данной области техники и не содержат секрет производства (ноу-хау).

2. Составляют ли отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров секреты (тайну), которые не могут быть определены исключительно из внешнего вида приборов?

Отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров, рассмотренные в 1 вопросе, не составляют секрета (тайны). Отличительные элементы конструкции и особенности технологии изготовления расходомеров не могут быть определены исключительно из внешнего вида приборов.

Суд, ознакомившись с результатами проведенных экспертиз, пришел к выводу о том, что экспертное заключение Стерхова А.Ю. не может быть принято судом в качестве допустимого доказательства. Эксперт вместо технической экспертизы провел патентоведческую экспертизу и самостоятельно изменил перечень вопросов для проведения экспертизы.

Согласно заключению технической экспертизы, проведенной экспертом Боровинских А.Е., состав и назначение изделий совпадают по назначению, способам измерения, комплектации, конструкции, размерам и материалам корпуса. При этом имеется различие в конструкции выносного табло (добавлена кнопка «Яркость»), электрические схемы табло не исследовались.

На основании вышеизложенного, суд счел, что разработанные ответчиком системы контроля цементирования скважин, содержат технические решения аналогичных систем контроля истца, связанные со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01.

Между тем, внешнее дизайнерское решение выносного табло системы контроля не может являться секретом производства ноу-хау, поскольку дизайнерское решение выносного табло выполнено с применением известных конструкторских решений и может быть воспроизведена специалистом в этой области и определена из внешнего вида прибора.

Судом отклонены возражения ответчика о том, что в документации истца отсутствует описание ноу-хау, позволяющее определить является ли оно секретом производства, имеющим ценность, так как ноу-хау, используемое истцом, по сути, обусловлено комплексом технических решений, направленных на обеспечение работоспособности и безопасности. Способ изготовления той или иной продукции может являться секретом производства, поскольку он остается неизвестным потребителю и может отличаться у различных производителей.

Одним из таких решений является применение конической резьбы для переходников. В спорном оборудовании ООО «СВК Прибор» совпадает не только наличие конусной резьбы, но даже размер и положение лысок (плоских площадок и цилиндрической поверхности) для удержания прибора во время силового завинчивания резьбы.

Таким образом, совокупностью доказательств, представленных в материалы дела, подтверждается факт нарушения ответчиками исключительных прав истца, поскольку системы контроля ООО «СВК Прибор» разрабатывались при непосредственном участии бывших сотрудников ООО НПП «Электротех» Симаковым Н.Н., Воронцовым А.А., Алексеевым Р.В., имеющим доступ к секрету производства ноу-хау ООО НПП «Электротех».

Кроме того, 16.07.2019 ООО НПП «Электротех» получен патент на изобретение № 2694804 по заявке № 2018147123 дата приоритета 28.12.2018 в отношении Электромагнитного расходомера (т. 4 л.д. 53-124), ряд положений изначально разработанных как ноу-хау были подтверждены в рамках патентной процедуры документом Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Указанное косвенно подтверждает доводы истца о наличии у него в исковой период секрета производства.

При этом, несмотря на наличие систем контроля цементирования скважин других изготовителей, ответчик использовал для копирования именно изделие истца, что также указывает на наличие в нем секрета производства, повышающего конкурентоспособность его продукции среди других производителей.

Доводы ответчика о том, что фотографии в экспертном заключении Боровинских А.Е. не совпадают с фотографиями изделий истца, сделанных г. Бузулуке, судом отклонены, поскольку эксперт пояснил, что в самом заключении им использованы фотографии изделий истца, находящихся на территории ООО «НПП «Электротех».

Исследование образцов изделий по месту нахождения производств истца и ответчика изначально обсуждалось при назначении экспертизы. Указанное не нашло отражения в определении суда, между тем истец уведомил экспертов и сторону ответчика о возможности исследования его изделий на его территории. При желании ответчик имел возможность, как обеспечить присутствие своего представителя при осмотре изделия истца, так и предоставить собственное изделие для исследования. Таким образом, состязательность сторон не была нарушена.

При изложенных обстоятельствах суд посчитал, что вышеуказанное не свидетельствует о порочности экспертного заключения. В связи с чем, экспертное заключение Боровинских А.Е. принято судом в качестве надлежащего доказательства по делу, подлежащего оценке наряду с другими доказательствами, представленными сторонами в материалы дела (ст. 64 АПК РФ).

Также позиция истца подтверждена материалами, изъятыми органами внутренних дел на территории производства ответчика в ходе проводимой проверки по заявлению ООО «НПП «Электротех».

Судом апелляционной инстанции отклоняются доводы заявителя жалобы об оспаривании доказательственного значения экспертного заключения Боровинских А.Е.

Так, заключение эксперта Боровинских А.Е. № 054-02-00735 оформлено в соответствии с требованиями ст. ст. 82, 83, 84, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ сведения; заключение основано на материалах дела, результатах проведенного осмотра спорных образцов на территории ООО «НТЦ Геотехнокин» (в присутствии представителей истца и ответчика – т. 6 л.д. 2), так и осмотра образцов на складе ООО НПП «Электротех»; является ясным и полным, противоречия в выводах эксперта отсутствуют. Эксперт предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

В названном заключении содержатся ответы на поставленные судом вопросы, заключение достаточно мотивировано, выводы эксперта предельно ясны, обоснованы исследованными им обстоятельствами, содержат ссылки на представленные судом для производства экспертизы доказательства, результаты натурного осмотра.

Ссылки апеллянта на проведение второго осмотра изделий (на территории предприятия истца) с нарушением принципа равноправия и состязательности сторон не могут быть приняты во внимание. Как установлено выше, истец уведомил экспертов и сторону ответчика о возможности исследования его изделий на его территории, при желании ответчик имел возможность, как обеспечить присутствие своего представителя при осмотре изделия истца, так и предоставить собственное изделие для исследования, однако указанных действий им сделано не было.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Сведения, содержащиеся в заключении эксперта Боровинских А.Е. № 054-02-00735, ответчиком документально не опровергнуты (ст. 65 АПК РФ).

Каких-либо сомнений в обоснованности выводов в заключении эксперта Боровинских А.Е. № 054-02-00735, а также противоречий апелляционным судом не установлено. О назначении по делу повторной или дополнительной экспертизы ответчиком не заявлено (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

То обстоятельство, что экспертиза проведена без исследования внутренней части приборов, то данное обстоятельство обусловлено поведением самого ответчика, возражавшего при назначении экспертизы относительно вскрытия изделий (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ).

В отношении экспертного заключения Стерхова А.Ю. суд обоснованно указал, что данное заключение не может быть принято в качестве допустимого доказательства, поскольку не соответствует требованиям ст. ст. 83, 83, 86 АПК РФ. Экспертом проведен иной вид исследования, самостоятельно изменен перечень вопросов для проведения экспертизы.

Нарушений норм процессуального права при назначении экспертизы, исследовании и оценке заключений экспертов в качестве доказательств судом первой инстанции не допущено.

Указания заявителя жалобы на то, что секрет производства спорной продукции был известен задолго до создания ООО НПП «Электротех», не могут быть приняты судом апелляционной инстанции.

Согласно пояснениям истца, данным в судебном заседании суда апелляционной инстанции, учредителями и директором ЗАО «Электротех», ООО «Электротех» и впоследствии ООО НПП «Электротех» являлись одни и те же лица, которыми велась разработка спорных систем контроля на протяжении нескольких лет, доработка изделий производилась ООО НПП «Электротех».

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (ч. 2 ст. 65 АПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Из материалов дела не следует, что в ходе рассмотрения настоящего спора в суде первой инстанции ответчиком заявлялись доводы об известности секрета производства спорной продукции иным третьим лицам (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). Соответственно, обстоятельства прекращения деятельности (реорганизации) компании «Электротех» не были предметом исследования суда первой инстанции.

С учетом изложенного и представленных суду апелляционной инстанции пояснений истца, факт наличия у истца исключительного права на ноу-хау является установленным.    

Довод апелляционной жалобы о недоказанности истцом введения режима коммерческой тайны на производстве истца, являющего до 01.10.2014 обязательным условием соблюдения конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау, не принимается.

Как усматривается из собранных по делу доказательств, а также данных в ходе судебного заседания апелляционного суда пояснений представителей истца, доработка изделий производилась постоянно, в том числе и до момента увольнения сотрудников ООО НПП «Электротех» (Симаков Н.Н., Воронцов А.А., Алексеев Р.В.), то есть после 01.10.2014.

При этом в силу п. 1 ст. 1465 ГК РФ (в редакции Федерального закона № 35-ФЗ) с 01.10.2014 сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным (п. 144 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Обстоятельства принятия истцом разумных и достаточных мер для сохранения секрета производства подтверждены материалами дела, о чем подробно указано ранее.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

Из толкования данной нормы права следует, что лицу, обратившемуся в суд с требованием о признании права на тот или иной объект интеллектуальной деятельности, надлежит доказать наличие у него исключительного права на спорный объект и факт отрицания (оспаривания) данного права другим лицом, способного повлечь (влекущего) в последующем нарушение этого права.

С учетом приведенных норм права, исходя из установленных по делу обстоятельств и представленных в дело доказательств, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о признании исключительного права ООО НПП «Электротех» на ноу-хау, связанные со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

На основании вышеизложенного требование истца об изъятии выпущенных ответчиком и не переданных заказчикам систем контроля цементирования скважин удовлетворено правомерно.

В силу подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как разъяснено в п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора.

Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение. При этом следует обратить внимание на то, что применение такого способа защиты своих прав, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав.

В случае же, если лицо, обратившееся с иском в защиту своих исключительных прав путем предъявления требования, предусмотренного подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, не привело достаточного обоснования избрания такого способа защиты, в том числе его направленности на восстановление нарушенных прав, обоснованности выбранных источников публикации решения суда, данное обстоятельство может привести к отказу в удовлетворении соответствующего требования.

На необходимость обоснования выбора конкретных источников публикации решения суда и предъявления такого требования также обращено внимание в п. 10 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19.

Принимая во внимание вышеизложенные нормативные положения и разъяснения высших судебных инстанций, бремя доказывания обоснованности предъявления требования по подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ возлагается именно на истца, то есть лицо, заявившее такое требование.

В судебном заседании истец пояснил, что последнее время к ним обращаются с рекламациями на поставленные ООО «СВК Прибор» системы контроля, поскольку визуально приборы схожи, контрагенты направляют рекламации в ООО НПП «Электротех», тем самым страдает репутация истца. Для того чтобы довести до сведений контрагентов о нарушениях ответчиком интеллектуальных прав истец заявил соответствующее требование.

Ответчик возражений в этой части требований не заявил (ст. 70 АПК РФ).

Таким образом, требование истца об обязании ответчика опубликовать решение суда о неправомерном использовании ноу-хау, связанных со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС -01, на сайте ООО «СВК Прибор» SVKPRIBOR.RU удовлетворено судом законно и обоснованно.

Также, ссылаясь на нарушение исключительных прав, выразившееся в продаже ответчиком контрафактных систем контроля цементирования скважин в количестве 3 шт., истец заявил требование о взыскании 6 237 000 руб. 00 коп. в качестве убытков, размер которых определен исходя из доходов полученных ответчиком в результате реализации контрафактной продукции.

На основании подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу положений п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи (п. 2 ст. 1472 ГК РФ).

В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания упущенной выгоды необходимо установить наличие состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между этими элементами, а также в установленных законом случаях вину причинителя вреда.

Для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не утратил возможность использовать исключительное право при обычных условиях гражданского оборота. Под обычными условиями оборота следует понимать типичные условия функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой силы.

Таким образом, применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, в том числе упущенной выгоды, возможно только при наличии условий, предусмотренных законом.

При этом лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать совокупность указанных выше обстоятельств.

При предъявлении исковых требований о взыскании упущенной выгоды истцу необходимо представить доказательства реальности получения дохода (наличия условий для извлечения дохода, проведения приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.).

Судом первой инстанции верно установлено, что факт незаконного использования ответчиком ноу-хау истца подтвержден материалами дела, вместе с тем истец не представил доказательств того, что упущенная выгода истца в рассматриваемом деле составляет именно 6 237 000 руб. 00 коп.

Представленная в материалы дела справка от 14.11.2018 (т. 1 л.д. 35) о стоимости изделия в сумме 2 453 220 руб. 00 коп. не принята судом в качестве доказательства, однозначно подтверждающего стоимость спорного изделия на момент совершения ответчиком нарушения.

При этом в материалы дела представлен договор от 05.07.2016 № 12- 07/2016, заключенный между ООО «Агрос»-СУМР и ООО НПП «Электротех», наиболее приближенный по времени к моменту совершенного ответчиком правонарушения. Стоимость одного изделия согласно приложению № 1 к договору составляет 1 840 000 руб. 00 коп., соответственно стоимость трех единиц оборудования составляет 5 520 000 руб. 00 коп.

Ответчик в ходе рассмотрения спора факт реализации трех экземпляров изделий не опроверг, предъявленную к взысканию сумму убытков не оспаривал (ст. ст. 9, 65 АПК РФ).

Указанные в ст. 1472 ГК РФ обстоятельства, исключающие вину ответчика, освобождающие его от ответственности за нарушение прав истца, из обстоятельств спора не следуют и ответчиком не доказаны.

С учетом изложенного требование истца о взыскании убытков правомерно удовлетворено судом частично в сумме 5 520 000 руб. 00 коп. на основании ст. ст. 15, 1472 ГК РФ.

Довод апелляционной жалобы о непривлечении судом к участию в деле Симакова Н.Н., Воронцова А.А., Алексеева Р.В. в качестве третьих лиц отклоняется, поскольку судебный акт по настоящему делу не содержит выводов о правах и обязанностях указанных лиц (п. 1 ст. 51 АПК РФ).

Иные доводы жалобы рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены как не влекущие отмену правильного судебного акта.

Судебный акт в обжалуемой части соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя апелляционной жалобы в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики  от 04 ноября        2019 года по делу №А71-23503/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

 

Председательствующий

М.Н. Кощеева

 

Судьи

Л.В. Дружинина

О.В. Лесковец