ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-29380/2017

26 марта 2018 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     19 марта 2018 года

Постановление изготовлено в полном объеме  26 марта 2018 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  М. Л. Згурской

судей  О. В. Горбачевой, Н. О. Третьяковой

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания      П. С. Сивцевой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-27413/2017)  ООО «К2» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.09.2017 по делу № А56-29380/2017 (судья Яценко О.В.), принятое

по иску ООО «Теготек Рус»

к 	ООО «К2»

о 	взыскании 

при участии:

от истца: Токарева Е. Ю. (доверенность от 05.08.2016)

от ответчика: Жуков А. А. (доверенность от 03.10.2017)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ТегоТек РУС» (ОГРН 1087746287793, место нахождения: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 5; далее - ООО «ТегоТек РУС», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «К2» (ОГРН  1117847578090, место нахождения: 196084,  г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 7; далее - ООО «К2», ответчик) о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 186360, в предложении к продаже и продаже товаров (резцы, державки, пластины и однородные им товары), а также о взыскании 582 834 руб. 80 коп. компенсации.

Решением от 07.09.2017 суд запретил ООО «К2» использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 186360, в предложении к продаже и продаже товаров (резцы, державки, пластины и однородные им товары), взыскал с ООО «К2» в пользу ООО «ТегоТек РУС» 100 000 руб. компенсации и 8 515 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении иска отказал.

В апелляционной жалобе ООО «К2» просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела. По мнению подателя жалобы, при вынесении решения судом не учтено, что истец ввел товар в гражданский оборот; на дату обращения в суд с иском процедура закупок была завершена, контракт на поставку товара был ответчиком заключен и исполнен.

Апелляционной инстанцией установлено, что аналогичные требования были заявлены ООО «ТегоТек РУС» к ООО «Интерспецкомплект» в рамках дела №А56-73772/2016.

Решением суда от 10.05.2017 по делу №А56-73772/2016 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 10.05.2017 по делу №  А56-73772/2016  отменено. Суд запретил обществу с ограниченной ответственностью «Интерспецкомплект» использовать товарный знак «Taegu-Tec» по свидетельству Российской Федерации № 186360 путем предложения к продаже и продаже товаров; взыскал с  ООО «Интерспецкомплект» в пользу ООО «ТегоТек РУС» компенсацию за незаконное использование товарного знака «Taegu-Tec» по свидетельству Российской Федерации № 186360 в размере 200 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 28 000 руб., в остальной части в удовлетворении иска отказал.

По сведениям, полученным судом с официального сайта Суда по интеллектуальным правам, рассмотрение кассационных жалоб ООО «ТегоТек РУС» и ООО «Интерспецкомплект» на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 по делу № А56-73772/2016 отложено  на 22.01.2017.

В целях необходимости соблюдения установленного арбитражным законодательством принципа единообразия судебной практики определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2017 производство по делу приостановлено до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам кассационной жалобы по делу №А56-73772/2016.

05.02.2018 в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство ООО «Теготек Рус» о возобновлении производства по делу в связи с вынесением Судом по интеллектуальным правам постановления от 23.01.2018 по делу №А56-73772/2016.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2018 производство по делу возобновлено.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

 Как следует из материалов дела, ООО «ТегоТек Рус» является обладателем исключительной лицензии на право использования товарного знака № 186360 на территории Российской Федерации в отношении товаров (услуг), входящих, в том числе в 07 класс Международной классификации товаров и услуг: («режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс») классов МКТУ (договор зарегистрирован в Роспатенте 09.10.2013 за №РД0133094).

На территории Российской Федерации только ООО «ТегоТек  РУС»  обладает правом использования товарного знака № 186360.

Ссылаясь на то, что ответчик вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары под обозначением «Taegu-Тес», сходным до степени смешения с товарным знаком № 186360, без разрешения правообладателя товарного знака, тем самым нарушая права истца как исключительного лицензиата по товарному знаку № 186360, ООО «ТегоТек  РУС» обратилось в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «Taegu-Tec» по свидетельству Российской Федерации № 186360. При этом суд первой инстанции посчитал возможным, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, уменьшить сумму компенсации до 100 000 руб.

Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (статья 1250 ГК РФ).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела, ответчик предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации товар под обозначением «Taegu-Tec», сходным  до степени смешения с товарным знаком №186360 без разрешения правообладателя товарного знака и истца, тем  самым нарушая права истца как исключительного лицензиата по товарному знаку №186360.

ООО «К2» участвовал в торгах (№31604249508), проведенных ООО «УПП «ВЕКТОР», и выиграл конкурс на поставку металлорежущего инструмента под обозначением «Taegu-Tec» в ассортименте, что подтверждается протоколами осмотра нотариусом письменных доказательств - информации в сети Интернет от 12.01.2017 и от 01.03.2017, содержащих сведения со страниц Интернет-сайтов: https://zakupki.gov.ru. и  https://web.etprf.ru.

Ответчик на основании победы в конкурсе заключил с ОАО «УПП «Вектор» договор №666700125171600014500000 на поставку металлорежущего инструмента (резцы и пластинки сменные к ним).

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее - Методические рекомендации), при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный... Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначением может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком. 

В товарном знаке именно словесный элемент занимает пространственно доминирующее положение, а не изобразительный.

Следовательно, обозначение, используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком № 186360.

Согласно пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы из реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как следует из материалов дела, товарный знак № 186360 зарегистрирован в отношении товаров - режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс. 

Ответчик использует обозначение «Taegu-Тес» в отношении товаров «резец», «державка» и «пластина».

Таким образом, ответчик использует обозначение «Taegu-Тес» в отношении товаров, которые имеются в свидетельстве № 186360, а также однородных им. Эти товары относятся к одному роду (режущие инструменты), имеют одинаковое функциональное назначение и сферу применения (выполняют функцию резки, обработки деталей, применяются при токарных, строгальных и долбежных работах), вид материала, из которого они изготовлены, являются взаимодополняемыми (державки являются элементами резцов) имеют одинаковые условия и каналы реализации (специализированные магазины), круг потребителей (профессионалы в области токарных, строгальных и долбежных работ, специалисты, обладающие навыками работы на соответствующих станках).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи, апелляционная инстанция приходит к выводу, что обозначение «Taegu-Тес», используемое ответчиком, сходно до степени смешения со словесным элементом товарного знака № 186360. Товары, в отношении которых ООО «Интерспецкомплект» использует обозначение «Taegu-Тес», являются однородными товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 186360, а именно: товаром «режущие инструменты (детали машин и станков) и детали к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс».

Действительно, исключительное право на товарный знак ограничено принципом его исчерпания, предусмотренным статьей 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

С учетом положений статей 1484 и 1487 ГК РФ, а также правовой позиции, изложенной в пункте 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком, без согласия истца, является незаконным.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку ответчик ссылается на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств и представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров в гражданский оборот истцом либо с его согласия.

Таких доказательств ответчиком в материалы дела не представлено.

Доводы истца о введении истцом в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком , основаны на неправильном применении норм материального права.

Таким образом, апелляционная инстанция считает доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак  по свидетельству Российской Федерации № 186360.

Отклонен судом апелляционной инстанции довод ответчика о том, что на дату обращения в суд с иском процедура закупок была завершена, контракт на поставку товара был ответчиком заключен и исполнен. Следовательно, по мнению ООО «К2», у суда отсутствовали законные основания для запрета ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 186360, в предложении к продаже и продаже товаров (резцы, державки, пластины и однородные им товары). 

Указанный довод не был заявлен ответчиком в возражениях на иск и не рассматривался судом первой инстанции.

При таких обстоятельствах в силу статьи 268 АПК РФ новые доводы ответчика не подлежат оценке в суде апелляционной инстанции. 

Более того, при рассмотрении дела в суде первой инстанции в материалах дела отсутствовали доказательства, свидетельствующие об исполнении ООО «К2» договора №666700125171600014500000.

ООО «ТегоТек РУС» при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта  1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 582 843 руб. 80 коп.

Суд взыскал с ответчика 100 000 руб. компенсации, определив ее размер исходя из характера допущенного правонарушения, степени вины нарушителя, соблюдения принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Возражений по размеру взысканной компенсации ответчиком не заявлено.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции,  в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 07.09.2017 по делу №  А56-29380/2017  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

О.В. Горбачева

 Н.О. Третьякова