Решение от 23 декабря 2020 г. по делу № А81-9093/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А81-9093/2020
г. Салехард
23 декабря 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 16 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2020 года.


Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном онлайн-заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа "Спасские ворота" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу Страховая группа "Спасские ворота" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о запрете использовать обозначение "Спасские ворота" в отношении услуг страхования и взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 10.11.2020 б/н;

от ответчика – ФИО3, начальник юридического отдела, по доверенности от 05.11.2020 № 122,



установил:

общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа "Спасские ворота" (далее – ООО ИГ "Спасские ворота"; Истец) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к акционерному обществу Страховая группа "Спасские ворота" (далее – АО СГ "Спасские ворота"; Ответчик) о запрете использовать обозначение "Спасские ворота", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ №161827, в отношении услуг страхования, в частности, осуществлять деятельность в области страхования (класс ОКВЭД 65) под фирменным наименованием, содержащим обозначение "Спасские ворота" и взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельствам РФ №161827.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором с предъявленными требованиями не согласился, указав, что законно использует форменное наименование, Истец прямо одобрил использование фирменного наименования Ответчика, непоследовательность позиции Истца нарушает принцип эстоппеля, считает, что со стороны Истца усматривается злоупотребление правом, просит отказать Истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Истцом представлены письменные объяснения на отзыв Ответчика, в которых указывает на несостоятельность доводов отзыва и настаивает на удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании представитель Истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме. Представитель Ответчика с предъявленным иском не согласился, по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

В порядке, предусмотренном статьей 163 АПК РФ, в судебном заседании открытом 15.12.2020 был объявлен перерыв до 16.12.2020. Информация о перерыве была размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО ИГ "Спасские ворота" является правообладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству РФ №161827 от 06.03.1998 г. (выдано по заявке № 96709161 от 16.07.1996 г.). Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ворот и словесных элементов "СТРАХОВАЯ ГРУППА" и "СПАССКИЕ ВОРОТА". Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг: "страхование".

Истцом указывается, что акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота" осуществляет незаконное использование обозначения "Спасские ворота", являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком Истца. Нарушение Ответчиком исключительного права Истца на товарный знак выражается в оказании под обозначением "Спасские ворота" услуг страхования, в отношении которых охраняется товарный знак Истца. Спорное обозначение используется Ответчиком в сети "Интернет", а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по доменному адресу spasskievorota.msk.ru и представляющего собой рекламу услуг страхования, а также в составе фирменного наименования Ответчика – Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота".

Данные факты подтверждаются протоколом осмотра №77/374-н/77-2020-1-293 от 17.09.2020 г., составленным нотариусом г.Москвы Миллером Н.Н.

Товарный знак Истца и обозначение "Спасские ворота", используемое Ответчиком, являются сходными до степени смешения в силу следующего.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п.162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление №10) установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. №482 (далее – Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Спорное обозначение "Спасские ворота", используемое Ответчиком, является словесным, а товарный знак Истца – комбинированным, в композицию которого входит словесный элемент "Спасские ворота", следовательно, в силу положений пункта 42 Правил, данные обозначения подлежат сравнению.

Как указано в п.42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п. 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

По мнению Истца, обозначение "Спасские ворота", используемое Ответчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком Истца, поскольку последний включает в себя тождественный словесный элемент, и при этом данный элемент занимает в товарном знаке значимое положение.

Кроме этого, в соответствии с п.162 Постановления №10, суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Как указывается ООО ИГ "Спасские ворота", товарный знак Истца длительно и активно используется, в частности, его Лицензиатами – Обществом с ограниченной ответственностью Страховая группа "Спасские ворота" и Акционерным обществом "Страховая группа "Спасские Ворота-М" в отношении услуг страхования. Бренд страховой группы "Спасские ворота" ведет свою историю с 1995 года (товарный знак имеет приоритет от 16.07.1996 г.) и входит в ТОП-10 самых узнаваемых страховых брендов. Лицензиаты Истца имеют собственные Интернет-ресурсы по адресам http://spasskievorota.group и https://sv-m.ru, на которых потребителям предлагаются широкий спектр услуг страхования.

При наличии указанных обстоятельств вероятность смешения обозначения "Спасские ворота", используемого Ответчиком, с товарным знаком Истца является значительной. Как отмечено в п.162 Постановления №10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Ответчик ранее использовал товарный знак Истца на основании сублицензионного договора рег.№РД0235460 от 27.10.2017 г. Срок действия сублицензии истек 24.12.2019 г. и не был продлен, однако Ответчик продолжил использования обозначения "Спасские ворота" без разрешения правообладателя товарного знака. При таких обстоятельствах является очевидным то, что потребители, которые уже ранее пользовались услугами Ответчика, осуществлявшего деятельность под товарным знаком Истца, могут воспринимать обозначение "Спасские ворота" как связанное лицом, которому принадлежит товарный знак.

Однако на момент предъявления иска какие-либо связи между Истцом и Ответчиком отсутствуют. Ни Истец, ни его Лицензиаты не давали согласия Ответчику на использование товарного знака по свидетельству РФ №161827 после 24.12.2019 г., в связи с чем, действия Ответчика являются незаконными и подлежат пресечению в соответствии с п.1 ст.1252 Гражданского Кодекса РФ.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству №161827 возникло 16.07.1996, то есть ранее исключительного права на фирменное наименование Ответчика (07.10.2016), в связи с чем, правообладатель товарного знака вправе требовать прекращения использования фирменного наименования в отношении видов деятельности, для которых зарегистрирован товарный знак, или изменения фирменного наименования.

Использование в фирменном наименовании (его части) обозначения, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, при осуществлении деятельности, относящейся к товарам/услугам, в отношении которых охраняется товарный знак, рассматривается судами как нарушение исключительного права на товарный знак.

Фактическое осуществление Ответчиком деятельности в области страхования, в отношении которой охраняется товарный знак Истца, подтверждается, к примеру, Страховым полисом № ИФЛ 100121 от 19.10.2020 г. Таким образом, Ответчик фактически оказывает услуги страхования и извлекает из этого прибыль, используя в своем фирменном наименовании обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Истца, создавая тем самым опасность смешения соответствующих услуг среди потребителей.

Ответчику было известно о правах Истца на товарный знак на момент начала нарушения, поскольку ранее он обладал сублицензией на использование товарного знака Истца. Таким образом, действия Ответчика по продолжению использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, после утраты права на его использование являются грубыми и умышленными и характеризуются высокой степенью вины Ответчика, при том, что товарный знак Истца хорошо известен публике. Нарушение прав Истца является длящимся и происходит на протяжении достаточно длительного периода времени – с 24.12.2019 г. Нарушение очевидным образом приводит к убыткам Истца в форме упущенной выгоды, поскольку он не получает с 24.12.2019 г. от Ответчика лицензионное вознаграждение за использование товарного знака, которое должен бы был получить аналогично вознаграждению, получаемому им от лицензиатов, заключившим с ним лицензионные договоры. Кроме этого использование обозначения "Спасские ворота", права на которое принадлежат другим лицам, является существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, поскольку оно используется в составе его фирменного наименования, а следовательно и во всей документации, связанной с оказанием услуг потребителям (страховых полисах, лицензиях и т.д.).

Таким образом, Истец считает, что сумма компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ №161827, соразмерная характеру допущенного Ответчиком нарушения, составляет 1 000 000 рублей.

В адрес АО СГ "Спасские ворота" от Патентно-правовой фирмы ООО «Промышленная собственность» являющейся представителем ООО ИГ "Спасские ворота" по вопросам защиты интеллектуальной собственности была направлена претензия от 08.09.2020 № 96709161/ПР-1 о нарушении прав на товарный знак № 161827.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Истца в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

На основании частей 1,2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, а также оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно статьям 9, 65 АПК РФ суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредставления доказательств.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном данным Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Как указано в пункте 6 статьи 1252 ГК РФ, для целей этого пункта под частичным запретом использования в отношении фирменного наименования понимается запрет его использования в определенных видах деятельности.

В силу норм пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 данной статьи Кодекса, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления №10 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчик в отзыве на иск указал, что он использует фирменное наименование Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» с 29.12.2012 года.

По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО ИГ "Спасские ворота" по ОКВЭД является 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; дополнительные виды - 69.10 Деятельность в области права; 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Основной вид деятельности АО СГ "Спасские ворота" по ОКВЭД: 65.12 Страхование, кроме страхования жизни, дополнительные виды: 65.12.1 Страхование медицинское; 65.12.2 Страхование имущества; 65.12.3 Страхование гражданской ответственности; 65.12.4 Страхование от несчастных случаев и болезней; 65.12.5 Страхование рисков; 65.12.9 Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки.

Согласно части 1 статьи 2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Данное определение деятельности страхования объединяет в себе общую характеристику и указывает на род деятельности юридического лица, осуществляющего страховую деятельность.

В соответствии с п.п.3, 4 ст. 4.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» наименование (фирменное наименование) субъекта страхового дела - юридического лица должно содержать: 1) указание на организационно-правовую форму субъекта страхового дела; 2) указание на вид деятельности субъекта страхового дела с использованием слов либо «страхование» и (или) «перестрахование», либо «взаимное страхование», либо «страховой брокер», а также производных от таких слов и словосочетаний; 3) обозначение, индивидуализирующее субъект страхового дела; при этом субъект страхового дела -юридическое лицо не вправе использовать полностью обозначение, индивидуализирующее другой субъект страхового дела.

Исходя из данных ЕГРЮЛ компании занимаются различными видами деятельности, при этом АО Страховая группа "Спасские ворота" в отличие от ООО Инвестиционная группа "Спасские ворота" включено в Единый государственный реестр субъектов страхового дела (регистрационный номер 3300) в качестве страховой организации, обладающей лицензией на право осуществления страховой деятельности, выданной Центральным Банком Российской Федерации и на законном основании использует свое фирменное наименование, как субъект страхового дела.

АО СГ "Спасские ворота" указывается, что 15.12.2012 г. между Истцом (на тот момент ООО Компания «Спасские ворота») и Ответчиком (на тот момент ОАО Страховая группа «Межрегионгарант») заключен договор № 15-11/12 передачи исключительного права на товарный знак № 161827, в соответствии с которым Истцом от Ответчика получены денежные средства в размере 3 169 190 рублей (п/п № 4093 от 16.11.2012 г.).

16.11.2012 г. на заседании Совета директоров ОАО Страховая группа «Межрегионгарант» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

06.12.2012 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества принято решение о переименовании и утверждении Устава Общества в новой редакции (Устав открытого акционерного общества Страховая группа «Спасские ворота»).

29.12.2012 г. после регистрации в ФНС России Ответчик сменил фирменное наименование на АО СГ "Спасские ворота".

Смена наименования была проведена с ведома Истца, поскольку участник Истца, обладающий 51 % его уставного капитала, ФИО4, находился на тот момент в составе Совета директоров Ответчика и голосовал за созыв внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня о смене наименования Ответчика.

28.05.2014 г. между Истцом и Ответчиком заключено соглашение о последствиях недействительности договора № 15-11-2012 г. от 15.11.2012 г., и в ту же дату Истец предоставил Ответчику право использования Товарного знака по свидетельству № 161827 через компанию ООО «СВ Холдинг» (04.09.2019 наименование изменено на ООО СГ «Спасские ворота», с 14.11.2020 ООО Страховой брокер «Спасские ворота»), ОГРН1147746524485, ИНН <***>.

Как указывает Ответчик, компания ООО «СВ Холдинг» была учреждена специально для этой цели 07.05.2014 (непосредственно перед заключением лицензионного и сублицензионного договоров) по распоряжению ФИО5, который на тот момент являлся генеральным директором Ответчика. Данная компания была и остается подконтрольной ФИО5

28.05.2014 между Истцом и ООО «СВ Холдинг» заключен лицензионный договор № 28-05/2014 на право использования Товарного знака № 161827 со следующими условиями:

- лицензионное вознаграждение в размере рублевого эквивалента 225 000,00 долл. США.

- срок действия лицензионного договора равен сроку действия Товарного знака и продлевается без взимания платы при каждом продлении срока действия Товарного знака.

28.05.2014 г. между ООО «СВ Холдинг» и АО СГ "Спасские ворота" заключен сублицензионный договор № 23/ХД-2014 со следующими условиями:

- сублицензионное вознаграждение в размере рублевого эквивалента 225 000,00 долл. США.

- срок действия сублицензионного договора равен сроку действия лицензионного договора, но не более срока полномочий ФИО5 на должности генерального директора Ответчика.

03.06.2014 г., 04.06.2014 г. платежными поручениями № 2293, № 2397 Ответчиком произведена оплата непосредственно Истцу за право использования Товарного знака с указанием в назначении платежа «за ООО "СВ Холдинг"».

Таким, образом, будучи генеральным директором Ответчика, ФИО5 организовал приобретение Ответчиком бессрочного права пользования Товарным знаком для подконтрольной ФИО5 компании ООО «СВ Холдинг», ограничив при этом срок использования Товарного знака Ответчиком сроком своих полномочий на должности Генерального директора Ответчика.

15.01.2019 г. полномочия ФИО5 на должности генерального директора Ответчика были досрочно прекращены решением Совета директоров Ответчика.

Ответчик незамедлительно уведомил об этом Истца (Исх. № 108 от 15.01.2019) и запросил предоставить согласие на дальнейшее использование товарного знака. 29.01.2019 г. ответным письмом (исх. № 2) Истец сообщил, что для принятия решения о возможности дальнейшего использования товарного знака требуется дополнительное обсуждение с ООО «СВ Холдинг» и решение участников Общества. Вместе с тем, сведений о принятом решении по дальнейшему использованию товарного знака Ответчику не поступило, в связи с чем, на основании Дополнительного соглашения № 2 от 15.07.2016 г. сублицензионный договор № 23/ХД-2014 от 28.05.2014г. прекратил свое действие с 25.12.2019 г.

09.09.2019 г. Приказом № 74/ОД от 09.09.2019 г. «О мероприятиях по ребрендингу в АО СГ "Спасские ворота" после 01.01.2020 прекращено использование Товарного знака № 161827 .

В настоящее время АО СГ "Спасские ворота" является правообладателем собственного товарного знака по свидетельству № 751277, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который используется в деятельности компании.

В соответствии с лицензионным договором № 28-05/2014 от 28.05.2014 г., заключенным между Истцом и ООО «СВ Холдинг» (04.09.2019 изменило наименование на ООО СГ «Спасские ворота», с 14.11.2020 ООО Страховой брокер «Спасские ворота») на право использования Товарного знака № 161827, ООО «СВ Холдинг» передана исключительная лицензия в отношении всех видов добровольного и обязательного страхования, за исключением страхования жизни и неисключительная лицензия в отношении добровольного медицинского страхования.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии угрозы смешения и потенциальной возможности введения в заблуждение потребителей или контрагентов при использовании фирменного наименования Ответчиком при осуществлении деятельности по страхованию, поскольку Истцом передана исключительная лицензия в отношении всех видов страхования компании ООО «СВ Холдинг», учредителем и генеральным директором которой является ФИО5, бывший генеральный директор Ответчика.

Юридическое лицо Истца как правообладатель (ООО Инвестиционная группа "Спасские ворота") не имеет права осуществлять страховую деятельность и не использует самостоятельно товарный знак № 161827, более того, в соответствии с лицензионным договором Истец передал права на Товарный знак компании ООО «СВ Холдинг», что в силу положений статьи 10 ГК РФ служит основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на Товарный знак № 161827, так как такое использование и меры, связанные с такой защитой, не связаны с защитой нарушенных или оспариваемых прав.

Таким образом, история взаимоотношений сторон свидетельствует о том, что Ответчик использует фирменное наименование на законном основании, Истец никаким образом не возражал, а напротив в лице своего участника ФИО4 одобрил использование сочетания "Спасские ворота" в фирменном наименовании Ответчика.

В течение длительного времени Ответчик использовал фирменное наименование, а также товарный знак на условиях сублицензионного договора и Истец не ставил под сомнение правомерность использования сочетания слов "Спасские ворота" в фирменном наименовании Ответчика с 2012 года. Истец не ответил по существу на письменный запрос Ответчика относительно возможности использования товарного знака.

Иск о защите исключительного права на товарный знак подан Истцом после отказа Ответчика от использования товарного знака, что свидетельствует о нарушении принципа эстоппеля и является самостоятельным основанием для отказа в иске.

При указанных обстоятельствах, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленного иска.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине за рассмотрение иска относятся на Истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.


Судья

С.В. Соколов