Решение

 в окончательной форме изготовлено 23.03.2021.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 марта 2021 года г. Краснотурьинск

Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Сумбаевой С.П., 

при секретаре судебного заседания Делимовой Н.Н., 

с участием истца ФИО1,

представителя ответчика АО «ОК РУСАЛ Уральский алюминий» ФИО2, действующей по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий» о взыскании убытков, 

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к акционерному обществу «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» (далее – АО «ОК РУСАЛ УРАЛ») о взыскании убытков в связи с невыплатой вознаграждения за использование изобретения, указав в обоснование, что в период работы в АО «Богословский алюминиевый завод» он стал одним из авторов служебного изобретения «Способ выщелачивания боксита», защищенного патентом РФ №, полученным на имя АО «Богословский алюминиевый завод». С 2011 года выплата вознаграждения на использование изобретения была прекращена, в связи с досрочным прекращением работодателем действия патента. Истец считает, что между работником и работодателем был заключен договор об отчуждении изобретения, однако регистрация данного договора не произведена в нарушение ст. 1234,2 ГК РФ, следовательно, договора не существует и работодатель стал обладателем патента незаконно. Также как и незаконно было прекращение действия патента. В связи с изложенным, руководствуясь п. 70 Постановления Пленума ВС РФ от 

<

дата обезличена> №, просит суд взыскать с ответчика убытки в размере 50 000 рублей, принудив ответчика к заключению договора об отчуждении исключительного права на изобретение по патенту №.

В судебном заседании истец ФИО1 поддержал доводы, изложенные в иске и возражениях на отзыв ответчика.

Представитель ответчика АО «Объединенная компания РУСАЛ «Уральский Алюминий» 

<

ФИО>1 в судебном заседании не признала исковые требования в полном объеме, пояснив, что действие патента № «Способ выщелачивания боксита» было прекращено досрочно из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе (дата прекращения действия патента 

<

дата обезличена>), данный патент восстановлению не подлежит. Досрочное прекращение действия патента на изобретение при неуплате в установленный срок патентной пошлины, в свою очередь, влечет за собой прекращение действия исключительного права на изобретение, в связи с чем, по истечении срока действия исключительного права изобретение переходит в общественное достояние и может свободно использоваться любым лицом без чьего – либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за его использование. При этом досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые технические или художественно-конструктивные решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента. Поскольку патент Российской Федерации №2158223 «Способ выщелачивания боксита» восстановлению не подлежит, правовые основания для взыскания вознаграждения в период после досрочного прекращения действия патента в связи с неуплатой ответчиком пошлины за его поддержание в силе отсутствуют. Иной вывод противоречил бы праву владельца исключительных прав определять судьбу этого права – поддерживать или нет исключительные права на изобретение в том случае, если изобретение потеряло для правообладателя ценность и не нуждается в правовой охране. 

Заявляя требование о взыскании убытков, ФИО1 ничем не обосновывает их размер. Кроме того доказательств того, что ответчик прекратил поддержание патента № с целью прекращения выплаты авторского вознаграждения также не представлено. Также не понятно какой именно договор просит заключить с ним истец ввиду того, что исключительное право в силу закона принадлежит ответчику, а истец указывая на необходимость заключения договора между работником и работодателем ошибочно ссылается на нормы закона "Об изобретениях в СССР", в то время как к рассматриваемым отношениям подлежат применению положения Патентного закона №3517-1 от 23.09.1992.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. 

На основании ст. 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу соответствующего патента. 

Согласно п. 1 ст. 1354 Гражданского кодекса Российской патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на них. 

В силу п. 1 ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. 

Судом установлено, подтверждается материалами настоящего дела и никем не оспаривается, что ФИО1 , 

<

ФИО>2, 

<

ФИО>3, 

<

ФИО>4, 

<

ФИО>5 являются соавторами служебного изобретения «Способ выщелачивания боксита», созданного в период трудовых отношений с ОАО "Богословский алюминиевый завод" (правопредшественник ответчика). Патент № на данное изобретение был выдан правопредшественнику ответчика. Действие патента было досрочно прекращено из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения патента 

<

дата обезличена> (л.д. 44-47).

На момент возникновения между сторонами правоотношений, вытекающих из создания автором служебного изобретения, действовали положения Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N3517-1, согласно ст.8 которого право на получение патента на изобретение, созданное работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, имеет право на вознаграждение (ч. 3 п. 2 Патентного закона РФ).

При этом работнику (автору) принадлежит право авторства на служебное изобретение, а также в предусмотренных законом случаях право на вознаграждение за использование служебного изобретения.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших правил, утверждённых Приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82, действовавшими на момент подачи заявки на оспариваемое изобретение, правом на подачу заявки и получение патента в соответствии с п.1 ст.15 и п. 1 ст.8 Патентного закона обладают автор изобретения, работодатель и их правопреемник.

Автор изобретения имеет право на подачу заявки и получение патента только в случаях: если изобретение не является служебным, а также если изобретение является служебным, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение патента или если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении не подаст заявку, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит о сохранении изобретения в тайне (п. 1.1).

По смыслу приведенных норм, по общему правилу, закрепленному в п. 2 ст.8 Патентного закона, в случае создания работником служебного изобретения заключения между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента в пользу работодателя не требуется, работодатель и работник-автор могут заключить такой договор только в случае, если работодатель передает право на получение патента работнику.

Поскольку в рассматриваемой ситуации применительно к изобретению «Теплообменник» работодатель не передавал право на получение патента работнику, а получил его сам, следовательно, заключение договора на отчуждение исключительного права не требовалось, а как следствие и регистрации такого договора.

С учетом изложенного суд находит несостоятельными и доводы истца о совершении ответчиком правонарушения, выразившегося в досрочном прекращении работодателем действия патента без наличия исключительного права на это, так как оно было передано без государственной регистрации права.

При этом суд учитывает положения ч.3 ст.30 Патентного закона РФ, предусматривающей, что действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Аналогичные положения содержатся в ст.1399 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу положений ст.1364 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

В соответствии с п.1 ст.1400 Гражданского кодекса Российской Федерации действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного указанным Кодексом срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента. 

По смыслу приведенных норм, момент, с которого действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, определен со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.

С момента получения патента РФ на изобретение № патентообладателю принадлежало исключительное право использования изобретения.

При этом право авторства ФИО1 на изобретение, защищенное патентом №, ответчиком никогда не оспаривалось.

Право на получение авторского вознаграждения закон связывает не с заключением договора между автором и патентообладателем, а с получением работодателем патента на служебное изобретение и его использованием в период срока действия правовой охраны исключительных прав на изобретение.

Поскольку действие патента было прекращено, соответственно, изобретение, перешедшее в общественное достояние, могло свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения автору за использование.

Доводы истца о совершении правонарушения ответчиком, выразившегося в неуплате пошлины за поддержание патента в силе, судом отклоняются ввиду следующего.

Действительно, в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 133 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения убытков (пункты 1 и 4 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), если досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществлено с целью прекращения выплаты вознаграждения.

Вместе с тем, из возражений ответчика следует, что решение о прекращении уплаты пошлины было принято ввиду отсутствия целесообразности, ввиду прекращения использования изобретения. При этом в деле отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о том, что ответчик перестал уплачивать пошлину за поддержание патента в силе исключительно с целью прекращения выплаты авторского вознаграждения, одновременно продолжая использовать в своем производстве изобретение «Способ выщелачивания боксита».

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, уплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, обусловлена свободой выбора: автор изобретения может подать заявку на выдачу патента и тогда будет обязан уплатить пошлину, а может и не претендовать на приобретение вытекающих из патента прав, льгот и преимуществ, обеспечивающих охрану промышленной собственности; равным образом и правоотношения по поддержанию патента на изобретение в силе предполагают либо уплату патентообладателем годовых пошлин, либо отказ от защиты исключительного права патентообладателя на использование изобретения (определения от 10 декабря 2002 года N 283-О, от 15 июля 2008 года N 674-О-О, и др.)

Таким образом, разрешая заявленные исковые требования, проанализировав положения Патентного закона РФ, действовавшего до 01.01.2008, положения главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации (части четвертой), установив, что действия патента РФ на изобретение №2174660 прекращено досрочно 28.10.2006, суд не усматривает в действиях ответчика АО «ОК РУСАЛ Урал» каких- либо действий, нарушающих права авторства ФИО1 в отношении спорного изобретения.

В силу положений ст.1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 59 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 в силу пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков лицу, которое неправомерно использовало результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушило его исключительное право и причинило ущерб. В данной норме не предусмотрено каких-либо исключений из порядка определения убытков, установленных общими нормами гражданского законодательства.

В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.

При таких обстоятельствах нарушение ответчика и убытки истца находятся в прямой причинно-следственной связи, понесенные расходы подлежат возмещению в разумных пределах с учетом наличия доказательств их фактической выплаты, необходимости затрат, сформировавших расходы, для защиты нарушенного права, баланса процессуальных прав и обязанностей сторон.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, отсутствия в действиях ответчика каких-либо нарушений прав истца, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1 к АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий» о взыскании убытков. 

При этом суд не принимает ссылку истца на необходимость применения к рассматриваемым отношениям положений Закона об изобретениях СССР, как основанную на неверном толковании права.

На основании изложенного, руководствуясь статями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

иск ФИО1 к акционерному обществу «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий» о взыскании убытков оставить без удовлетворения. 

Решение суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционный жалобы через Краснотурьинский городской суд. 

Председательствующий: судья (подпись) Сумбаева С.П.