ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № 300-ЭС23-29423

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва03.05.2024 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив по  материалам истребованного дела кассационные жалобы иностранного лица  AstraZeneca АВ (далее – компания AstraZeneca) и Федеральной службы по  интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на постановление  президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2023 по делу  № СИП552/2022, 

установил:

иностранное лицо KRKA, d.d., Novo mesto (далее – компания KRKA)  обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании  недействительным решения Роспатента от 17.05.2022 об отказе в  удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации   № 2746132 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и  способ их применения». 

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечена компания AstraZeneca. 

Суд по интеллектуальным правам решением от 17.07.2023 отказал в  удовлетворении заявленных требований. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от  23.10.2023 отменил решение суда от 17.07.2023, удовлетворил заявление и  признал недействительным решение Роспатента от 17.05.2022 как не  соответствующее положениям пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1363,  

пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – Гражданский кодекс) и подпункта 2 пункта G статьи 4  Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883  (далее – Парижская конвенция от 20.03.1883), и обязал Роспатент повторно  рассмотреть возражение. 

В жалобах, поданных в Верховный Суд Российской Федерации, компания  AstraZeneca и Роспатент, ссылаясь на существенное нарушение президиумом  суда норм материального и процессуального права, просят отменить  обжалуемое постановление и оставить в силе решение суда первой инстанции. 

Дело 06.02.2024 истребовано из Суда по интеллектуальным правам.

В силу части 7 статьи 291.6 АПК РФ кассационная жалоба подлежит  передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии  Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы  подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и  (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения  которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод,  законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной  экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных  интересов. 

Изучив материалы дела и доводы кассационных жалоб, судья Верховного  Суда Российской Федерации приходит к выводу о наличии оснований для  передачи жалоб вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации. 

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации  № 2746132  (далее - оспариваемый патент) на группу изобретений «С-арил глюкозидные  SGLT2 ингибиторы и способ их применения» был выдан на имя компании  AstraZeneca по заявке  № 2020135467, выделенной из первоначальной заявки   № 2017131447 с приоритетом от 20.05.2002, установленным по дате подачи  приоритетной заявки US 10/151,436. 

Патент был выдан со следующей формулой: 

«1. Соединение формулы: 

или его фармацевтически приемлемая соль или его сложный эфир,  представляющий собой пролекарство.  

2. Соединение формулы: 

3. Фармацевтическая композиция, обладающая ингибирующим действием  в отношении SGLT2, включающая соединение по пункту 1 или 2 и  фармацевтически приемлемый носитель». 

Компания KRKA обратилась в Роспатент с возражением против выдачи  данного патента, мотивированным несоответствием запатентованной группы  изобретений условию патентоспособности «новизна», а также выдачей патента  на идентичное изобретение, на которое ранее уже был выдан патент  Российской Федерации  № 2337916. 

По результатам рассмотрения возражения Роспатент решением от   17.05.2022 отказал в его удовлетворении. 

Роспатент исходил из того, что заявка, по которой выдан оспариваемый  патент, является одним из звеньев цепочки последовательно выделенных заявок  ( № 2004137489 -  № 2008122558 -  № 2013115635 -  № 2017131447№ 2020135467, далее – заявки  № 1, 2, 3, 4, 5), при подаче каждой из которых  было соблюдено условие получения приоритета по выделенной заявке: на дату  поступления каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная  заявка (заявка, из которой выделяется заявка) не была отозвана, не была  признана отозванной и по ней не было принято ни решение о выдаче патента,  ни решение об отказе в выдаче патента. 

В этой связи Роспатент с учетом положений пункта 4 статьи 1381  Гражданского кодекса признал правомерным установление приоритета группы  изобретений по оспариваемому патенту не по дате поступления документов  выделенной заявки  № 5 (28.10.2020), а по дате приоритета (20.05.2002)  первоначальной заявки  № 4, из которой она была выделена. 

Роспатент сделал выводы о том, что заявка  № 1 (а соответственно и  выданный по ней патент) не может быть привлечена для оценки соответствия  группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности  «новизна», поскольку она стала общедоступной 27.06.2005 (с даты  публикации), то есть после даты приоритета группы изобретений по  оспариваемому патенту; в возражении отсутствуют доводы, позволяющие  сделать вывод о несоответствии группы изобретений по патенту  № 2746132  условию патентоспособности «новизна». 

Довод возражения о наличии двух патентов на идентичные изобретения  Роспатент признал также ошибочным, поскольку действие первого патента,  выданного по заявке  № 1, было прекращено 16.03.2021, а по заявке  № 5  оспариваемый патент был выдан 07.04.2021, в связи с чем после прекращения  действия первого патента правовых оснований, препятствующих выдаче  оспариваемого патента, не имелось; предложение патентообладателю подать  заявление о прекращении действия первого патента было направлено именно  на предотвращение «двойного патентования». 

Несогласие с решением Роспатента от 17.05.2022 явилось основанием для  обращения компании KRKA в суд. 

Суд по интеллектуальным правам, применив положения статей 13, 1350,  1381, 1383, 1387, 1394, 1398 Гражданского кодекса, статьи 4 Патентного закона  Российской Федерации от 23.09.1992  № 3517-I, разъяснения, содержащиеся в  

пунктах 27, 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 23.04.2019  № 10 «О применении части четвертой Гражданского  кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума  № 10),  пришел к выводу о законности оспариваемого решения Роспатента и отказал в  удовлетворении заявления. 

Суд по интеллектуальным правам указал, что вопреки доводам компании  KRKA приоритет изобретения по оспариваемому патенту правомерно  установлен не по дате поступления документов выделенной заявки  № 5  (28.10.2020), а по дате приоритета (20.05.2002) первоначальной заявки  № 4, из  которой она была выделена. При таких обстоятельствах заявка  № 1 не могла  быть учтена при оценке соответствия группы изобретений по оспариваемому  патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку стала  общедоступной 27.06.2005 (с даты публикации), то есть после даты приоритета  группы изобретений по оспариваемому патенту. 

Суд первой инстанции признал также необоснованным довод компании  KRKA о нарушении Роспатентом и компанией AstraZeneca положений статьи  1383 Гражданского кодекса, не предусматривающих возможность отказа от  ранее выданного патента  № 2337916 по первой заявке для получения нового –  оспариваемого патента, со ссылкой на нормы статей 1394, 1398 данного  Кодекса; суд отметил, что на дату подачи возражения против выдачи  оспариваемого патента (22.09.2021) отсутствовало одновременное  существование двух патентов на идентичные изобретения. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявление,  президиум суда руководствовался положениями статей 1350, 1363, 1364, 1375,  1381, 1383, 1398, 1399, 1400 Гражданского кодекса, пунктом G статьи 4  Парижской конвенции от 20.03.1883, пунктом 1 статьи 11 Договора о патентной  кооперации (подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970), разъяснениями,  содержащимися в пункте 139 постановления Пленума  № 10, пунктом 90  Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся  основанием для совершения юридически значимых действий по  государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденных  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  25.05.2016  № 316, пунктом 146 Административного регламента предоставления  Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной  услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на  изобретение, его дубликата, утвержденного приказом Министерства  экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016  № 315. 

Суд кассационной инстанции указал, что первоначальная заявка может  быть только одна, таковой является заявка, из которой произведено первичное  выделение; именно по этой заявке устанавливается дата подачи и  испрашивается приоритет; первоначальной заявкой для патента, выданного по  выделенной заявке, является та, от даты поступления которой уполномоченный  орган отсчитывает срок действия исключительного права на изобретение;  первоначальная и предшествующая заявки не всегда совпадают; при  соблюдении приведенных в статье 1381 Гражданского кодекса условий  

приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки,  а при наличии иного приоритета по первоначальной заявке - по дате этого  приоритета. 

Президиум суда посчитал, что для выделенной заявки  № 5, по которой был  выдан оспариваемый патент, первоначальной заявкой является заявка  № 1, а не  заявка  № 4; поскольку на дату поступления выделенной заявки  № 5 по заявке   № 1 уже был выдан патент, данный факт исключает для выделенной заявки  № 5  установление даты приоритета по заявке  № 1, следовательно, датой приоритета  группы изобретений по оспариваемому патенту является 28.10.2020 – дата  поступления документов заявки  № 5. 

Исходя из изложенного президиум суда констатировал, что неправильное  установление Роспатентом даты приоритета группы изобретений по  оспариваемому патенту привело к неосуществлению ее проверки условию  патентоспособности «новизна», поскольку заявка  № 1 и выданный на ее  основании патент в нарушение положений пункта 2 статьи 1350 Гражданского  кодекса не были включены в уровень техники, и обязал Роспатент повторно  рассмотреть возражение, указав также на необходимость проверки по существу  доводов об идентичности двух патентов.  

В кассационной жалобе Роспатент и компания AstraZeneca ссылаются на  существенное нарушение судом кассационной инстанции норм материального  и процессуального права; приводят доводы о том, что без достаточных на то  оснований изменена сложившаяся и действующая более тридцати лет  правоприменительная практика Роспатента по установлению единого  приоритета в отношении всех выделяемых заявок в цепочке последовательно  выделенных заявок, при условии соблюдения сроков выделения каждой  очередной выделенной заявки по отношению к предыдущей выделенной  заявке, а не к самой первой заявке; первоначальной заявкой может быть не  только самая первая заявка, но и выделенная заявка, на основании которой  подается иная выделенная заявка, то есть понятие «первоначальная заявка»  охватывает и более ранние выделенные заявки. 

По мнению заявителей, приоритет группы изобретений по оспариваемому  патенту правомерно установлен Роспатентом не по дате поступления  документов выделенной заявки  № 5 (28.10.2020), а по дате приоритета  (20.05.2002) первоначальной заявки  № 4, из которой она была выделена. 

Кроме того, заявители не согласны с выводами президиума суда о  нарушении Роспатентом при выдаче оспариваемого патента запрета на двойное  патентование, ссылаясь на то, что предложение административного органа  подать заявление о прекращении срока действия патента  № 2337916 для  исключения наличия двух патентов на идентичные изобретения было дано в  строгом соответствии со статьей 1383 Гражданского кодекса.  

Приведенные доводы жалоб о существенном нарушении судом  кассационной инстанции норм материального и процессуального права,  которые повлияли на исход настоящего дела, заслуживают внимания, в связи с  чем жалобы компании AstraZeneca и Роспатента с делом следует передать для  

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Руководствуясь пунктом 2 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, судья Верховного  Суда Российской Федерации 

определил:

кассационные жалобы иностранного лица AstraZeneca АВ и Федеральной  службы по интеллектуальной собственности на постановление президиума  Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2023 по делу  № СИП-552/2022  передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению указанных кассационных  жалоб на 04 июня 2024 года на 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу:  Москва, улица Поварская, дом 15, зал  № 3048 (подъезд 5).  

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова