Решение от 24 марта 2020 г. по делу № А40-296218/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-296218/19-27-2332
город Москва
24 марта 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 февраля 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 марта 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: ФИО2 (124683, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 1810), КВ. 60)

ответчик 1 :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ СПЕКТРУМ ИНСТРУМЕНТС» (124460, ГОРОД МОСКВА, <...>, КОМ. 7Г, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.06.2015, ИНН: <***>)

ответчик 2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТ-МДТ» (124460, ГОРОД МОСКВА, <...>, КОМ. 21А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.05.2013, ИНН: <***>)

третье лицо 1: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАНОТЕХНОЛОГИЯ МДТ» (124460, ГОРОД МОСКВА, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.08.2002, ИНН: <***>)

третье лицо 2:ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО3 (ОГРНИП: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 16.04.2015, ИНН: <***>)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 188978 в размере 296 000 руб.

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «НТ-МДТ СПЕКТРУМ ИНСТРУМЕНТС» и ООО «НТ-МДТ», об обязании прекратить использование товарного знака № 188978 в отношении товаров 9 класса, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 188978 в размере 296 000 руб.

Истец в судебное заседание явился, доводы, изложенные в исковом заявление поддержал в полном объеме.

Ответчик 2 против удовлетворения исковых требований возражал, по доводам изложенным в отзыве на исковое заявление.

Ответчик 1 и третье лицо 2, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст. ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12 "О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в АПК РФ".

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела товарный знак № 188978 - графическое изображение (марка имеет стилизованный дизайн), состоящий из синего прямоугольника с круглым вырезом и красного треугольника через него, был зарегистрирован в Российском Агентстве по патентам и товарным знакам 25 мая 2000 года, в отношении товаров 09класса МКТУ – приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; счетные машины; оборудование для обработки информации и ЭВМ). С этого периода правообладателем являлось Закрытое акционерное общество «Нанотехнологии МДТ» (далее по тексту ЗАО «НТ-МДТ») (ОГРН <***>, ИНН <***>).

30 мая 2016 года Арбитражным судом города Москвы принято к производству заявление ИП ФИО4 о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «НТ-МДТ».

Решением суда от 19 июля 2017 года должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО5. Сообщение о признании должника банкротом опубликовано конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» №137 от 29.07.2017, стр. 12.

07 марта 2019 года между ЗАО «НТ-МДТ», в лице конкурсного управляющего ФИО5 и Индивидуальным предпринимателем ФИО3 (ИНН <***>) заключен договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности в составе: нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения (полный состав имущества содержится в Приложении № 1 к данному Договору). Так в числе прочего ИП ФИО3 стала правообладателем исключительных прав на товарный знак № 188978. Указанный лицензионный договор зарегистрирован 17.09.2019.

24 марта 2019 года между ИП ФИО3 и Techno-NT (компания одного человека (EMZ), регистрационный номер 607284776, в лице ФИО2, был заключен Договор купли-продажи товарного знака от 24 марта 2019 года, согласно которого Правообладатель (ИП ФИО3), обладающий исключительным правом на товарный знак № 188978 уступает, а Правопреемник (Techno-NT в лице ФИО2) принимает исключительно право на данный товарный знак в отношении всех видов товаров и услуг. После этого указанный товарный знак зарегистрирован на территории США и Европейского союза.

Как следует из искового заявления, 14 мая 2019 года торговый знак (товарная марка) был зарегистрирована ФИО2 в Департаменте торговли Управления по патентам и товарным знакам США, для товаров класса по МКИ:9, регистрационный номер 5,753,336, о чем получено свидетельство № 88-045 456.

По мнению истца, ответчики нарушают его исключительные права путем использования в своей деятельности товарного знака № 188978, размещая указанный товарный знак на сайте в сети интернет, рекламных баннерах, в переписке с контрагентами, а также нанося на продукцию.

В связи с изложенным истец обратился в суд.

Согласно п. 1 ст. 1252 Гражданского Кодекса РФ, Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом ш признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (пункт 3 статьи 1252 Гражданского Кодекса РФ).

В силу пункта 2 ст. 1484 ГК РФ, использование товарных знаков правообладателем возможно путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского Кодекса РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета - средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как разъяснено в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части (статьи 168, 180 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность (пункт 2 статьи 162, пункт 2 статьи 168, пункт 2 статьи 1234, пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а также переход исключительного права без договора подлежат государственной регистрации.

Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Заинтересованная сторона договора вправе без участия другой стороны обратиться с заявлением о государственной регистрации (пункт 3 статьи 1232 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, переход исключительного права по которому не подлежит государственной регистрации.

Если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации перехода такого права. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Пунктом 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 № 24 государственная регистрация сделки либо возникновения, перехода, ограничения или прекращения прав по ней не является элементом формы сделки, а потому эти вопросы регулируются не правом, подлежащим применению к форме сделки (статья 1209 ГК РФ), а правом, которое регулирует существо соответствующего отношения (например, российским правом для договоров в отношении находящегося на территории Российской Федерации недвижимого имущества в соответствии с пунктом 2 статьи 1213 ГК РФ). В результате, если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежат обязательной государственной регистрации в российском реестре, то как вопросы государственной регистрации, так и форма соответствующей сделки подчиняются российскому праву (пункты 3 и 4 статьи 1209 ГК РФ).

Проанализировав условия договора купли-продажи товарного знака, заключенного в городе Москве 24.03.2019, суд приходит к выводу о том, что указанный договор является лицензионным, поскольку в силу п. 1.3 договора правообладатель передал правопреемнику исключительное право на использование и регистрацию торговой марки за пределами Российской Федерации – в Соединенных Штатах Америки, в Европейском союзе, в Китае и Индии.

При этом в п. 7.4 договора указано, что он действует на территории упомянутых государств.

Как следует из сведений, размещенных на сайте Российского агентства по патентам и товарным знакам правообладателем товарного знака по свидетельству 188978 является ФИО3

Доказательств государственной регистрации договора в установленном законом порядке в материалы дела не представлено, следовательно, переход исключительного права по договору не состоялся.

Таким образом, у истца не возникло права на предъявление требования к ответчикам об обязании прекратить использование товарного знака № 188978 в отношении товаров 9 класса, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 188978 в размере 296 000 руб.

Также суд считает необходимым отметить, что ответчиком 2 в материалы дела представлено свидетельство на комбинированный товарный знак № 725517 с приоритетом 17.02.2018. Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что ответчиками в своей деятельности использован товарный знак ответчика 2. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Довод истца о регистрации им 14.05.2019 товарной марки в Департаменте торговли Управления по патентам и товарным знакам США, для товаров класса по МКИ:9, регистрационный номер 5,753,336, о чем получено свидетельство № 88-045 456 правового значения не имеется, поскольку истец не заявил о нарушении его исключительных прав на указанную товарную марку. Однако суд отмечает, что товарный знак ответчика 2 имеет более ранний приоритет чем упомянутая товарная марка.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

С учетом изложенного, суд также отмечает неотносимость доводов третьего лица к предмету рассматриваемого спора о защите исключительных прав истца на товарный знак.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 123, 156, 169 - 170 АПК РФ,



РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца срок с даты его принятия.

Судья В.И. Крикунова