Решение от 14 сентября 2017 г. по делу № А40-61939/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-61939/17-51-571
город Москва
14 сентября 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 14 сентября 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Рошальский химический завод «НОРДИКС» (ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Химаэропроф» (ОГРН <***>), обществу с ограниченной ответственностью «Гранмикс» (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак,

третье лицо - Федеральное агентство воздушного транспорта (ОГРН 1047796301002)

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № б/н от 15 января 2017 года;

от ответчика – ООО «ГранМикс» - ФИО3, по дов. № б/н от 20 июня 2017 года;

от ответчика – ООО НПК «ХимАэроПроф» - ФИО4, по дов. № б/н от 13 мая 2017 года;

от третьего лица – ФИО5, по дов. № АН1.14-4587 от 29 декабря 2016 года;

У С Т А Н О В И Л:

Закрытое акционерное общество «Рошальский химический завод «НОРДИКС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Химаэропроф», обществу с ограниченной ответственностью «Гранмикс» (далее – ответчики), Федеральному агентству воздушного транспорта о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 000 руб., расходов на нотариуса в размере 13 600 руб.

Определением от 23 июня 2017 года принят в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) отказ от исковых требований к Федеральному агентству воздушного транспорта. Федеральное агентство воздушного транспорта привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Ответчики против удовлетворения заявленных требований возражают по доводам, изложенным в письменных отзывах.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак

дата приоритета – 19.04.2016, дата государственной регистрации - 14.02.2017, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; вещества поверхностно-активные; нитраты; химикаты для предотвращения конденсации; химикаты промышленные; соли [химические препараты]; антигололедные реагенты; препараты химические для таяния снега и льда; кальций; соли кальция; нитрат кальция; гидроксид магния; карбонат магния; соли магния; 19 - материалы для дорожных покрытий; песок, за исключением формовочной смеси; 40 - обработка материалов.

Неохраняемыми элементами товарного знака являются словесные элементы: «Противогололедный реагент».

В обоснование исковых требований истец указал, что на официальном сайте третьего лица в сети Интернет в разделе – перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов, содержатся сведения о противогололедном гранулированном реагенте с наименованием «НКМ-М». В качестве заявителя указана организация ООО «НПК «ХимАэроПроф», в качестве изготовителя указано ООО «ГранМикс».

Истец полагает, что наименование вышеуказанного реагента является сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, который в свою очередь распространяет свое действие в отношении подобных реагентов. При этом истцом какое-либо разрешение использовать товарный знак подобным образом ответчикам не предоставлялось.

Истец также указал, что в запросе коммерческих предложений на поставку гранулированного химического реагента для нужд АО «Аэропорт Архангельск» (номер извещения 31704913740 от 21.03.2017 на официальном сайте госзакупок) принял участие ответчик, ООО «НПК «ХимАэроПроф», который предложил к поставе вышеуказанный противогололедный реагент с наименованием «НКМ-М».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

С учетом данных норм при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежит, в частности, факт наличия у истца исключительных прав на объект исключительного права, а также факт незаконного использования указанного объекта ответчиком, при этом бремя доказывания этих фактов относится на истца.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточную и взаимную связь доказательств в их совокупности. Согласно ч. 4 названной статьи АПК РФ каждое доказательство подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

Суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку, вопреки доводам истца, истец не является правообладателем исключительных прав на товарный знак «НКММ противогололедный реагент».

Как установлено судом, согласно заявке истца на регистрацию спорного товарного знака, истцом было заявлено комбинированное обозначение: 1) фантазийное буквосочетание «КММ», выполненное заглавными буквами кириллицы, под ним расположен неохраняемый элемент «противогололедный реагент», выполненный буквами кириллицы с подчеркиванием; 2) изобразительный элемент – стилизованное изображение буквы «Н» в круге. Посередине буквы «Н» расположено стилизованное изображение дорожной разметки. Изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как следует из пункта 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сторонами не было заявлено ходатайство о проведении экспертизы, в связи с чем, суд самостоятельно провел сравнительный анализ представленных обозначений.

Истец является правообладателем комбинированного обозначения, состоящего из охраняемой словесной части «КММ», словесной неохраняемой части: «противогололедный реагент» и охраняемой изобразительной части: стилизованной буквы «Н» дорожной разметки в круге.

Буквосочетание «НКМ-М» не обладает фонетическим сходством до степени смешения с зарегистрированной словесной частью товарного знака № 605518.

В соответствии с абзацем 2 пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков (утв. приказом Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Буквосочетание «НКМ-М» не ассоциируется с комбинированным обозначением товарного знака № 605518, несмотря на то, что последовательность части букв в обозначении «НКМ-М» совпадает с последовательностью букв в охраняемой словесной части товарного знака № 605518 - «КММ».

Так, буквосочетание «КММ» состоит из трех согласных букв, буква «к» занимает место в начале буквосочетания. Такое положение согласной «к» является сильной позицией по твёрдости-мягкости и сильной позицией по звонкости-глухости.

Буквосочетание «НКМ-М», состоит из четырех согласных букв. Буква «н» занимает место в начале слова, которое является сильной позицией по твёрдости-мягкости и сильной позицией по звонкости-глухости. Буква «к» занимает место в середине слова, которое является слабой позицией по твёрдости-мягкости и слабой позицией по звонкости-глухости.

При произношении букв охраняемой словесной части товарного знака № 605518 «КММ» на слух воспринимается только две буквы «К» (ка) и «М» (эм). В случае произношении сочетания букв «НКМ-М» на слух воспринимается три буквы «Н» (эн), «К» (ка) и «М» (эм).

Таким образом, обозначение «КММ» и буквосочетание «НКМ-М» имеют множество фонетических различий.

Кроме того, имеется и графическое различие между обозначением «КММ» и буквосочетанием «НКМ-М».

В соответствии с пунктом 4.2.2.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года № 197) графическое сходство может усилить сходство обозначений или наоборот, ослабить его.

При графическом исполнении буквосочетания «НКМ-М» и товарного знака № 605518 имеются следующие различия:

- общее зрительное восприятие: «НКМ-М» - черно-белое буквосочетание; комбинированное обозначение «КММ» с неохраняемым элементом «противогололедный реагент» - цветное комбинированное обозначение. Под буквосочетанием «КММ» расположен неохраняемый элемент: «противогололедный реагент», занимают 1/2 часть от всего объема обозначения, а 1/2 от всего объема занимает изобразительный элемент;

- алфавит, буквами которого написано слово: «НКМ-М» - буквосочетание «НКМ-М» выполнено буквами кириллицы; комбинированное обозначение «КММ» с неохраняемым элементом «противогололедный реагент» - буквосочетание «КММ» выполнено буквами кириллицы, слова «противогололедный реагент» выполнены буквами кириллицы с подчеркиванием;

- количество букв: «НКМ-М» - буквосочетание, в котором четыре буквы; комбинированное обозначение «КММ» с неохраняемым элементом «противогололедный реагент» - буквосочетание, в котором три буквы, и два слова, в первом - семнадцать букв, во втором - семь букв;

- графическое написание с учетом характера букв: «НКМ-М» - в буквосочетании «НКМ-М» все буквы прописные, две буквы «М» разделены дефисом; комбинированное обозначение «КММ» с неохраняемым элементом «противогололедный реагент» - в буквосочетании «КММ» все буквы прописные, в словах «противогололедный реагент» все буквы строчные;

- наличие иных элементов (изобразительных, неохраняемых и т.п.): «НКМ-М» - буквосочетание «НКМ-М» единственный элемент; комбинированное обозначение «КММ» с неохраняемым элементом «противогололедный реагент» - помимо словесных элементов «КММ», в обозначении имеется неохраняемый элемент: «противогололедный реагент», и изобразительный элемент, выполненный в цветовом сочетании: синий, белый цвета.

Таким образом, наличие фонетического и существенного графического различия между буквосочетанием «НКМ-М» и комбинированным обозначением, зарегистрированным за № 605518, дает основание утверждать, что данные элементы не сходны до степени смешения. Доказательства обратного истцом не представлены.

Кроме того, суд считает необходимым указать, что сочетание букв НКММ является вошедшей во всеобщее употребление аббревиатурой НКММ - Нитрат Кальция, Магний и Мочевина.

В соответствии с абзацем 3 п. 2.1 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида (утв. приказом Роспатента от 27 марта 1997 года № 26) регистрация в качестве товарного знака обозначения, вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, лишило бы многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного товарного знака, возможности свободно использовать это обозначение при маркировке соответствующей продукции, в рекламе и т.д.

Ответчик, ООО НПК «ХимАэроПроф», указал, что противоголедный реагент НКМ-М, который предлагается им к продаже, представляет собой химическое соединение солей, полученных механическим смешением порошковых солей нитрата кальция и мочевины (марка 1); нитрата кальция, магния и мочевины (марка 2), с их последующей грануляцией. Использование этих солей в комплексе (нитрат кальция + мочевина или нитрат кальция, магния + мочевина) более эффективно, чем по отдельности. В предлагаемом к продаже реагенте НКМ-М подобраны оптимальные соотношения этих комплексов. Противогололедный гранулированный реагент НКМ-М, изготавливаемый по ТУ 2149-001-02498790-2016 с изменением от 17 марта 2017 года отражает общепринятые наименования (названия) сокращенных химических соединений, входящих в состав реагента.

Все эти названия и обозначения химических соединений противоморозных добавок известны и разработаны с 70-х годов прошлого столетия, их принято указывать аббревиатурой заглавных начальных букв этих соединений. Так, в Распоряжении Правительства Москвы от 26.08.1997 № 944-РП « О проведении в зимний период 1997-1998 г.г эксперимента по применению нового противогололедного реагента НКММ» (п. 4) рекомендуется использовать реагент НКММ в климатических условиях Москвы. НКММ - химический реагент разработан на основе кальция, магния и мочевины и выпускался по ТУ 2149-051-05761643-98 «Антигололедный реагент НКММ», а с 1998 года указанная аббревиатура стала повсеместной. В Постановлении Правительства Москвы № 906 от 21.11.2000 (п. 3.4., 7.2.) рекомендуется в зимний период 2000-2001 г.г. провести эксперименты с использованием НКММ для очистки от снега и льда дворовых территорий, пешеходных дорожек и лесопарков. Распоряжением мэра Москвы от 11.05.2001 № 458-РМ дается распоряжение о закупке противогололедных материалов, в том числе и НКММ. В специализированной литературе, методических материалах, научных журналах повсеместно используется сокращенное наименование НКММ для обозначения нитратов кальция, магния и мочевины.

В связи с вышеизложенным, суд считает, что требования истца удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ. Госпошлина в сумме 6 000 руб. подлежит возврату истцу.

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 123, 167-170, 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить закрытому акционерному обществу «Рошальский химический завод «НОРДИКС» из дохода федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 6 000 руб., уплаченную согласно чеку-ордеру от 05 апреля 2017 года. На возврат государственной пошлины выдать справку.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова