Решение от 2 февраля 2025 г. по делу № А55-12552/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

03 февраля 2025 года

Дело №

А55-12552/2024

Резолютивная часть решения оглашена 21 января 2025 года.

Решение в полном объеме изготовлено 03 февраля 2025 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Шаруевой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тикай И.Э.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО1

к Акционерному обществу «Эссен Продакшн Аг»

о защите исключительных прав

при участии в заседании

от истца – ФИО1 паспорт;

от ответчика – ФИО2 по доверенности.

Установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец) обратился  в Арбитражный суд Самарской области с иском к Акционерному обществу «Эссен Продакшн Аг» (далее - ответчик) об обязании прекратить использование обозначения «YOLKA» в отношении деятельности по сдаче в аренду помещений.

Определением от 07.08.2024 суд принял изменение предмета иска в соответствии с которым истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 483575 за период с 05.04.2023 по 14.02.2024 в размере 600 000 руб.

08.11.2024 в материалы дела от истца поступило заявление об увеличении исковых требований до 10 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ №483575 за период с 01.01.2022 по 31.12.2023

Суд, руководствуясь ст. 49 АПК РФ принял уточнения, что отражено в протоколе судебного заседания от 19.11.2024.

Истец, участвовавший в судебном заседании посредством Он-лайн связи, исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, представил отзыв на иск.

Как следует из материалов дела истец является правообладателем знака обслуживания «ЁЛКА» по свидетельству Российской Федерации №483575.

Знак обслуживания (далее - защищаемый знак) зарегистрирован 28.03.2013 с приоритетом от 07.10.2011, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ, связанных с арендой помещений и объектов недвижимого имущества.

Обращаясь в суд, истец ссылался на использование ответчиком обозначения «YOLKA» при сдаче в аренду помещений здания, расположенного по адресу: <...>.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 30.11.2023 по делу №А55-3589/2023, оставленным в силе постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2024, признано нарушающим исключительное право истца на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации №483575 использование ответчиком обозначения «YOLKA» в отношении деятельности по сдаче в аренду помещений.

Исходя из того, что ответчик при реализации товаров неправомерно использует словесное обозначение «YOLKA», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, охраняемого по свидетельству Российской Федерации №483575, последний обратился за судебной защитой - за взысканием компенсации в размере 10 000 000 руб.

При этом размер компенсации был определен предпринимателем на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование товарного знака.

По заказу истца была проведена оценка рыночной стоимости прав использования защищаемого товарного знака, а как следует из представленного отчета, стоимость права использования защищаемого товарного знака применительно к условиям использования обозначения ответчиком за 2022, 2023 годы составила 39 762 500 руб.

Таким образом, размер подлежащей взысканию компенсации составит 79 525 000 руб. (39 762 500 руб. х 2), однако истец просит взыскать с ответчика компенсацию в сумме 10 000 000 руб.

Ответчик, возражая по существу предъявленных требований, указывает на необоснованный размер компенсации и наличие признаков злоупотребления правом, так как целью приобретения ФИО1 исключительного права на спорный знак обслуживания является не использование соответствующего обозначения в своей деятельности и получения с этого прибыли, а причинение вреда иным хозяйствующим субъектам. О злонамеренном характере действий ФИО1, по мнению ответчика, может свидетельствовать то обстоятельство, что в настоящее время он является обладателем исключительных прав на 500 товарных знаков, а также подателем более 1600 заявок на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков. При этом по инициативе истца возбуждено более 800 арбитражных дел о защите нарушенных исключительных прав на товарные знаки и об оспаривании предоставления правовой охраны обозначениям в качестве товарных знаков.

Заслушав объяснения истца и представителя ответчика, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Так, пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу части 1 статьи 64, статей 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак путем использования тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в противном случае он признаются нарушителем исключительного права на данное средство индивидуализации и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак №483575 следует из представленных в материалы дела доказательств.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 30.11.2023 по делу №А55-3589/2023, оставленным в силе постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2024, признано нарушающим исключительное право истца на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации №483575 использование ответчиком обозначения «YOLKA» в отношении деятельности по сдаче в аренду помещений.

Согласно пункта 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Между тем, как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом суд отмечает, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Определениями Верховного Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683, от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 сформулирована правовая позиция, согласно которой с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица.

Правомерной целью регистрации и использования товарного знака является индивидуализация производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (самим лицом или его контрагентами). Приобретение же товарных знаков (особенно в словесной части сходных с уже используемыми товарными знаками или коммерческими обозначениями) с целью установления запрета иным пользователям или взыскания с них компенсации не может быть признано правомерным и добросовестным интересом, соответствующим честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Судом установлено, что что истец стал обладателем прав на знак обслуживания № 483575 на основании постановления Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 года по делу № СИП-241/2020, которым было утверждено мировое соглашение между ФИО1 и бывшим владельцем данного знака ФИО3

Согласно условиям мирового соглашения ФИО3 передает ФИО1 права на товарный знак, а последний на основании лицензионного договора передает ФИО3 исключительные права на его использование. При этом данный лицензионный договор является безвозмездным.

Предоставляя право использовать товарный знак безвозмездно, ФИО1 таким образом определил фактическую ценность данного средства индивидуализации, которая в рассматриваемом случае равна нулю.

Самостоятельное использование спорного товарного знака ФИО1 не осуществляет. Использование знака обслуживания осуществляется исключительно лицензиатом на основании безвозмездного лицензионного договора.

Названное обстоятельство в совокупности с иными обстоятельствами (приобретение ФИО1 спорного знака обслуживания 04.03.2021, предъявление спустя непродолжительное время после приобретения исключительного права требований к лицу, широко и длительно до этой даты использующему сходное обозначение, о прекращении использования, неиспользование им самим данного знака) свидетельствует о наличии в действиях ФИО1 злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Данная позиция изложена в постановлении Третьего ААС от 14.12.2021 года по делу №АЗЗ-30770/2020, а также постановлении СИП от 27.08.2021 года по делу АЗЗ-4702/2018.

Целью приобретения ФИО1 исключительного права на спорный знак обслуживания является не использование соответствующего обозначения в своей деятельности и получения с этого прибыли, а причинение вреда иным хозяйствующим субъектам и обогащение за их счет при предъявлении требования о взыскании компенсации.

Суд обращает внимание на то, что товарный знак (знак обслуживания) является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для достижения прибыли. На этом основано содержащееся в статье 1478 ГК РФ правило о том, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. С учетом данного обстоятельства предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) иным лицам, не относящихся к числу аффилированных с правообладателем лиц, на безвозмездной основе скорее является исключением из обычной деловой практики.

Это обстоятельство в совокупности с иными может учитываться при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты.

В этой связи судом отклоняет ссылки истца на использование спорного знака обслуживания лицензиатом, поскольку предоставляя право использовать знак обслуживания безвозмездно, ФИО1 определяет фактическую ценность данного средства индивидуализации, которая в рассматриваемом случае равна нулю.

Обращение ФИО1 к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 10 000 000 рублей свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации.

Суд полагает, что названные обстоятельства (приобретение ФИО1 спорного товарного знака, неиспользование им самим товарного знака, передача лицензиату на безвозмездной основе, предъявление иска о прекращении использования и взыскания компенсации) позволили суду прийти к выводу о наличии в действиях ФИО1 по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

В соответствии с статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на истца.

При обращении с иском в суд, истцом была оплачена государственная пошлина в размере 6000 руб.

В связи с уточнениями от 31.07.2024 истец изменил предмет требований и заявил о взыскании компенсации в размере 600 000 руб. Государственная пошлина от данной суммы в соответствии с ст.333.21 НК РФ (в редакции ФЗ№198-ФЗ от 28.06.2014) составляет – 15 000 руб. Государственная пошлина истцом не была оплачена.

В связи с заявлением от 08.11.2024 истец увеличил сумму иска до 10 000 000 руб. Государственная пошлина от суммы 9 400 000 руб. (9 400 000, 00 + 600 000 (ранее уточнил)) в соответствии с ст.333.21 НК РФ (в редакции ФЗ№259-ФЗ от 08.08.2024) составляет – 305 500 руб. Государственная пошлина истцом не была оплачена.

В связи с отказом в иске, сумма государственной пошлины, подлежащей взысканию с истца в доход федерального бюджета составляет 314 500 руб. (305 500, 00 + 15 000,00 – 6000,00).

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 314 500руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/
Н.В. Шаруева