Решение от 10 ноября 2020 г. по делу № А56-34271/2020

3527/2020-373439(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А56-34271/2020
10 ноября 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 03 ноября 2020 года. Полный текст решения изготовлен 10 ноября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Герасимова М.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску компании «Хёндэ Мотор Компани» (Hyundai Motor Company) (адрес: 12, Холлынг-ро, Сочо-гу, Сеул, Корея, 06797 (12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, 06797))

к ООО "Автомобильный торговый дом" (адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Планерная д. 7, лит. А, пом. 1Н, ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо: АО «Региональный Сетевой Информационный Центр».

о защите исключительного права на товарный знак

при участии:

-от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 03.02.2020; - от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 08.11.2019;

- от третьего лица: представитель не явился (извещен);

установил:

Компания «Хёндэ Мотор Компани» (Hyundai Motor Company) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Автомобильный торговый дом" о запрете использовать товарные знаки № 98414, № 1036496, № 1046531, принадлежащие Компании «Хёндэ Мотор Компани», во внешнем и внутреннем оформлении автосервиса «ИстМаркет», расположенного по адресу: <...> и запрете использовать товарный знак № 1046531 в доменном имени интернет-сайта по электронному адресу https://hyundai-eastmarket.ru, а также взыскании 1 000 000 руб. компенсации за допущенное нарушение исключительных прав и 38 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением от 06.05.2020 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

Определением от 25.05.2020 (с учетом определения от 05.06.2020 об исправлении опечатки) суд удовлетворил заявление компании «Хёндэ Мотор Компани» (Hyundai Motor Company) об обеспечении иска. Запретил ООО «Автомобильный Торговый Дом» совершать какие-либо действия с доменным именем hyundai-eastmarket.ru, включая отчуждение, отказ, смену регистратора. Запретил АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» аннулировать доменное имя hyundai-eastmarket.ru и передавать права администрирования доменного имени hyundai-eastmarket.ru другому лицу.

В судебном заседании от 30.06.2020, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В судебном заседании 03.11.2020 судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство ответчика об отмене мер по обеспечению иска, принятых определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2020, о чем вынесено отдельное определение.

Истец поддержал исковые требования. Возражал против снижения размера компенсации.

Ответчик возражал против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве. Ходатайствовал об уменьшении размера компенсации до 10 000,00 руб.

Третье лицо по существу исковых требований правовой позиции не представило.

В связи с неполучением каких-либо ходатайств, судом было принято решение о рассмотрении спора по существу.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Компания «Хёндэ Мотор Компани» (Правообладатель) является правообладателем товарного знака , зарегистрированного на территории Российской Федерации по свидетельству № 98414, международному сертификату № 1036496 и товарного знака «HYUNDAI», зарегистрированного на территории РФ по международному сертификату № 1046531 (далее - Товарные знаки «HYUNDAI»).

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ (в том числе, легковые автомобили, грузовики, автобусы, а также части и принадлежности к ним).

Как стало известно истцу, на вывеске над входной дверью, на флагах, на баннере внутреннего интерьера автосервиса «ИстМаркет Моторс», расположенного по адресу: <...>, а также в адресе доменного имени hyundai- eastmarket.ru используются товарные знаки «HYUNDAI».

Согласно ответу АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» № 955-С от 27.02.2020 на адвокатский запрос № 39-10/20 от 24.01.2020, администратором доменного имени hyundai-eastmarket.ru является ООО «Автомобильный Торговый Дом» (ИНН <***>).

По поручению истца нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург ФИО4 был произведен внешний и внутренний осмотр автосервиса «ИстМаркет», расположенного по адресу: <...>.

Согласно протоколу осмотра, составленного 07.02.2020 нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург ФИО4, установлено следующее:

- над входом в автосервис имеется логотип «HYUNDAI»;

- с левой стороны от входа, перед осматриваемым зданием имеется два флагштока с флагами синего цвета с надписью «HYUNDAI» и логотипом марки;

- справа от входа на окнах имеется надпись красного цвета с телефоном «430 1111». Правее в следующем окне имеется надпись бело-синего цвета АВТОСЕРВИС Ист Маркет Моторс, а также логотип с надписью EAST в круге половина которого напоминает шестеренку, половина - колесо;

- перед зданием автосалона припаркован грузовой автомобиль, на грузовой части кузова которого размещена реклама официального дилера ИСТ МАРКЕТ МОТОРС с указанием адреса -ул. Планерная, д. 7 и телефона - <***>, а также размещена надпись Hyundai и логотип марки;

- при внутреннем визуальном осмотре установлено, что помещение автосалона состоит из зоны ожидании и клиентской зоны, из которых вход ведет в ремонтную зону. Слева от входа имеется стенд с информацией для потребителя с копиями сертификатов, свидетельств и иной полезной информацией. На указанном стенде, помимо прочего имеется прозрачный карман, в котором вставлено свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО «Автомобильный Торговый Дом» (ООО АТД), зарегистрированное 08 сентября 2003 года ИМНС по Приморскому району Санкт- Петербурга за ОГРН <***>; а также конверт Горячей линии Hyundai в России 8-800-333-71-67. В клиентской зоне на стене синего цвета имеется надпись Hyundai серебряного цвета и логотип указанной автомобильной марки;

- в 10 часов 04 минуты заявителем была заказана услуга автосервиса - автомойка автомобиля, в подтверждение чего был выдан кассовый Чек № 00001 на сумму 400 руб. пользователем «ООО «Автомобильный Торговый Дом»;

- сотрудником автосалона Автомобильного Торгового Дома заявителю были предоставлены несколько визиток.

Таким образом, установлено использование ответчиком товарных знаков № 98414, № 1036496, 1046531 без соответствующего разрешения: в доменном имени интернет- сайта, а также в оформлении автосервиса «ИстМаркет».

Истец не предоставлял ответчику право использовать товарные знаки «HYUNDAI» ни в доменном имени, ни при оформлении автосервиса.

Действия ответчика по использованию доменного имени hyundai-eastmarket.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, являются недобросовестными.

Учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, истец предъявил ко взысканию 1 000 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, приведя следующий расчет:

300 000 руб. - за незаконное использование товарного знака «HYUNDAI», зарегистрированного по международному свидетельству № 1 046 531 в доменном имени hyundai-eastmarket.ru.

350 000 руб. - за незаконное использование товарного знака «HYUNDAI», зарегистрированного по международному свидетельству № 1 046 531: над входом в автосервис; с левой стороны от входа, перед осматриваемым зданием на флагштоках с флагами синего цвета; на стене в клиентской зоне, что установлено протоколу осмотра, составленного 07.02.2020 нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург ФИО4

350 000 руб. - за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного по свидетельству № 98 414 и международному сертификату № 1036496: над входом в автосервис; на фирменных автомобилях Ответчика; на стене в клиентской зоне, что установлено протоколу осмотра, составленного 07.02.2020 нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург ФИО4

Кроме того, истец заявил требование о пресечении действий, нарушающих исключительные права на товарные знаки, путем прекращения использования ответчиком доменного имени hyundai-eastmarket.ru, сходного до степени смешения с товарными знаками истца «HYUNDAI», а также запрета ответчику использовать

товарные знаки, принадлежащие истцу, при оформлении принадлежащего ответчику автосервиса «ИстМаркет».

В связи с оставлением ответчиком претензии без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик, не оспаривая факта использования товарных знаков истца, возражал против удовлетворения иска по размеру, полагая, что заявленный размер компенсации нельзя признать обоснованным и соразмерным. Ходатайствовал о снижении размера компенсации до 10 000,00 руб., указывая, что деятельность ООО «Автомобильный Торговый Дом» связана с оказанием услуг по мойке и ремонту автомобилей. Продажей автомобилей ответчик не занимается. Ввиду отсутствия нареканий со стороны клиентов деловой репутации Компании ущерб не нанесен. Вместе с этим, ответчик довел до сведения суда о принятых мерах по удалению в автосалоне атрибутики с логотипом «HYUNDAI», а также прекратить использование товарного знака № 1046531 в доменном имени интернет-сайта по электронному адресу https://hyundai-eastmarket.ru., что возможно только после отмены обеспечительных мер.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1)на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии со статьей 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно статье 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии со статьей 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Согласно пункту 3 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам № СП-21/4 от 28.03.2014, по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд, в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10 bis Парижской конвенции, для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другом действии) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4(а), 4(b), 4(c).

В силу параграфов 4(а) (i - iii), аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании следующих критериев:

i. спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

ii. у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

iii. спорное доменное имя зарегистрировано или используется недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(а)(iii), согласно параграфу 4(b)(iv) Политики, имеет место в том числе, если,

используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб- сайт администратора спорного доменного имения или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Таким образом, действия ответчика по использованию доменного имени hyundai- eastmarket.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, являются недобросовестными.

Согласно пункту 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», владелец сайта самостоятельно определяет порядок

использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Таким образом, администратор домена hyundai-eastmarket.ru является надлежащим ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Доводы ответчика в части чрезмерности размера компенсации судом первой инстанции отклонены ввиду следующего.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», которое тветчик приводит в качестве обоснования своей позиции, утратило силу.

Согласно п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет

доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В обоснование заявленного размера компенсации истец указывает на следующие обстоятельства.

Действия Ответчика, как считает истец, имеют намеренный характер в отношении нарушения исключительных прав. Так, в ходе переговоров в 2019 году (посредством переписки) с ответчиком последний сообщает, что вывеска «HYUNDAI» будет демонтирована с фасада здания в течение месяца (письмо Ответчика Исх. № 08 от 03.07.2019). В указанном письме Ответчик признает допущенное нарушение исключительных прав на товарные знаки. Между тем, досудебная претензия Истца от 06.03.2020 года осталась без ответа со стороны Ответчика, на момент рассмотрения настоящего судебного дела нарушения исключительных прав не прекращены. Истец полагает, что при определении размера компенсации за допущенные Ответчиком нарушения необходимо исходить из характера допущенного нарушения, количества использованных товарных знаков Истца (три товарных знака), неоднократности допущенных Ответчиком нарушений, обоснованности и разумности компенсации в заявленном размере.

Статьей 1515 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Согласно пункту 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При изложенных обстоятельствах, заявленный размер компенсации арбитражный суд находит соответствующим характеру нарушения прав и негативным для правообладателя последствиям, в связи с чем, отсутствуют основания для снижения размера компенсации.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При указанных обстоятельствах, требования истца правомерны, подтверждаются материалами дела и обосновываются статьями 1229, 1233, 1252, 1515 ГК РФ, в связи с чем, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить ООО «Автомобильный Торговый Дом» использовать товарные знаки № 98414, № 1036496, № 1046531, принадлежащие Компании «Хёндэ Мотор Компани», во внешнем и внутреннем оформлении автосервиса «ИстМаркет», расположенного по адресу: <...>.

Запретить ООО «Автомобильный Торговый Дом» использовать товарный знак № 1046531 в доменном имени интернет-сайта по электронному адресу https://hyundai- eastmarket.ru.

Взыскать с ООО «Автомобильный Торговый Дом» в пользу Компании «Хёндэ Мотор Компани» 1 000 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав и 35 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины, а также 6 000,00 руб. расходов по госпошлине за подачу заявления об обеспечении иска.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Герасимова М.С.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.01.2020 7:53:17

Кому выдана Герасимова Марина Сергеевна