Решение от 23 октября 2020 г. по делу № А40-30542/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-30542/20-105-146 23.10.2020

Резолютивная часть решения объявлена 24.09.2020 Текст решения изготовлен в полном объеме 23.10.2020 Арбитражный суд г. Москвы в составе: Судьи Никоновой О.И. при ведении протокола с/з помощником судьи Узунян И.М. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению истец:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ СЕРВИС" (115088 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ ДОМ 22 ПОДЪЕЗД/ЭТ 6/3/ОФИС 623/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.03.2010, ИНН: <***>) ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТПРОМ" (111024 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА КАБЕЛЬНАЯ 2-Я ДОМ 10 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.05.2016, ИНН: <***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «СМО» по международной регистрации № 669649 в размере 2 500 000 руб.,

При участии: от истца – ФИО1 по дов. от 11.11.2019, диплом. от ответчика – ФИО2 по дов. от 23.09. 2020, диплом

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ СЕРВИС" обратилось в суд с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТПРОМ" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «СМО» по международной регистрации № 669649 в размере 2 500 000 руб.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 1229, 1252, 1254, 1515 ГК РФ и мотивированы следующими обстоятельствами.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМО КОНСТРУКСЬОНЕС МЕТАЛИКАС ДЕ ОБТУРАСЬОН, СЛ» (SOCIEDAD LIMIT ADA «СМО CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACI6N, SL), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Испании, идентификационный налоговый код № В20440111, обладает исключительным правом на товарный знак Международной регистрации № 669649, зарегистрированный Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности в Международном реестре 28.12.1996.

Между Правообладателем и ООО «Комплект Сервис» ИНН <***> (далее также Истец/Лицензиат) заключен лицензионный договор от 24.02.2014, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности за № РД 0155562 от 26.08.2014 (далее Лицензионный договор), действующий на весь срок действия

исключительного права с учетом возможного продления, т.е. до 28.12.2026. Согласно договору, Лицензиату предоставлена исключительная лицензия на территории РФ на использование Товарного знака в отношении товаров 6 класса МКТУ, а именно: шиберные ножевые задвижки и задвижки, клапаны (кроме деталей машин) из металла.

Согласно письму ФТС России от 17 ноября 2014 г. N 14-40/54600 «О товарных знаках Общества с ограниченной ответственностью «СМО Конструксьонес Металикас Де Обтурасьон, СЛ» Товарный знак был внесен включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее ТРОИС).

Представителем Правообладателя Товарного знака от Московской областной таможни получено уведомление от 01.11.2019 № 19-14/35229 (далее - Уведомление).

В Уведомлении таможни указано, что при проведении проверочных мероприятий в части соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности выявлен факт выпуска товаров по ДТ № 10013070/170818/0031819 (далее также - Декларация), маркированных товарным знаком «СМО», зарегистрированным в ТРОИС под № 03473/03358-001 /ТЗ-131114.

Из Уведомления следует, что ввезен товар - задвижка шиберная VA DN1200 PN10, GJL250/AISI304/EPDM/SINT.PTFE MOTOR REDUCTOR, производитель - «СМО CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACION, SL), арт. DN1200 PN10, модель: VA, кол-во 2 шт., (далее - нарушающий товар), фактурная стоимость 25733 евро. Получатель и декларант товара - ООО «Метпром» ИНН <***> (далее также - Ответчик/Декларант), заявлена таможенная процедура - «выпуск для внутреннего потребления».

Согласия на ввоз с возможностью введения в гражданский оборот на территории РФ (таможенная процедура «выпуск для внутреннего потребления») в отношении товара, содержащего Товарные знаки, указанных в Декларации, Правообладатель не давал, в договорных отношениях Правообладатель и/или Истец с Ответчиком не состоят.

По состоянию на дату ввоза нарушающего товара - 17.08.2018, цена, по которой реализовывалась данная продукция Лицензиатом, составляла 5 840 742руб.

Истце обратился в адрес Ответчика с претензией о нарушении исключительного права. Претензия была отправлена в адрес Ответчика 13.11.2019.

В рамках досудебного урегулирования спора Истец указал следующие требования:

-Выплатить Истцу компенсацию за нарушение прав на Товарный знак, предоставленных по Лицензионному договору, в размере 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) руб. 00 коп.

-Возместить Лицензиату расходы по оплате услуг представителя за подготовку и направление претензии - 50 000 руб. 00 коп.

По состоянию на 17.02.2020 претензия Истца оставлена без ответа, что явилось основания для предъявления Истцом иска.

Ответчик исковые требования не признает согласно доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

Между СМО-КОНСТРУКСЬОНЕС МЕТАЛИКАС ДЕ ОБТУРАСЬОН, СЛ. и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ СЕРВИС" 24.02.2014 заключен лицензионный договор, согласно которому Лицензиар обладает исключительным правом на товарный знак Международной регистрации № 669649, зарегистрированный Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности в Международном реестре 28.12.1996 г. в отношении товаров 06 класса МКТУ (далее - Товарный знак), Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование Товарного знака по Международной регистрации № 669649 в отношении всех товаров по всем классам МКТУ, для которых Товарный знак зарегистрирован; Лицензиату предоставляется право на использование Товарного знака в отношении товаров, для которых Товарный знак зарегистрирован, в том числе, но не ограничиваясь:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет" и при других способах адресации.

Согласно письму Московской областной таможни от 01.11.2019 № 19-14/35229 при проведении проверочных мероприятий в части соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности выявлен факт выпуска товаров по декларации на товары № 10013070/170818/0031819, маркированных товарным знаком «СМО» зарегистрированным в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности под № 03473/03358-001/ТЗ- 131114.

Товар - задвижка шиберная VA DN1200 PN10, GJL250/AISI304/EPDM/SINT. PTFE MOTOR REDUCTOR; тех.характеристики: рабочее давление 2 БАР, температура рабочей среды до + 125°; производитель: "CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACION S.L."(CMO S.L.); артикул: DN1200 PN10, модель: VA, количество: 2 шт.; происхождение Королевство Испания. Фактурная стоимость: 25733 евро, вес нетто 3150 кг., вес брутто 3500 кг.

Отправитель товара - OFICINA 24 S.L. через Terminal UAB GEVARA (LT); получатель и декларант товара ООО "МЕТПРОМ" (ИНН <***>).

Как следует из пояснений ответчика товар был приобретён у производителя, изначального правообладателя для собственных нужд компании. Следовательно, исключительное право уже было исчерпано введением в оборот правообладателем и ООО «Комплект Сервис» не имеет права на защиту исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Между тем, статьей 1487 ГК РФ установлено, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В постановлении от 13.02.2018 N 8-П Конституционный Суд Российской Федерации дал разъяснение, согласно которому статья 1487 ГК РФ предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права, которое означает, что на территории определенного

государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории данного государства.

В этом же постановлении Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что региональное исчерпание прав предполагает исчерпание правообладателем исключительного права на товарный знак в рамках таможенной территории нескольких государств, и региональный принцип исчерпания исключительного права предусмотрен только для стран - членов ЕАЭС; а при международном исчерпании прав исключительное право на товарный знак признается исчерпанным по отношению к конкретному товару с момента его первого введения в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории любого государства.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просит взыскать компенсацию в размере 2 500 000 руб., принимая во внимание, что разница между его затратами и стоимостью продукции, в случае если бы истец реализовал данную продукцию составляет 2 489 524 руб. 58 коп.(недополученная прибыль).

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу статей 64 (часть 1), 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Приобретенный ответчиком товар не является контрафактным, при этом был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем (ввезен на территорию Российской Федерации с согласия правообладателя).

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Доказательства опровергающие письменные пояснения ответчика суду не представлены.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования истца не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 1229, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, ст.ст. 65, 66, 67, 71, 101-103, 110, 112,167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.И. Никонова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 29.06.2020 12:08:09

Кому выдана Никонова Ольга Ильинична