Решение от 18 сентября 2023 г. по делу № А40-225976/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-225976/21-110-1470
г. Москва
18 сентября 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 сентября 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АЙПИ" (115280, <...>, ЭТ 2 П 201 Ч КОМ 5, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ДЕ АГОСТИНИ" (105066, <...>, СТР.1, , ОГРН: <***>) о взыскании 19 980 000 руб.,

третье лицо- общество с ограниченной ответственностью "СКЕЙЛ" (156011, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТРОМА ГОРОД, МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 59, 53, ОГРН: <***>),


при участии:

от истца –ФИО3 по дов. от 01.08.2023

от ответчика- ФИО4 по дов. от 13.01.2022,



УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АЙПИ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДЕ АГОСТИНИ" о взыскании 19 980 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ЗИЛ» по свидетельству №473111.

Решением суда от 18 сентября 2023 года в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 декабря 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2022 г. по делу № А40-225976/21 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2023 решение Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2022 по делу № А40-225976/21 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2022 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела истец поддержал заявленное требование.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности доказательства, выполнив указания кассационной инстанции, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-АйПи» (далее - Истец) является владельцем исключительного права на товарный знак «ЗИЛ» по свидетельству РФ № 473111, охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ «автомобили (игрушки), модели транспортных средств уменьшенные».

В обоснование своего требования Истец сослался на те обстоятельства, что Общество с ограниченной ответственностью «Де Агостини» осуществляет незаконное использование товарного знака «ЗИЛ», выражающееся в продаже товаров, в отношении которых охраняется товарный знак Истца, маркированных спорным обозначением, а именно на упаковке масштабных моделей транспортного средства «ЗИЛ-164А и ЛУМЗ-890 (ЗИЛ-164А)», которые реализуются Ответчиком на розничном рынке совместно с журналом «Автолегенды СССР», Специальный выпуск №49, 2019 г.

Кроме этого, обозначение «ЗИЛ» использовалось Ответчиком в предложении о продаже упомянутого товара в сети «Интернет», а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по доменному адресу deagoshop.ru.

Данные факты подтверждаются отчетом № 76-ЧД от 27.09.2019 г. частного детектива ФИО5

Истец является дочерней организацией Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева».

Основным видом деятельности Ответчика является издательская деятельность по выпуску журналов, в качестве приложений к которым идут предметы коллекционирования, в том числе «модели транспортных средств масштабные». Так, Ответчиком издается журнал «Автолегенды СССР», совместно с которым им реализуются масштабные модели автомобилей, производимых в эпоху СССР, в связи, с чем Ответчик не мог не знать о том, что транспортные средства модели «ЗИЛ» производились на заводе АМО ЗИЛ в 1910-1930-е годы и обладали очень широкой известностью.

Кроме этого, в соответствии со статьей 1506 Гражданского Кодекса РФ, сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков в соответствии со статьей 1503 Гражданского Кодекса РФ, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков или после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствующих изменений.

В силу п.1 ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании п.2 ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с п.3 ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п.1 ст. 1229 Гражданского Кодекса РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

На основании п.3 ст. 1252 Гражданского Кодекса РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п.4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как следует из п.61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Представленные доказательства подтверждают, по мнению Истца,что Ответчик предлагал к продаже и продавал товары, маркированные товарным знаком «ЗИЛ», в розницу, при этом розничная цена масштабной модели транспортного средства «ЗИЛ-164А» и ЛУМЗ-890 (ЗИЛ-164А)», которая реализовывалась Ответчиком совместно с журналом «Автолегенды СССР», Специальный выпуск № 49, 2019 г. составляла 999 руб. при тираже в 10 000 экз. Вместе с этим необходимо отметить, что Ответчик является не только продавцом журнала «Автолегенды СССР», Специальный выпуск № 49, сопровождаемого контрафактной моделью, но и издателем данного журнала, а модель транспортного средства является неотъемлемой частью журнала и отдельно не продается, что указано на упаковке самой модели.

Таким образом, сумма компенсации, которую Истец вправе требовать к взысканию с Ответчика, исходя из двукратного размера розничной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, составляет 19 980 000 руб. (тираж 10 000 экз. х розн. цена 999 руб. х 2).

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем, ответчик оспаривая иск указал, что ООО «Де Агостини» - это российское дочернее общество крупного международного холдинга, специализирующееся на издании книг и периодических изданий, торговле периодических изданий, торговле книгами, журналами, игрушками и другими аналогичными товарами.

В течение многих лет ООО «Де Агостини» издает серию журналов «Автолегенды СССР», в которых рассказывается о популярных советских моделях легковых и грузовых автомобилей. К журналам прилагаются соответствующие модели автомобилей, приобретаемые ООО «Де Агостини» у правообладателей соответствующих товарных знаков или у лицензиатов.

Оформление журналов и упаковок моделей, прилагаемых к журналам, является универсальным. На каждом журнале и на каждой упаковке указаны название серии (Автолегенды СССР), фирменное наименование ООО «Де Агостини», а также название соответствующей модели.

Как видно из приведенных выше изображений в журналах используются также обозначения, охраняемые товарными знаками ООО «Де Агостини» или компаний холдинга Де Агостини:

Для целей изготовления и продажи журналов, посвященных автомобилям ЗИЛ ООО «Де Агостини» заключило договор поставки с лицензиатом серии товарных знаков ЗИЛ - ООО «Скейл».

20 июля 2017 года компания ООО «Де Агостини» заключила с компанией ООО «Скейл» договор поставки№ DEARU-SSM-2017 (далее также — "Договор поставки"). В соответствии с условиями данного Договора, ООО «Скейл» обязуется передать в собственность ООО «Де Агостини» товар, указанный в приложениях к договору (в спецификациях).

В Договоре поставки содержались, в частности, следующие условия относительно соблюдения исключительных прав третьих лиц:

П. 4.1, согласно которому цена товара включает вознаграждение за предоставление прав интеллектуальной собственности на товар, которое поставщик уплачивает третьим лицам-правообладателям за право использования объекта.

П. 5.10, согласно которому поставщик гарантирует, что товар не нарушает прав на интеллектуальную собственность третьих лиц и гарантирует наличие у него соответствующих прав и полномочий для законности заключения и исполнения договора поставки, приложений к договору поставки и принимает на себя всю ответственность по решению вопросов, касающихся исключительных прав третьих лиц.

П. 7.1.3, согласно которому поставщик обязан предоставить покупателю соответствующие документы, подтверждающие соблюдение поставщиком прав третьих лиц на интеллектуальную собственность. При этом поставщик несет полную ответственность по урегулированию всех вопросов, касающихся уплаты гонорара за использование средств индивидуализации третьих лиц по всем искам и претензиям.

При этом согласно п. 7.2, покупатель вправе потребовать с поставщика неустойку либо возмещения убытков. Согласно п. 7.6, возмещение убытков производится только в случае предъявления сторонами письменного требования в срок не позднее 30 календарных дней с момента, когда стало известно о таком нарушении.

Согласно п. 8.4.1 в случае нарушения Поставщиком обязанности по п. 5.10 договора поставки, покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

ООО «Скейл» принадлежало право использования обозначений серии «ЗИЛ» на основании лицензионных договоров. Для того, чтобы убедиться в юридической безопасности приобретаемой у ООО «Скейл» продукции, ООО «Де Агостини» проверило публичный реестр товарных знаков и выяснило, что ООО «Скейл» принадлежат права использования следующих товарных знаков серии «ЗИЛ»:

товарный знак № 72309 , которым охраняются товары 28 класса МКТУ (в том числе, игрушки);

товарный знак № 473111 , которым охраняются автомобили (игрушки); игрушки с подвижными частями или передвижные; игрушки для домашних животных;

игрушки с сюрпризом для розыгрышей; игры; игры настольные; модели транспортных средств уменьшенные; транспортные средства радиоуправляемые (игрушки)).

В 2017 г. ООО «Скейл» поставило в адрес ООО «Де Агостини» игрушечные модели ЗИЛ-131, а также осуществляло другие поставки игрушечных моделей серии ЗИЛ:

Правообладатель товарных знаков серии ЗИЛ (ООО «ЗИЛ-АйПи») знал о таких поставках и не предъявлял ООО «Де Агостини» каких-либо претензий в связи с использованием товарных знаков серии «ЗИЛ».

При этом упаковка моделей таких товаров содержала такую же информацию, что и упаковка, используемая для моделей ЗИЛ-164.

В 2019 г. ДЛЯ целей выпуска журнала серии «Автолегенды СССР (Грузовики)» ООО «Де Агостини» договорилось с лицензиатом товарного знака «ЗИЛ» ООО «Скейл» о поставках моделей для целей их использования в качестве приложения к журналу.

В результате 13 мая 2019 года ООО «Де Агостини» и ООО «Скейл» подписали товарную накладную № 43. В соответствии с данной накладной, ООО «Де Агостини» и ООО «Скейл» договорились о поставке следующих товаров:

ЛуМЗ-890Б (ЗИЛ-164), артикул RTT49RU в количестве 3 385 шт. и ЗИЛ-164, артикул RTT49RU в количестве 2 175 шт.

В соответствии с ч. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Соответствующие товары (игрушечные модели автомобилей ЗИЛ-164), были поставлены Ответчику ООО «Скейл».

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Поскольку соответствующие товары были поставлены Ответчику лицензиатом Истца, то есть лицом, которому было предоставлено право использования товарных знаков Истца, Ответчик не является нарушителем исключительных прав Истца.

Согласно тексту представленного в материалы дела лицензионного договора в отношении товарного знака № 473111 в 2019 г. Истец предоставил ООО «Скейл» неисключительную лицензию в отношении товарного знака № 473111.

Как видно из процессуальных документов Истца и Третьего лица масштабные модели транспортных средств «ЛуМЗ-8906 (ЗИЛ 164)» и «ЗИЛ-164», поставленные Ответчику в количестве 5560 штук, которые являются объектом спора, не являются контрафактными товарами, поскольку были введены в гражданский оборот на территории России ООО «Скейл» с согласия Истца.

Таким образом, поставленные Ответчику модели являлись оригинальными моделями, произведенными лицензиатом Истца. Более того, Истец получил лицензионное вознаграждение за указанные модели и в цену указанных моделей было заложено лицензионное вознаграждение Истца.

В соответствии со ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, реализуемые Ответчиком, являются оригинальными и были введены в гражданский обороте согласия правообладателя, использование Ответчиком товарного знака на упаковке такого товара (особенно в учетом специального указания на упаковке о том, что товарный знак «ЗИЛ» используется по лицензии Истца) не является нарушением прав Истца.

Действия по переупаковке оригинального товара не являются нарушением исключительных прав правообладателя, если они обусловлены маркетинговыми целями и не приводят к ухудшению товара:

ООО «Скейл» с самого начала было известно об изменении упаковки моделей Ответчиком. Для этих целей ООО «Скейл» направило Ответчику а) катлайны (макеты) упаковки, а также б) логотип Истца.

Кроме того, ООО «Скейл» было известно о том, что при издании журнала «Автолегенды СССР» Ответчик использовал упаковку моделей с названием серии (Автолегенды СССР), товарными знаками Ответчика

, указанием на название модели (ЗИЛ-164) и пр.

Такая упаковка также была известна Истцу и согласовывалась им.

В 2018 - 2019 гг. до выпуска спорного журнала, посвященного модели ЗИЛ-164, Ответчик выпустил 4 выпуска журнала и в рамках всех выпусков Ответчиком использовалась единая упаковка, которая применялась и в отношении модели ЗИЛ-164:

Таким образом, ООО «Скейл» было известно о том, что Ответчик приобретает модели и для цели выпуска журнала и что такие модели будут переупакованы Ответчиком в фирменную упаковку.

При этом согласно п. 5.10 Договора поставки между Ответчиком и ООО «Скейл» последнее приняло на себя всю ответственность по решению всех вопросов, касающихся использования исключительных прав третьих лиц (в том числе прав на товарные знаки), которые могут быть затронуты Договором поставки.

Упаковка, в которой ООО «Скейл» поставило товар Ответчику в любом случае не могла использоваться ООО «Де Агостини» при продаже журнала Ответчика «Автолегенды СССР», поскольку на этой упаковке не было указано название модели, не было упомянуто название серии «Автолегенды СССР», не были размещены товарные знаки Ответчика и пр.

Таким образом, смена Ответчиком упаковки была обусловлена исключительно маркетинговыми требованиями к моделям, прилагаемым к журналу Ответчика «Автолегенды СССР». Переупаковка оригинального товара, поставленного лицензиатом Истца, в маркетинговых целях не является нарушением прав Истца и не делает контрафактным оригинальный товар, поставленный лицензиатом.

Лицензиат Истца, ООО «Скейл», не просто поставил модели автомобилей Ответчику, но и впоследствии приобрел у Ответчика партию соответствующего журнала с приложенной моделью в количестве 300 шт.

Ввод соответствующего товара в гражданский оборот лицензиатом Истца означает, что данный товар не может являться контрафактным.

28 марта 2019 г. Ответчиком было принято решение о том, что в выпуск журнала Автолегенды СССР. Грузовики» № 49 будет посвящен модели ЗИЛ-164. В связи с этим Ответчик направил лицензиату Истца ООО «Скейл» письмо с просьбой сообщить количество доступных моделей ЗИЛ-164. ООО «Скейл» сообщил о наличии 7270 моделей ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164 ЛУМЗ.

Таким образом, с учетом информации, предоставленной ООО «Скейл» о наличии на складах 7270 моделей ЗИЛ-164, Ответчик рассчитывал напечатать 7 300 журналов выпуска № 49

(дополнительные 30 журналов нужны были на случай брака при упаковке продукции).

Ответчик разместил заявку на печать выпуска № 49. Макет журнала (с указанием в 10 000 экз., которое является стандартным во всех макетах) был направлен в типографию (ООО «Компания Юнивест Маркетинг») 17 апреля 2019 г. Далее выпуск журнала № 49 был изготовлен в количестве 7 300 штук журналов типографией ООО «Компания Юнивест Маркетинг» и поставлен в Россию по ГТД от 25 апреля 2019 г.

Для того, чтобы приобретенная у ООО «Скейл» модель ЗИЛ-164 могла быть продана вместе с журналом, требуется упаковать ее в коробку для модели. Коробку для данной модели изготавливало ООО «АМА-Пресс», которое в ответ на адвокатский запрос представителя Ответчика указало, что было изготовлено 7 290 коробок журнала.

13 мая 2019 г. ООО «Скейл» указало, что на складе осталось только 5 560 моделей ЗИЛ-164. В результате 13 мая 2019 г. было поставлено ООО «Скейл в адрес Ответчика только 5560 моделей.

Последний этап предпродажной подготовки - это действия по объединению журнала и коробок с упаковками в единый набор, который и будет приобретаться покупателем.

Такую работу в интересах Ответчика осуществило ООО «Сейлс», что подтверждается Актом от 16 мая 2019 г.

Общее количество моделей

Дата

Событие

Количество журналов / моделей

Март 2019 г.

Ответчик принял решение о том, что в выпуске журнала № 49 будет представлена модель ЗИЛ-164. Лицензиат ООО «Скейл» сообщил о наличии 7270 моделей ЗИЛ-164 на его складах.

7270

Апрель 2019 г.

1 По заказу Ответчика типография ООО «Компания Юнивест Маркетинг» изготовила 7 300 журналов и поставила их в Россию.

7300

Апрель 2019 г.

По заказу Ответчика типография ООО «АМА-Пресс» изготовила 7 290 коробок для моделей

7290

Май 2019 г.

ООО «Скейл» уточнило, что на складах осталось только 5 560 моделей. Это количество моделей было поставлено Ответчику.

5560

Май 2019 г.

ООО «Сейлс» по заказу Ответчика изготовило 5 527 наборов журнал + модель

5527

Таким образом, всего в интересах Ответчика было изготовлено 5 527 наборов журнал выпуск № 49 + модель ЗИЛ-164.

Указанное обстоятельство подтверждается товарной накладной №43 от 13.05.2019, актом №329 от 16.05.2019, письмом от 13.05.2019.

Представленными выше доказательствами подтверждается, что тираж журнала в количестве 10 000 экземпляров не свидетельствует о количестве спорной продукции.

Указание на тираж журнала в 10 000 экз. не свидетельствует об изготовлении 10 000 моделей. Макет журнала является универсальным и изготавливается задолго до того, как самому Ответчику станет известно точное количество поставленных моделей.

Таким образом, 4 440 единиц спорного товар не вводилось в оборот, доказательств обратного не представлено, а указание на 10 000 тиража, не подтверждает указанный факт.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,



РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.



Судья:

ФИО1