Решение от 3 сентября 2020 г. по делу № А53-12771/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-12771/19
03 сентября 2020 г.
г. Ростов-на-Дону


Резолютивная часть решения объявлена 27 августа 2020 г. Полный текст решения изготовлен 03 сентября 2020 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тер-Акопян О. С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику- индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 304611935600031, ИНН <***>)

о взыскании 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 289226, расходов, связанных с приобретением товара

при участии: от истца – представитель ФИО3- дов. от 29.12.2018;

от ответчика – индивидуальный предприниматель ФИО2- паспорт,

установил:

АО "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" обратилось в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 289226, а также расходов на приобретение товара.

Определением от 07.06.2019 на основании статьи 49 АПК РФ было удовлетворено ходатайство истца об увеличении суммы компенсации до 200 000 руб., рассчитанной в порядке пп.2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости права использования спорного товарного знака.

Решением от 28.10.2019 исковые требования были удовлетворены частично, с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304611935600031, ИНН <***>) в пользу акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) взыскано 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 289226, 1 750 руб.- судебных расходов по уплате государственной пошлины, 20 руб. расходов, связанных с приобретением товара, 50 руб.- расходов по получению выписки из ЕГРИП. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 01.2020 решение суд оставлено в силе.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.10.2019 по делу № А53-12771/2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 по тому же делу отменить в части взыскания с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ»

50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака и судебных расходов. Дело в указанной части передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Суд кассационной инстанции указал, что в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении № 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела. Суд по интеллектуальным правам согласился с доводами общества о том, что суды при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, необоснованно снизив его ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, что повлияло на законность принятых по делу судебных актов (статья 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Отменяя судебные акты по настоящему делу, СИП указал, что при рассмотрении спора по существу судами к установленным обстоятельствам были неправильно применены нормы материального и процессуального права, тогда как установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, что не позволило принять законный и обоснованный судебный акт.

Учитывая, что устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части взыскании компенсации и распределения судебных расходов по делу между сторонами, с направлением дела в указанной части, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, с учетом фактических обстоятельств дела, исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения. Ответчик не оспорил факт реализации товара, содержащего товарный знак истца; заявил о снижении компенсации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил, что закрытое акционерное общество «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289226 (дата приоритета - 18.04.2003, дата регистрации - 19.05.2005), зарегистрированного в

отношении широкого перечня товаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34-го и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

06.04.2018 в торговом павильоне по адресу <...> представителем правоообладателя ЗАО «Корпорация «Мастернэт» были приобретены товары маркированные изображением товарного знака «STAYER» с явными признаками контрафактности: кисти шириной 75мм – 2 штуки на сумму 80 руб.(по 40 руб. каждая).

Согласно выданному товарному чеку № 2 от 06.04.2018 с печатью, продавцом товара является индивидуальный предприниматель ФИО2.

В результате незаконного использования товарного знака, истец заявил о взыскании денежной компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака размере 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «STAYER» № 289226 (класс МКТУ 11) с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований.

Досудебная претензия от 19.08.2018 об уплате компенсации в размере 50 000 руб., направленная ответчику, была оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых

товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как отмечено выше, ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» с 24.01.2013 на основании свидетельства RU 289226 является правообладателем зарегистрированного 24.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «STAYER», сроком действия до 18.04.2023.

В подтверждение факта продажи спорного товара в материалы дела представлен товарный чек № 2 от 06.04.2018 г., а также видеозапись реализации контрафактного товара ответчиком.

Согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В соответствии с данной статьей законодатель подразумевает использование товарного знака другими лицами, не правообладателем лично, в отношении маркированных товаров, введенных в гражданский оборот, на которых использован товарный знак, находящийся под действующей правовой охраной.

Исходя из этого, последующее использование на этих же товарах этого же товарного знака не является нарушением исключительных прав даже без получения разрешения правообладателя.

Дополнительного разрешения от правообладателя на реализацию этого товара не требуется, поскольку товар маркирован производителем, он в соответствии с законом, правомерно введен в гражданский оборот на территории страны. То есть, законодатель этим подразумевает, что право на товар, на котором нанесен товарный знак, на который распространяется правовая охрана, считается исчерпанным.

В материалы дела не представлены документы, подтверждающие факт приобретения ответчиком товара у правообладателя или с его согласия.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Истцом в обоснование заявленных требований представлен лицензионный договор № 32 от 12.08.2015 г. на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, заключенный между истцом (лицензиар) и ООО "Денеб" (лицензиат) о предоставлении последнему права использования трех товарных знаков, в том числе заявленного к защите в настоящем иске. В соответствии с пунктом 4.2 договора лицензиат обязался уплачивать лицензиару лицензионное вознаграждение в виде ежеквартальных платежей в размере 300 000 руб.. Исходя из данной цены договора, право использования каждого товарного знака истец оценивает в 100 000 руб. , с учетом которого при обращении с иском ЗАО «Корпорация «Мастернэт» избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 постановления Пленума № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства

индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец заявил о взыскании компенсации в размере 200 000 руб.- в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Ответчик является пенсионером, имеет пенсию размером 12 030,89 руб. в месяц. Согласно представленной справки жена также пенсионерка, размер ежемесячной пенсии8 524,47 руб., а также социальная доплата к пенсии- 525,09 руб. Ответчик пояснил, что в пристроенном к своему дому помещению открыл магазин, в котором торгует мелкими хозяйственными предметами, гвоздями, винтиками, гайками, болтами, которые имеют небольшую цену. Магазин находится в деревне, где активной торговли нет, а период действия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции, магазин в течение нескольких месяцев вообще не работал. Согласно представленных ответчиком налоговых деклараций налогооблагаемый доход от предпринимательской деятельности за 9 месяцев 2017 года составил 42 720 руб.; за 2018 год- 44 385 руб..

Ответчик представил справку из ПАО КБ "Центр-инвест" от 11.09.2019, из которой следует наличие у ответчика задолженности перед банком по кредитному договору в сумме 330 000 руб., срок погашения – до 04.04.2023г., в залоге автомобиль "ВАЗ321053, 1999года выпуска, и поручительство ФИО4. Ответчик пояснил, что год назад тяжело заболела жена и пришлось срочно занимать деньги у родных и знакомых, а затем, что рассчитаться с ними получил кредит в банке.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца за нарушение исключительных прав на товарный знак, суд руководствуется следующим.

Конституционным Судом Российской Федерации по запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации принято Постановление от 24.07.2020 № 40-П. В своём судебном акте Конституционный Суд Российской Федерации указал, что и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Конституционный суд указал, на необходимость учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой

компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Суд полагает, что применительно к рассматриваемому спору имеются основания для снижения размера отыскиваемой истцом компенсации до 100 000 руб.. При этом суд учитывает чрезмерность предъявленной к взысканию компенсации в размере 200 000 руб., стоимость реализованного товара, составляющая составила 80 руб. (две малярные кисти по 40 руб. каждая); допущенное нарушение являлось однократным, нарушение исключительных прав допущено впервые. Суд полагает необходимым учитывать способ нарушения исключительных права истца – реализация ответчиком товара в розничной продаже двух единиц контрафактного товара. При этом в материалах дела отсутствуют сведения о том, что предприниматель осуществлял массовый выпуск и реализацию (оптовую / розничную) с неправомерным использованием товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат истцу. Реализация контрафактного товара происходила не в специализированном магазине по реализации товаров с товарным знаком , а в мелком магазине у дома в сельском поселке Матвеев- Курган, что априори не могло привести к существенному нарушению прав истца.

Как следует из товарного чека, цена реализованного товара- малярной кисти составляет 40 руб. Таким образом, заявленный размер требований истца, направленный на взыскание с ответчика компенсации за нарушение своих исключительных прав в размере 200 000 руб. нельзя расценивать в качестве обоснованного с точки зрения разумности и справедливости, как обеспечивающего баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

При определении размера компенсации, суд учитывает характер нарушения, допущенного ответчиком, разъяснения пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", выше приведённые позиции Конституционного суда Российской Федерации, принимает во внимание, что нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак не носило грубый характер и было совершено однократно, правообладатель не понёс значительных имущественных потерь (стоимость реализованного контрафактного товара составляет 40 руб.), размер предъявленной к взысканию компенсации, исчисленной по избранному истцом правилу, многократно превышает стоимость товара, а именно: в 5 тысяч раз, а продажа спорного товара не являлась существенной частью хозяйственной деятельности ответчика и не носила грубый характер.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что баланс прав и законных интересов спорящих сторон будет соблюдён, а применяемая к ответчику санкция будет являться справедливой и соразмерной допущенному нарушению, при установлении (снижении) размера компенсации до 100 000 руб.

Судебные расходы по делу подлежат перераспределению пропорционально размеру удовлетворённых требований (абзац 2 части 1 статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поскольку исковые требования удовлетворены в части (50%), с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по приобретению товара в размере 40 руб., на получение выписки из ЕГРИП 100 руб..

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304611935600031, ИНН <***>) в пользу акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 100 000 руб.- компенсации за незаконное использование товарного знака № 289226, 4 000 руб. руб.- судебных расходов по уплате государственной пошлины, 40 руб. расходов по приобретению товара, 100 руб.- расходов по получению выписки из ЕГРИП.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

После вступления настоящего решения в законную силу вещественные доказательства по делу- две кисточки, шириной 75м.м. уничтожить.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Тер-Акопян О. С.