Решение от 14 июня 2024 г. по делу № А40-212598/2023

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-212598/23-5-1693
г. Москва
14 июня 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 14 июня 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Би-Эм-Си Инжиниринг» (142100, Россия, Московская обл., Подольск г., Комсомольская ул., д. 1, стр. 34, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.04.2013, ИНН: <***>)

к ответчикам: 1. Общество с ограниченной ответственностью «БМС Инжиниринг» (127018, <...>, комната 38А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.09.2013, ИНН: <***>),

2. Общество с ограниченной ответственностью «АМТ» (124482, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савелки, Зеленоград г., Зеленоград г., к. 322а, ком. 403, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.04.2017, ИНН: <***>)

о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак по свидетельству РФ №689768.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания



УСТАНОВИЛ:

ООО «Би-Эм-Си Инжиниринг» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «БМС Инжиниринг» и ООО «АМТ» (далее совместно - ответчик) о запрете осуществлять экономическую деятельность по ОКВЭД: 27.12; 33.14; 43.21; 46.69.5; 71.12; 71.12.12; 71.12.13 под фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «БМС Инжиниринг» и сокращенным фирменным наименованием ООО «БМС Инжиниринг», сходными до степени смешения с фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «Би-Эм-Си Инжиниринг» (ОГРН <***>), использовать обозначения «BMS Engineering», «BMS» сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ №689768 в доменном имени «bmse.ru», при адресации на интернет сайт http://bmse.ru, а также при рекламе товаров на сайте http://bmse.ru, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 689768; о запрете производство, введение в гражданский оборот, предложение к продаже, продажу электрощитовой продукции, маркированной обозначениями «BMS Engineering», «BMS», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ №689768; о взыскании солидарно компенсации в сумме 6 019 882,08 рублей. .

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчиков против удовлетворения требований возражал.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ООО «БМС Инжиниринг» (далее – Ответчик №1), используя фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Би-Эм-Си Инжиниринг» (далее – Истец) в отношении аналогичных видов деятельности нарушает исключительные права Истца на фирменное наименование, а также совместными действиями с ООО «АМТ» (далее – Ответчик №2) нарушает исключительные права на товарный знак по свидетельству РФ №689768, выданный в отношении товаров 09 класса МКТУ – приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством

Ответчик №1 повторно нарушает исключительные права Истца на фирменное наименование. Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 сентября 2019 года по делу №А40-154296/2019, возбужденному по иску «Би-Эм-Си Инжиниринг» к ООО «БИЭМЭС ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН:<***>) суд запретил ООО «БИЭМЭС ИНЖИНИРИНГ» осуществлять виды деятельности, аналогичным видам деятельности Истца под фирменным наименованием «БИЭМЭС ИНЖИНИРИНГ».

15.04.2013 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации юридического лица «Би-Эм-Си Инжиниринг», что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Истца по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (27.12 ОКВЭД). Дополнительным видом деятельности, кроме прочего, является ремонт электрического оборудования (33.14 ОКВЭД); производство электромонтажных работ (43.21 ОКВЭД); торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5 ОКВЭД); деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (71.12 ОКВЭД); разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехнике и технике безопасности (71.12.12 ОКВЭД); разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике (71.12.13 ОКВЭД), что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении Истца.

Истец осуществляет деятельность по указанным направлениям экономической деятельности ОКВЭД: 27.12; 33.14; 43.21; 46.69.5; 71.12; 71.12.12; 71.12.13 с 2013 года и продолжает осуществлять указанные виды деятельности в настоящий момент. Факт осуществления Истцом деятельности по указанным направлениям подтверждается в том числе письмами контрагентов.

31.08.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, содержащая сведения о смене наименования Ответчика №1 (ОГРН:<***>) на ООО «БМС Инжиниринг», что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика.

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Ответчика №1 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (27.12 ОКВЭД). Дополнительным видом деятельности, кроме прочего, является ремонт электрического оборудования (33.14 ОКВЭД); производство электромонтажных работ (43.21 ОКВЭД); торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5 ОКВЭД); деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (71.12 ОКВЭД); разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехнике и технике безопасности (71.12.12 ОКВЭД); разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике (71.12.13 ОКВЭД), что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика №1.

Таким образом, Истец и Ответчик №1 осуществляют аналогичные виды экономической деятельности по следующим подклассам ОКВЭД: 27.12; 33.14; 43.21; 46.69.5; 71.12; 71.12.12; 71.12.13.

Также Истец «Би-Эм-Си Инжиниринг» является Правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству РФ № 689768, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2018 по заявке № 2018711806 (дата подачи заявки 26.03.2018) для товаров 09 класса МКТУ: приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством.

Истцу стало известно, что ООО «БМС Инжиниринг» (Ответчик №1) совместными действиями с ООО «АМТ» (Ответчик №2) вводят в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию (электрощитовые изделия, электротехнические системы), маркированную обозначениями «BMS ENGINEERING», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 689768 и являющуюся однородной товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 689768. Кроме того, Истцу стало известно, что Ответчик №1 использует обозначение, сходное до степени смешения с товарного знаком Истца в доменном имени «bmse.ru», при адресации на сайт http://bmse.ru, а также использует обозначения «BMC» и «BMC Engineering» на собственном официальном сайте при рекламе и предложениях к продаже товаров однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 689768

Обстоятельство, что именно Ответчик №1 администрирует сайт http://bmse.ru, подтверждается информацией, размещенной на самом сайте.

Ответчики предлагают к продаже данные контрафактные товары путем направления коммерческих предложений. Ответчики изготавливают и хранят товары на складе с целю введения в гражданский оборот, а также фактически реализуют данные товары.

Из переписки представителя Истца и Ответчиков очевидным образом следует, что ООО «БМС инжиниринг» и ООО «АМТ» являются аффилированными организациями, которые изготавливают электрощитовую продукции на одном производстве и совместными действиями предлагают к продаже контрафактные товары физическим лицам (потребителям в розницу).

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал иск в защиту своих прав, требуя компенсацию в общей сумме 6 019 882 руб. 08 копеек, исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с пунктом 1 и 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации.

Своими действиями Ответчик нарушил исключительное право на фирменное наименование, принадлежащее Истцу.

Используя фирменное наименование, схожее до степени смешения с фирменным наименованием Истца, Ответчик вводит в заблуждение потребителей и иных добросовестных участников гражданского оборота.

Сведения о фирменном наименовании истца содержаться в открытом доступе в Едином государственном реестре юридических лиц, а, следовательно, могли быть получены ответчиком для проверки правомерности использования им выбранного словесного обозначения.

Согласно материалам дела, полное и сокращенное фирменное наименование, используемое ответчиком, по большей части совпадает с фирменным наименованием истца, выполнено в том же шрифте, в том же алфавите, аналогичными буквами, что позволило суду сделать вывод о сходстве до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Согласно ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии со ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

При применении ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в единый государственный реестр юридических лиц, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (пункт 42 Правил № 482).

Сравниваемые наименования графически (визуально) не отличаются, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черном цвете.

Семантическая степень сходства очень высока, поскольку оба фирменных наименования содержат слово «ИНЖИНИРИНГ». Инжиниринг (транслитерация с англ. engineering — технический, от лат. ingenium — изобретательность, выдумка, знания — технические консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции [Приложение №6]. Другие обозначения «БИ-ЭМ-СИ» и «БМС» для российского потребителя не обладают какой-либо семантической нагрузкой.

Согласно пункту 42 (1) Правил звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

БИ-ЭМ-СИ ИНЖИНИРИНГ

БМС ИНЖИНИРИНГ

Выводы

Состав звуков 16Б, и, э, м, с, иИ, н, ж, и, н, и, р, и н, г

Состав звуков 13Б, м, сИ, н, ж, и, н, и, р, и н, г

Состав звуков близок ктождественному, различие втри звука. При этом конечные звуки являютсятождественными.

Гласные звуки И, э, и И, и, и, и

Гласные звуки И, и, и, и

Незначительное отличие вколичестве гласных звуков.При этом конечные звукиявляются тождественными

Согласные звукиБ, м, сН, ж, н, р, н, г

Согласные звукиБ, м, сН, ж, н, р, н, г

Тождественный составсогласных звуков

Количество слогов 7би-эм-сиин-жи-ни-ринг

Количество слогов 4ин-жи-ни-ринг

Незначительное отличие вколичестве слогов. При этомконечные слоги являютсятождественными

Таким образом, Ответчик №1 использует фирменное наименование сходное до степени смешение с фирменным наименованием Истца.

Истец вправе требовать от ответчика прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Сравниваемые обозначения истца и ответчиков имеют следующий вид, соответственно:

Сравниваемые обозначения могут быть прочтены российским потребителем, как «БМС ИНЖИНИРИНГ», «БИ-ЭМ-СИ ИНЖИНИРИНГ» и «БИ-ЭМ-ЭС ИНЖИНИРИНГ».

Отличия в произношении «ЭС» / «СИ» заключаются лишь в одной букве «С» / «S». Между тем, для российского потребителя указанные буквы латинского алфавита не имеют существенного отличия в произношении и восприятии. Указанные буквы произносятся российскими потребителями как звук «ЭС», а формы написания отличаются: (с) «русское эс» / (s) «эс как доллар».

Кроме того, фонетическая оценка сходства обозначений «БИ-ЭМ-СИ» и «БИ-ЭМ-ЭС» уже производилась Арбитражным судом города Москвы в деле № А40-154296/2019 о нарушении прав на фирменное наименование между тем же составом субъектов спорящих лиц.

Товарный знак по свидетельству № 689768 представляет собой комбинированное обозначение «BMC Engineering», выполненное в синем цвете заглавными и строчными буквами стандартного шрифта латинского. Слова «BMC» и «Engineering» выполнены в две строчки. Слово «BMC» расположено сверху и выполнено заглавными буквами. Слово «Engineering» расположено снизу и выполнено строчными буквами в виде дуги. Над словесными элементами расположены стилизованные треугольники в виде вершины гор.

Обозначения, используемые Ответчиком представляют собой комбинированные обозначения «BMS Engineering», «BMS» выполненные также в синем цвете заглавными и строчными буквами стандартного шрифта латинского. Слова «BMS» и «Engineering» в первом обозначении выполнены в две строчки. Слово «BMS» расположено сверху и выполнено заглавными буквами. Слово «Engineering» расположено снизу и выполнено строчными буквами. Буква «M» выполнена в виде стилизованных треугольников, напоминавших изображения вершин гор.

Учитывая графическое исполнение словесных элементов «BMC Engineering» и «BMS Engineering» можно однозначно утверждать, что сравниваемые обозначения в своем графическом исполнении используют cходный стандартный шрифт, сочетание белого и синего цветов, близкий к тождеству состав букв, буквы в обоих случаях выполнены заглавными и строчными, используются буквы латинского алфавита. Изображения треугольников в сравниваемых обозначениях напоминают вершины гор. А ввиду близкого их фонетического звучания незначительные изменения в виду одной буквы «S», существенно не повлияет на визуальное восприятие используемых Ответчиком обозначений как отличающегося от товарного знака Истца. Таким образом, можно сделать вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Поскольку зарегистрированный товарный знак и используемое Ответчиками обозначения, имеют незначительные отличия, являются фонетически и графически близкими к тождественности, то представляется очевидным, что они будут восприняты потребителем как обозначения со сходным семантическим значением.

Все приводимые Ответчиком № 1 возражения относительно сходства не исключают возможность ассоциации сравниваемых обозначений в целом по вышеуказанным причинам.

Суд считает, что потребители могут ошибочно полагать, что реализуемая Ответчиками продукция, содержащая указанные обозначения принадлежит Истцу.

Поскольку применение мер ответственности возможно только в случае доказанности факта нарушения исключительных прав, что в рассматриваемом случае было установлено на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и не опровергнуто ответчиками, суд пришёл к выводу об обоснованности исковых требований о запрете производства, введения в гражданский оборот, предложение к продаже, продажу электрощитовой продукции, маркированной обозначениями, сходным до степени смешения с товарный знаком по свидетельству № 689768.

Наряду с изложенным, суд считает не подлежащим удовлетворению требование о запрете использовать обозначения «BMS Engineering», «BMS» сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ №689768 в доменном имени «bmse.ru», при адресации на интернет сайт http://bmse.ru, а также при рекламе товаров на сайте http://bmse.ru, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 689768.

Фактически ответчик не отрицает факт использования спорного обозначения, однако в ходе судебного разбирательства предоставил доказательства добровольного удовлетворения заявленных истцом требований о прекращении использования спорного обозначения на вышеуказанных сайтах.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Таким образом, требование о запрете использовать обозначения «BMS Engineering», «BMS» сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ №689768 в доменном имени «bmse.ru», при адресации на интернет сайт http://bmse.ru, а также при рекламе товаров на сайте http://bmse.ru, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 689768, удовлетворению не подлежат.

Доводы ответчика № 2 об отсутствии оснований для солидарного взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак судом отклоняются, поскольку из представленных в материалы дела доказательств (деловой переписки) следует, что Ответчик №1 и Ответчик №2 ведут совместную деятельность по рекламе, предложению к продаже, изготовлению и продаже контрафактной электрощитовой продукции.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

В связи с тем, что неправомерные действия Ответчиками были совершены совместно, то, соответственно, указанные лица должны нести ответственность перед Истцом солидарно.

Оснований для освобождения Ответчиков от применения мер гражданско-правовой ответственности в виде взыскания компенсации за нарушение исключительных прав не установлено.

Факт незаконного использования обозначения подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч.1 ст.65 , ч.2 ст.9 АПК РФ).

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь с иском по настоящему делу, Истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Определенный таким образом размер является по смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы. Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость контрафактных товаров, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке ст. 65 АПК РФ.

Расчет компенсации: (620 650 +1 398 675,64 +119 460 +790 955,52 +80 199,88) * 2 = 6 019 882 руб. 08 коп.

Судом расчет компенсации проверен, признан верным. Оснований для снижения размера компенсации не установлено.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд


РЕШЕНИЕ

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «БМС Инжиниринг» (ОГРН <***>, ИНН: <***>) осуществлять экономическую деятельность по ОКВЭД: 27.12; 33.14; 43.21; 46.69.5; 71.12; 71.12.12; 71.12.13 под фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «БМС Инжиниринг», сходным до степени смешения с фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «Би-Эм-Си Инжиниринг» (ОГРН <***>, ИНН: <***>).

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «БМС Инжиниринг» (ОГРН <***>, ИНН: <***>) и Обществу с ограниченной ответственностью «АМТ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) производство, введение в гражданский оборот, предложение к продаже, продажу электрощитовой продукции, маркированной обозначениями «BMS Engineering», «BMS», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 689768.

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью «БМС Инжиниринг» (ОГРН <***>, ИНН: <***>) и Общества с ограниченной ответственностью «АМТ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Би-Эм-Си Инжиниринг» (ОГРН <***>, ИНН: <***>) компенсацию 6 019 882 (шесть миллионов девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) руб.08 коп., а также 71 099 (семьдесят одна тысяча девяносто девять) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.


Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.


Судья Е.Н. Киселева