Решение от 3 декабря 2020 г. по делу № А50-32881/2018

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Пермь

03.12.2020 года Дело № А50-32881/18

Резолютивная часть решения объявлена 23.11.2020 года.

Полный текст решения изготовлен 03.12.2020 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ереминой А.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, ФИО1, индивидуального предпринимателя ФИО2, общества с ограниченной ответственностью «ТезКомСнаб», акционерного общества «Международный аэропорт «Пермь», акционерного общества «Березниковский содовый завод», открытого акционерного общества «Метафракс», общества с ограниченной ответственностью «Паркинград», общества с ограниченной ответственностью «Альфа Ограждения», общества с ограниченной ответственностью «ТИУ.РУ»,

о признании товаров контрафактными, обязании прекратить нарушение прав истца, взыскании компенсации,

В судебном заседании приняли участие:

От истца: ФИО3, по доверенности от 7.12.2018, предъявлен паспорт,

ФИО4, по доверенности от 17.02.2020, предъявлен паспорт,

ФИО5, паспорт,

От ответчика и ФИО6: ФИО7, по доверенности от 26.11.2019, паспорт,

От третьих лиц: не явились, извещены.

Общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (далее - ответчик), в котором просит:

- признать противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезные модели «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 от 27.08.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации и «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 от 27.08.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, изготавливаемые, применяемые, предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот Обществом с ограниченной ответственностью «Промрубеж» контрафактными;

-обязать ответчика прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезные модели «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 от 27.08.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации и «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 от 27.08.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации;

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 4 900 000 рублей.

В судебном заседании 22.02.2019 истец уточнил исковые требования в части дополнения требований о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод; об обязании ответчика прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод указанием на патент № 183820 от 24.04.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869.

Решением от 01.03.2019 иск удовлетворен частично, противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели "противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869, изготавливаемые, применяемые, предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот Обществом с ограниченной ответственностью «Промрубеж» признаны контрафактными;

общество с ограниченной ответственностью «Промрубеж» обязано прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной "противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869;

с общества с ограниченной ответственностью «Промрубеж» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» взыскана компенсация в размере 4 900 000 руб. 00 коп., а также 59 000 руб. 00 коп. судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2019 и Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 решение суда первой инстанции от 01.03.2019 по делу А50-32881/2019 было оставлено без изменения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2020 (резолютивная часть определения объявлена 19.05.2020) решение Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2019, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2019 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу № А50-32881/2018 отменены в части удовлетворения исковых требований; дело № А50-32881/2018 в отмененной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2020 указано, что суды, разрешая спор, не исследовали вопросы о том, каким образом внесенные в формулу полезной модели по патенту № 119869 изменения влияют на объем правовой охраны полезной модели, предоставленной патентом № 183820, а также содержится ли в продуктах общества «Промрубеж» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 183820 формулы, что являлось юридически значимым для установления факта нарушения исключительных прав общества «ПермЭнергоМаш».

На момент принятия определения о назначении нового рассмотрения дела установлено, что вместо признанного частично недействительным патента истца 119754, выдан новый патент. Истец исковые требования в части нового патента не уточняет, в основании иска заявлен только патент 183820.

При новом рассмотрении дела ответчик заявил ходатайство о назначении судебной патентно-технической экспертизы.

Определением суда от 27.08.2020 по делу назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному ФИО8.

Перед экспертом поставлен следующий вопрос: использовался ли каждый признак (использовались ли все признаки) независимого пункта формулы полезной модели по патенту на полезную модель № 183820 «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» с датой приоритета 24.04.2012 в изделиях, описание которых содержится в нотариальных протоколах осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622245 от 31.05.2017 и № 59 АА 2620825 от 19.09.2017?

Согласно заключению эксперта от 16.09.2020 формула 183820 (т.е. независимый пункт формулы по патенту 183820), как установлено в результате декомпозиции этой формулы, содержит 8 признаков: Признак 1, Признак 2, Признак 3, Признак 4,Признак 5,Признак 6,Признак 7,Признак 8 (см.выше Таблицу признаков). В результате сопоставительного анализа этих признаков Формулы 183820 с признаками изделий, описание которых содержится в нотариальных протоколах осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622245 от 31.05.2017 и № 59 АА 2620825 от 19.09.2017, установлено, что не все признаки (т.е. не каждый признак) формулы 183820 используется в указанных изделиях, а именно:

- Признак 1, Признак 2, Признак 3, Признак 4,Признак 5,Признак 6, Признак 7 используется в изделиях, описание которых содержится в указанных протоколах осмотра;

- Признак 8 (признак наличия зубца) не используется в изделиях, описание которых содержится в указанных протоколах осмотра.

Из установленного таким образом факта неиспользования Признака 8 (признака наличия зубца) и в соответствии с п.3 ст. 1358 ГК4(2011) следует, что в изделиях описание которых содержится в протоколах осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622245 от 31.05.2017 и № 59 АА 2620825 от 19.09.2017 полезная модель по патенту 183820 не используется (т.11 л.д.2-31).

31.08 2020 истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в котором изложены новые исковые требования (т.11 л.д.72-74). Определением суда от 20.10.2010 в принятии данных уточнений исковых требований отказано.

Эксперт ФИО8 по ходатайству ответчика дал пояснения по заключению эксперта в судебном заседании 23.11.2020, пояснения эксперта в письменном виде приобщены к материалам дела.

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд установил.

ООО «ПермЭнергоМаш» являлся обладателем исключительного права на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность" согласно патенту № 119869 с датой приоритета от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент).

Решением Роспатента от 30.10.2017 № 2012116751/11 патент Российской Федерации на полезную модель № 119869 признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

04.10.2018 Роспатентом зарегистрирован патент "Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность" № 183820, дата начала отсчета срока действия патента 24.04.2012, выданный взамен патента 119869.

Правообладатель ООО «ПермЭнергоМаш» обратился в арбитражный суд с требованием о защите его исключительного права на полезную модель № 183820, полагая, что ООО "Промрубеж" использует технические решения, автором которых является ФИО5 и исключительные права на которые переданы им ООО "ПермЭнергоМаш", вводит в гражданский оборот товары с нарушением прав истца.

Истец указывает, что на сайтах htth://www.promrubezh.ru/ и http://or159.tiu.ru/ предлагаются к продаже товары, содержащие все признаки технических решений автором которых является ФИО5 и исключительные права на которые переданы им ООО "ПермЭнергоМаш", а именно противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод.

Протоколами осмотра нотариусом доказательств серии 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, 59АА 2620825 от 19.09.2017 зафиксирован факт того, что ООО "Промрубеж" предлагает к продаже и распространению изготавливаемые им изделия.

В силу п. 1 ст. 1231 ГК РФ на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Полезные модели статьей 1225 ГК РФ отнесены к результатам интеллектуальной деятельности.

На основании п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п. 2 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Возражая против иска, ответчик указал, что товарах, производимых ответчиком, в том числе, описание которых содержится в протоколах осмотра доказательств серии 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, 59АА 2620825 от 19.09.2017 технические решения, охраняемые патентом 183820 не используются, каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 183820 формулы также не используется.

В подтверждение своих доводов ответчиком представлены следующие доказательства:

- заключение патентной экспертизы по определению факта использования или неиспользования патента РФ на полезную модель № 183820 "Противотаранный дорожный блокиратор типа искусственная дорожная неровность" в изделии "Дорожный блокиратор Н.Э. (накладной, электромеханический), выполненное патентным поверенным РФ ФИО9, выполненное по договору с ООО "Промрубеж" (т.10, л.д.56-85);

- заключение эксперта ФИО10 по проведенной в рамках уголовного дела № 11902570012000037 патентно-технической экспертизе от 10.01.2020 (т.10 л.д.152-164);

- патенты № 178797 с датой приоритета 28.11.2017, № 176458 с датой приоритета 04.10.2017, № 14 (т.10 л.д.132-146).

- каталожный лист продукции на дорожные блокираторы электромеханический /ручной, внесенный в реестр Росстандарта ФБУ "Пермский ЦСМ" 28.09.2018, Технические условия ТУ 42.11.10-007-35202929-2017 (т.10 л.д.127-131).

Истец утверждает, что согласно экспертному заключению по вопросам использования товаров "дорожный блокиратор" – "противотаранное устройство", выпускаемых и предлагаемых ООО "Промрубеж" по протоколам 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, в полезных моделях по патенту № 119869, выполненному патентным поверенным РФ ФИО11 03.08.2017 на основании сопоставительного анализа формулы по патенту № 119869 установлено, что в товарах ответчика, описание которых содержатся к нотариальных протоколах осмотра доказательства 59 АА 2622294, 59 АА 2622295, 59АА 2620825 от 31.05.2017 используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимому пункте формулы.

В отношении патента на полезную модель № 183820, выданного вместо патента 119869 установлено, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент 119869, плюс дополнительно в нем указан такой признак, как "блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания".

При этом согласно решению от 11 июля 2020г., вынесенному Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) по возражениям ФИО6 против выдачи патента на полезную модель № 183820, установлено, что такой элемент как зубец, является силовой рамой (т.10 л.д.53). Следовательно, зубец не является самостоятельным признаком, входящим в независимую формулу патента. Также истец указывает, что зубец является частной формой реализации блокирующего элемента, но не единственной возможной.

Разрешение вопроса о том, использовался ли каждый признак (использовались ли все признаки) независимого пункта формулы полезной модели по патенту на полезную модель № 183820 «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» с датой приоритета 24.04.2012 в изделиях, описание которых содержится в нотариальных протоколах осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622245 от 31.05.2017 и № 59 АА 2620825 от 19.09.2017 требует наличия специальных познаний, в связи с чем определением суда от 27.08.2020 по делу назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному ФИО8.

Заключением эксперта сделан вывод, что в изделиях, описание которых содержится в протоколах осмотра доказательств № 59 АА 2622294, № 59 АА 2622245 от 31.05.2017 и № 59 АА 2620825 от 19.09.2017 полезная модель по патенту 183820 не используется.

Истец заявил возражения на заключение эксперта касающиеся как необоснованности назначения патентного поверенного ФИО8 в качестве эксперта, так и ошибочности заключения эксперта.

Вопреки доводам истца, заявление об отводе эксперта ФИО8 согласно ст. 23 АПК РФ заявлено не было.

При рассмотрении вопроса о назначении экспертизы, истец возражал против кандидатуры эксперта ФИО8, ссылался на федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных»; указывал на то, что данный эксперт ранее высказывал мнение по патенту № 183820 в экспертном заключении при рассмотрении дела № А50-12360/2013; обращал внимание, что ФИО8 ранее находился в договорных отношениях с истцом.

Между тем правовые основания для отвода эксперта ФИО8 согласно ст.ст. 21,23 АПК РФ судом установлены не были. Перечисленные истцом возражения основаниями для отвода эксперта не являются, доказательства, подтверждающие то, что эксперт ФИО8 прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности, материалы дела не содержат. Договорные отношения между истцом и экспертом не означают наличия служебной или иной зависимости. Кандидатуру иного эксперта истец не предлагал.

Таким образом, у суда отсутствуют основания признать заключение эксперта недопустимым доказательством ввиду несогласия истца с кандидатурой эксперта.

По существу заключения эксперта истец утверждает, что данное заключение является ошибочным ввиду искусственного разделения единого признака на два самостоятельных. Истец не согласен с выделением признака № 8 (наличие зубца), который в действительности является силовой рамой, указанной в описании полезной модели под № 4. По мнению истца, наличие зубца является частной формой реализации блокирующего элемента, который может быть как с зубцом, так и без него. Существенным признаком, использованным в изделиях ответчика, является наличие подъемной платформы, содержащей силовую раму.

Суд отмечает, что считая заключение эксперта ошибочным, истец не заявлял ходатайство о назначении повторной или дополнительной экспертизы согласно ст. 87 АПК РФ.

Несогласие с заключением эксперта вызвано не ошибочностью заключения эксперта, а противоречием между данным заключением и позицией истца.

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценивая все имеющиеся в деле доказательства с их совокупности и взаимной связи, учитывая, что заключение судебной экспертизы в лице патентного поверенного ФИО8 материалам дела не противоречит, выводы эксперта соответствуют имеющимся в деле внесудебным экспертизам - патентной экспертизе по определению факта использования или неиспользования патента РФ на полезную модель № 183820 "Противотаранный дорожный блокиратор типа искусственная дорожная неровность" в изделии "Дорожный блокиратор Н.Э. (накладной, электромеханический), выполненное патентным поверенным РФ ФИО9, выполненное по договору с ООО "Промрубеж" (т.10, л.д.56-85) и заключение эксперта ФИО10 по проведенной в рамках уголовного дела № 11902570012000037 патентно-технической экспертизе от 10.01.2020 (т.10 л.д.152-164).

Во всех трех исследованиях эксперты пришли к выводам, что изделиях, производимым ООО "Промрубеж" полезная модель истца по патенту 183820 не используется.

Таким образом, исковые требования о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, контрафактными и обязании общества с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей данных устройств, взыскании компенсации являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ возмещение расходов по оплате экспертизы возлагается на истца. Излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 7 000 рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь ст. ст. 110, 168 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО6 80 000 рублей судебных расходов по оплате экспертизы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7 000 рублей, уплаченную по платежному поручению №767 от 28.08.2020.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через арбитражный суд Пермского края.


Судья Ю.О. Кремер