Решение от 3 июня 2019 г. по делу № А40-38263/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-38263/19-12-311
г. Москва
04 июня 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 мая 2019 года

Решение изготовлено в полном объеме 04 июня 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению

АО ФПГ «ОБОРОНЭНЕРГО» (ОГРН 1047796446191, ИНН 7728516322)

к ответчику: ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

3-е лицо: ГУП г. Москвы «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

о защите прав на товарный знак по свидетельству №410246 и взыскании компенсации в размере 9.997.020 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

АО ФПГ «ОБОРОНЭНЕРГО» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак по свидетельству №410246 и взыскании компенсации в размере 9.997.020 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак путем введения в оборот товаров, маркированных товарным знаком «НАТЛЕН».

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «НАТЛЕН» по свидетельству № 410246, зарегистрированный в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Ответчик, без каких-либо правовых оснований, без заключения соответствующего лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (статья 1489 ГК РФ) систематически нарушает исключительные права истца на зарегистрированный товарный знак «НАТЛЕН», путем реализации однородных товаров, в том числе в сети Интернет, на упаковках однородных товаров, которые производятся, предлагаются к продаже и продаются на территории РФ, используя обозначения «НАТЛЕН-1», «Гидроизоляционная смесь НАТЛЕН-1», «НАТЛЕН-2» и «Гидроизоляционная смесь НАТЛЕН-2».

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не подтверждены документально и основаны на неверном применении материального права.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, в том числе того, что регистрация товарного знака не была признана недействительной, правообладатель является надлежащим истцом, доводы ответчика в отношении недобросовестной конкуренции приняты быть не могут.

Истцом реализуются закрепленные федеральным законодательством права на защиту обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования обозначения, товарного знака истца подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Суд признает обоснованными требования истца о запрете использования товарного знака, и обозначений, сходных с ними до степени смешения.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обоснование размера и порядок исчисления взыскиваемой компенсации установлена законом в п/п 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ, которая может быть взыскана при доказанности факта правонарушения. В сфере товарных знаков установлено две разновидности компенсации. Их можно назвать:

- Компенсация по усмотрению суда,

- Компенсация в двукратном размере стоимости.

При этом правообладатель товарного знака, чье исключительное право нарушено, самостоятельно выбирает ту или иную компенсацию. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции (п.35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015 г.;). Размер денежной суммы, заявленный Истцом ко взысканию, определен выбором предложенного законодателем способа определения компенсации. В соответствии с разъяснениями Президиума ВАС РФ в постановлении от 27.09.2011 №3602/11, размер компенсации, предусмотренный пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения. Предел установлен в двукратном размере от стоимости.

Воспользовавшись предоставленным законом правом, Истец полагает, что правомерно определил компенсацию в двукратном размере от стоимости, поставленной Ответчиком (в рамках того, что стало известно Истцу) продукции в сумме 9.997.020 рублей, которые подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца в случае признания судом факта нарушения исключительных прав Истца.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсации в размере 49.997.020 рублей. Оснований для снижения суммы компенсации судом не усматривается.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Таким образом, данная статья не содержит исчерпывающего перечня расходов. По смыслу закона должны компенсироваться не только расходы на оплату услуг по оказанию правовой помощи по гражданско-правовому договору, но и другие расходы, в том числе по проезду и проживанию лица, осуществляющие представительские функции вне зависимости от того, состоит ли он в штате организации.

В соответствии с ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Необходимым условием для компенсации судебных издержек, понесенных стороной, в пользу которой принято судебное решение, является соответствие предъявленной ко взысканию суммы таких расходов критерию разумности.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимосвязь доказательств в совокупности, а также исходя из конкретных обстоятельств дела, суд пришел к выводу, что размер заявленных к возмещению судебных расходов в размере 14.940 рублей за оплату услуг нотариуса и 97.900 рублей за оплату услуг представителя соответствует критерию разумности и суд посчитал взыскать указанную сумму в полном объеме.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на заявителя.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратить незаконное использование обозначения «НАТЛЕН», сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком Акционерного общества ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ОБОРОНЭНЕРГО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по свидетельству № 410246 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ОБОРОНЭНЕРГО" (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака «НАТЛЕН» в размере 9.997.020 (девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двадцать) руб., расходы по оплате услуг нотариуса в размере 14.940 (четырнадцать тысяч девятьсот сорок) руб., судебные издержки за оказанную юридическую помощь в размере 97.900 (девяносто семь тысяч девятьсот) руб. и государственную пошлину в размере 72.975 (семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят пять) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов