Решение от 17 октября 2019 г. по делу № А40-115339/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-115339/19-27-1039
город Москва
18 октября 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 октября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Истец: Гарретт Элетроникс Инк. (Garrett Electronics Inc.) (1881 ФИО2 Стрит, Гарланд Техас 75042, США)

Представитель истца: Адвокат Капустюк Мария Александровна (119261, <...>)

Ответчик 1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР Р01" (123308 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА ДОМ 2 ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ I КОМ 67, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 773401001,Дата регистрации 17.03.2017)

Ответчик 2: Индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата регистрации 09.01.2017)

о защите прав на товарный знак путем запрета его использования в доменном имени без разрешения правообладателя.

в заседании приняли участие: согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

Гарретт Элетроникс Инк. (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением (с учетом уточнения заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ) к ООО "РЕГИСТРАТОР Р01" (далее – ответчик 1) и индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик 2) о защите исключительных прав на товарные знаки.

Ответчики, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, отзыва на исковое заявление не представил.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в их отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителя истца, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, GARRETT ELECTRONICS INC (Гарретт Электронике, Инк.), является правообладателем товарного знака «GARRETT», зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ от «07» июня 2011 года сроком до 13.08.2020 года (дата приоритета - 13.08.2010г.), согласно свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 438732, в отношении товаров класса 09 - Металлодетекторы (металлоискатели) Международной классификации товаров и услуг.

Акционерным обществом «Региональный Сетевой Информационный Центр», являющимся аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего уровня .RU, зарегистрировано доменное имя «GARRETT.RU», которым была предоставлена информация о том, что регистратором доменного имени «GARRETT.RU» является ООО «Регистратор Р01». В соответствии со сведениями, полученными от ООО «Регистратор Р01», администратором доменного имени второго уровня «garrett.ru» является ФИО3, которая зарегистрирована в качестве ИП. Истцом было осуществлено доказательство, путем составления нотариального протокола осмотра доказательства страницы по запросу «www. GARRETT.RU», где указано, что «не удается получить доступ к сайту», что подтверждает тот факт, что домен не используется администратором.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно п. 41 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482:

обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81 (далее - «Правила») регистратор доменного имени осуществляет поддержку домена, которая включает в себя делегирование домена. Делегирование домена — размещение и хранение информации о доменном имени и соответствующих ему серверах DNS на серверах DNS домена верхнего уровня, что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет. Таким образом, прекращение регистратором делегирования доменного имени может пресечь действия по незаконному использованию товарных знаков. В соответствии с Правилами администратор домена (пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу № А56-74358/2015. Согласие на использование товарного знака в наименовании домена (в доменном имени) в сети «Интернет» Истец не давал. Данные действия являются неправомерными, противоречащими действующему законодательству Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности и нарушают исключительные права Истца.

В соответствии с п. 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно п. 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом. Согласно пп. 5) п. 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 2 статьи 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Согласно п. 3 статьи 1539 ГК РФ лицо, нарушившее правила п. 2 статьи 1539 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки. В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно п.1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник -несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. При этом, к Ответчику 1 применимы нормы статьи 1253.1 ГК РФ об информационном посреднике в силу следующего:

Согласно пункту 1 статьи 1253.1 ГК РФ информационным посредником могут быть лица:

-осуществляющие передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети;

-предоставляющие возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети;

-предоставляющие возможность доступа к материалу в этой сети.

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 1253.1 ГК РФ:

-правила настоящей статьи применяются в отношении лиц, предоставляющих возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

Ответчик-1, будучи регистратором доменных имен, подпадает под третий вид информационного посредника, а именно лицо, предоставляющее возможность доступа, что доказывается следующим.

Анализ условий, содержащихся в Правилах регистрации доменных имен в домене «.RU» и «.РФ», утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81, позволяет сделать вывод о том, что регистратор доменных имен, помимо регистрации доменного имени посредством заключения договора с администратором, либо сам предоставляет услуги хостинга (сервера для размещения файлов сайта, к которому адресует доменное имя), либо осуществляет делегирование доменного имени путем внесения соответствующих записей об адресах серверов лица, оказывающего услуги хостинга.

При этом, не внесение регистратором доменного имени соответствующих записей приведет к отсутствию технической возможности у пользователей сети Интернет обратиться к сайту по доменному имени.

Таким образом, как в случае предоставления услуг хостинга, так и в случае делегирования домена регистратор доменного имени предоставляет возможность доступа через зарегистрированное им доменное имя к материалу, находящемуся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на соответствующем сайте, а также имеет возможность ограничить (приостановить, прекратить) доступ к такому материалу для пользователей сети Интернет.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении СИП от 09.12.2015 по делу № А40-52455/2015. Следует отметить, что расширительное толкование критерия «предоставляет возможность доступа» позволило к информационным посредникам отнести торренттрекеры, поисковые сервисы (постановление СИП от 16.03.2015 по делу № А40- 118714/2013), сайты в сети Интернет, на которых размещаются гиперссылки на противоправный контент, сервисы контекстной рекламы например такие как Google AdWords, Яндекс.Директ (постановление СИП от 12.09.2014 по делу № А40- 145068/2013) и это соответствует международной практике (Доклад комитета по информации, компьютерной и коммуникационной политике Организации по экономическому сотрудничеству и развитию от 22.06.2011).

Статьей 1253.1 ГК РФ охвачен максимальный круг участников информационных отношений, поскольку ее первоначальный проект содержал только два вида информационных посредников, при этом в итоге был добавлен третий (обстоятельство, отмеченное Протоколом № 10 заседания рабочей группы Научно консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам).

Широкое понимание института посредничества, в том числе информационного, характерно и для законодательства ЕС: Директива 2004/08/ЕС от 29.04.2004 по защите прав интеллектуальной собственности; постановления Европейского суда Справедливости от 12.07.2011 № С-324/09, от 07.07.2016 № С-494/15.

Защита исключительных прав осуществляется, в том числе требованием о пресечении действий их нарушающих. Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ такое требование предъявляется к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Данная норма обосновывает возможность подачи иска к регистратору как ответчику даже без увязки на институт «информационного посредника».

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 1.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв. постановлением Президиума СИП от 28.03.2014 № СП-21/4: «требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени».

Отказавшись от императивной формы, СИП предоставил возможность пресекающей защиты, адресованной и другим лицам, в рассматриваемом случае таковым является регистратор.

Кроме того, согласно абзацу второму пункта 3.1.3 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2011-18/81 от 05.10.2011: «Если третьими лицами будет предъявлен судебный иск к регистратору (Координатору) в связи с регистрацией или использованием администратором доменного имени, администратор обязан по их требованию возместить регистратору (Координатору) убытки (включая расходы на юридическую помощь и представительство в суде), причиненные регистратору и Координатору в связи с этим иском».

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В соответствии с пунктом 2 статьи 1541 ГК РФ коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации 13 осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1)о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2)о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3)о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4)об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5)о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Истец согласия ответчику на использование вышеуказанных товарных знаков не давал.

Факт использования ответчиком спорных обозначений подтверждается материалами дела.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Сторонами не было заявлено ходатайство о проведении экспертизы, в связи с чем, суд самостоятельно провел сравнительный анализ представленных обозначений

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Суд считает, что зарегистрированное Ответчиком в сети Интернет в доменном имени и на принадлежащем ему сайте по адресу «www.garrett.ru» согласно Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 является визуально и фонетически тождественным с зарегистрированным товарным знаком «GARRETT», что также подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра сайта www.garrett.ru.

С учетом изложенного, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 167-170 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР Р01" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 773401001,Дата регистрации 17.03.2017) пресечь действия по незаконному использованию товарного знака «GARRETT», зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ за №438732 в доменном имени GARRET.RU путем прекращения делегирования указанного доменного имени.

Обязать Индивидуального предпринимателя ЗАГИДУЛИНУ РЕНАТУ ГАЙЕРОВНУ (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата регистрации 09.01.2017) прекратить (запретить) незаконное использование товарного знака «GARRETT», зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №438732, в доменном имени GARRET.RU.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР Р01" (123308 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА ДОМ 2 ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ I КОМ 67, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 773401001,Дата регистрации 17.03.2017) в пользу Гарретт Элетроникс Инк. (Garrett Electronics Inc.) (1881 ФИО2 Стрит, Гарланд Техас 75042, США) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ЗАГИДУЛИНУ РЕНАТУ ГАЙЕРОВНУ (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата регистрации 09.01.2017) в пользу Гарретт Элетроникс Инк. (Garrett Electronics Inc.) (1881 ФИО2 Стрит, Гарланд Техас 75042, США) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья В.И. Крикунова