Решение от 28 мая 2018 г. по делу № А45-6211/2018

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

дело № А45-6211/2018
Г. Новосибирск
29 мая 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2018 года.

В полном объеме решение изготовлено 29 мая 2018 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Смеречинской Я.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рыбаковой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1

к обществу с ограниченной ответственностью «Муравей»

о признании незаконным использования товарного знака, взыскании компенсации в сумме 600 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей истца – ФИО2 по доверенности от 25.04.2018, ответчика – ФИО3 по доверенности от 24.03.2018,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Муравей» (далее – ООО «Муравей») о признании незаконными использования при осуществлении деятельности, в том числе в фирменном наименовании, обозначения «Муравей», взыскании 600 000 компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 543558, с учетом увеличения размера исковых требований по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), принятого судом.

Исковые требования ИП ФИО1 мотивированы выявлением использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака № 543558 в фирменном наименовании, в словесной надписи в доменном имени, при реализации товаров. Подробно доводы истца изложены в исковом заявлении и письменных пояснениях.

Ответчик, не согласившись с исковыми требованиями, представил отзыв, ссылается на отсутствие однородности реализуемых им товаров (деятельность интернет-дискаунтера строительных материалов) и товаров, для индивидуализации которых использует товарный знак истец; общеупотребимое значение слова «муравей»; ответчик никогда не предлагал к продаже товары с наименованием «муравей»; размер компенсации считает необоснованным.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об истребовании у ответчика доказательств - справки об объемах поступившей выручки на расчетные счета на расчетные счета за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Ходатайство отклонено судом, что отражено в определении от 08.05.2018, как направленное на перераспределение бремени доказывания по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании 24.05.2018 истцом заявлено ходатайство об истребовании в Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Новосибирска доказательств – справки о зарегистрированных кассовых аппаратах и числящихся за ООО «Муравей» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, а также об адресах, по которым зарегистрированы кассовые аппараты, объемах выручки, принятой с использованием этих кассовых аппаратов за указанный период; копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому от объема дохода, за период с 01.01.2015 по 31.12.2017; справки о расчетных счетах, имевшихся у ООО «Муравей» за период с 0.01.2015 по 31.12.2017. Представителем истца данное ходатайство поддержано.

Ходатайство истца судом отклонено, при этом суд исходит из следующего.

В силу статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

По смыслу вышеуказанных норм процессуального закона, истребование доказательств является правом суда, реализуемым им при наличии объективных препятствий в представлении участвующим в деле лицом доказательств, содержащих сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В обоснование ходатайства представитель истца пояснил, что указанные в ходатайстве документы необходимы для последующего определения истцом размера истребуемой компенсации, ссылаясь на законодательно установленную возможность истребования компенсации в двукратном размере стоимости реализованных товаров. При этом доказательство может быть истребовано у лица, у которого оно находится, и такое доказательство должно быть определенно указано в ходатайстве соответствующего лица, участвующего в деле.

Между тем в ходе судебного разбирательства ответчик неоднократно заявлял, что им осуществляется деятельность интернет-магазина (интернет-дискаунтера), торговля осуществляется им с использованием сети Интернет, кассовые аппараты в деятельности ответчика не используются, расчеты с применением кассовых аппаратов не проводятся.

Сведения об осуществлении ответчиком деятельности с использованием кассовых аппаратов истцом не представлены и из имеющихся в деле материалов не усматриваются.

Заявляя ходатайство об истребовании доказательств, истец не пояснил, каким образом истребуемые документы (налоговые декларации, справки о банковских счетах) могут повлиять на определение размера компенсации, а также каким образом эти документы позволят установить объем доходов ответчика, полученных с использованием принадлежащего истцу товарного знака.

Кроме того, истец не указал на определенный вид налога, по которому просит истребовать налоговую декларацию, что создает неопределенность относительно доказательства, подлежащего представлению в суд.

По смыслу статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе вместо возмещения убытков по своему усмотрению выбрать один из способов защиты, предусмотренных пунктом 4 данной статьи, в том числе выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом деле требование о возмещении убытков истцом не заявлено. Истец поддерживает требование о взыскании компенсации в размере 600 000 рублей. Из письменных пояснений истца и пояснений его представителя в судебных заседаниях следует, что такой размер определен в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрен порядок определения размера компенсации как двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака.

Из имеющихся в деле материалов следует, что ответчиком использование товарного знака осуществлялось для обозначения осуществляемой деятельности, а не реализуемых товаров. Сведения о размещении спорного обозначения на товарах из имеющихся в деле доказательств не усматриваются. Об обратном не утверждали в ходе судебного разбирательства ни истец, ни ответчик.

Доказательства в обоснование стоимости права использования товарного знака представлены в дело непосредственно истцом, которым такое право предоставлено по лицензионным договорам от 29.03.2017, от 22.12.2016. Представленным доказательствам оценка дана в судебном акте.

С учетом изложенного, представлением налоговых деклараций и справок о банковских счетах ответчика не достигается цель истребования доказательств, состоящая в получении сведений о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

При таких обстоятельствах ходатайство истца об истребовании доказательств у налогового органа не подлежит удовлетворению.

После объявления резолютивной части судебного акта по правилам части 2 статьи 167 АПК РФ в материалы дела поступило ходатайство истца о приостановлении производства по делу до принятия решения Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-210/2017 об оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 522910 «Трудяга Муравей».

Ответчик в ходе судебного разбирательства не заявлял об использовании в своей деятельности каких-либо иных товарных знаков, в том числе товарного знака № 522910.

Представитель истца в судебном заседании ходатайство о приостановлении производства по делу не поддержала, заявила об отсутствии каких-либо иных заявлений и ходатайств, помимо ходатайства об истребовании доказательств, рассмотренного судом.

Поскольку ходатайство истца о приостановлении производства по делу поступило в материалы дела после объявления решения, и представителем истца, принявшим участие в судебном заседании, соответствующее ходатайство не заявлено и не поддержано, указанное ходатайство судом не рассматривалось.

Исследовав представленные сторонами доказательства и приводимые ими доводы, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд установил следующее.

Как усматривается из материалов дела, первоначально товарный знак, содержащий словесное обозначение «МУРАВЕЙ» зарегистрирован 26.03.2001 по свидетельству Российской Федерации № 200809, дата подачи заявки 29.11.1999, за правообладателем общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный лазерный центр «Техника» в отношении товаров 10 класса МКТУ – физиотерапевтическая аппаратура, лазеры для медицинских целей, услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров. 04.12.2009 Российским агентством по патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) зарегистрировано продление срока действия товарного знака до 29.11.2019.

Впоследствии правообладателем передано истцу исключительное право на товарный знак в отношении всех услуг 42 класса. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг осуществлена регистрирующим органом 25.05.2015 № РД0173793, что подтверждается представленными в дело сведениями реестра товарных знаков. Товарный знак зарегистрирован за истцом по свидетельству № 543558 в отношении указанных услуг 42 класса МКТУ.

Как следует из искового заявления, истцом выявлено использование ответчиком обозначения «Муравей» в качестве названия магазина, находящегося по адресу: <...>, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

В обоснование исковых требований истцом представлены снимки экрана компьютера (скриншоты), содержащие изображение страниц в сети Интернет с размещенными на них фотографиями входа в здание с вывеской «магазин МУРАВЕЙ»; снимки страниц сайта в сети Интернет по адресу: «www.магазин-муравей.рф».

Согласно информации, полученной при осмотре сайта, ответчиком размещена информация о розничной и оптовой продаже отделочных и строительных материалов с использованием обозначения «Муравей»; информация находится в открытом доступе, для ее получения не требуется ввода никаких регистрационных данных (например, ввода пароля или логина).

Полагая, что фактом предложения к продаже на сайте в сети Интернет товаров с использованием обозначения «Муравей» ответчиком нарушены принадлежащие истцу исключительные права на товарный знак, ИП ФИО1 25.12.2017 направил в адрес ответчика досудебное предложение о прекращении использования обозначения «Муравей», выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 543558 в сумме 56 000 000 рублей.

Неисполнение ответчиком претензионных требований послужило основанием для обращения ИП ФИО1 в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) произведения науки, литературы, искусства, а равно товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров других производителей или продавцов.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Принадлежность истцу исключительного права на заявленный в иске товарный знак подтверждена свидетельством о регистрации товарного знака № 543558 «МУРАВЕЙ», дата регистрации 26.03.2001, приоритет товарного знака 29.11.1999, срок действия исключительного права продлен до 29.11.2019. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров.

В подтверждение нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак истец представил снимки страниц в сети Интернет, в том числе информационной страницы, содержащей изображение вывески ответчика «Магазин МУРАВЕЙ», страниц сайта в сети Интернет по адресу: «www.магазин-муравей.рф». Данные снимки страниц содержат сведения об использовании ответчиком обозначения «МУРАВЕЙ» для индивидуализации деятельности по оптовой и розничной продаже отделочных и строительных материалов различных марок, производителей и поставщиков.

Ответчиком осуществление деятельности интернет-магазина с использованием фирменного наименования ООО «Муравей» не оспаривается, как не оспаривается использование интернет-сайта по адресу «www.магазин-муравей.рф» для осуществления деятельности интернет-магазина, предложения к продаже и продажи отделочных и строительных материалов.

Из отзыва ответчика и пояснений его представителя в судебных заседаниях следует, что помещение по адресу: <...>, используется им как офисное помещение, наружная реклама на здании по указанному адресу им не использовалась. Помещение по указанному адресу принадлежит на праве собственности ООО «Билдинг» и предоставлено ответчику в аренду на основании договоров аренды нежилого помещения от 01.08.2014 № 139, от 01.06.2016 № 234, заключенных последовательно и действующих по апрель 2018 года, с учетом дополнительных соглашений к договорам. Указанные обстоятельства подтверждены ответчиком представлением договоров аренды, приложений к ним, актов приема-передачи помещений, дополнительных соглашений, копий свидетельств о государственной регистрации права собственности ООО «Билдинг» на помещения.

С учетом изложенного, подтверждается использование ответчиком обозначения «Муравей» в предложениях о продаже отделочных и строительных материалов в сети Интернет, в том числе в доменном имени. Принадлежность доменного имени «www.магазин-муравей.рф» ООО «Муравей» ответчиком не оспаривается.

Не оспаривая факт использования обозначения «Муравей» в объявлениях о продаже товаров электротехнического назначения, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, в фирменном наименовании, ответчик ссылается на недоказанность однородного характера реализуемых им товаров и товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак истцом.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015г. № 304-КГ15-8874, продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

По смыслу нормы пункта 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование, в том числе при оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, не только обозначения, тождественного товарному знаку, но также сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 № 10268/02, от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Товарный знак по свидетельству № 543558 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров.

Как следует из письменных пояснений истца и представленных доказательств, истец реализует исключительное право на товарный знак путем предоставления предпринимателям права его использования на условиях неисключительной лицензии по лицензионным договорам от 29.03.2017, от 22.12.2016, заключенным с индивидуальным предпринимателем ФИО4, индивидуальным предпринимателем ФИО5 соответственно. Лицензионные договоры зарегистрированы в установленном порядке, что подтверждается сведениями реестра товарных знаков в отношении указанного товарного знака.

Из содержания представленных лицензионных договоров усматривается, что ИП ФИО5 предоставлено право использования товарного знака только на территории города Уфы; ИП ФИО4 предоставлено право использования товарного знака только для индивидуализации и продвижения магазина, находящегося по адресу: <...>.

Согласно представленным в дело сведениям информационных (поисковых) систем в сети Интернет, по адресу: <...>, расположен магазин Муравей хозяйственных товаров и бытовой химии, лакокрасочных материалов, отделочных материалов, краски, строительных смесей, растворов. В городе Уфе расположен магазин Муравей хозяйственных товаров и бытовой химии.

Ответчик осуществляет деятельность по реализации отделочных и строительных материалов. Согласно представленным ответчиком товарным накладным, счетам-фактурам, платежным поручениям, к реализуемым ответчиком товарам относятся дверные коробки, наличники, замки, клеевые смеси, грунтовки, керамогранит, смеси штукатурные, шпаклевки, профили потолочные, стяжки для пола, саморезы, уголки, гипсокартон, иные отделочные материалы.

Проанализировав назначение, целевую аудиторию, выполняемые соответствующими товарами функции, арбитражный суд приходит к выводу, что предлагаемые ответчиком к продаже товары и работы являются однородными по отношению к товарам и работам, для обозначения которых истцом используется товарный знак по свидетельству № 543558, что свидетельствует об однородности услуг по реализации таких товаров.

Указанный выше товарный знак представляет собой словесное обозначение «МУРАВЕЙ» выполненное заглавными буквами русского алфавита контрастного (черного) цвета на светлом (белом) фоне.

В пункте 32 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, определено, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

В соответствии с абзацем 5 параграфа 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Согласно пункту 4.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 № 197 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании признаков, характеризующих взаимное расположение звуков в словесном обозначении (пункт 4.2.1).

При определении графического сходства принимаются во внимание общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, алфавит, буквами которого написано слово, иные признаки (пункт 4.2.2.1).

Смысловое (семантическое сходство) определяется на основании подобия заложенных в обозначение понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначения, противоположности заложенных идей.

Согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 № 197 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №122 от 3.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что на сайте ответчика в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и в фирменном наименовании ответчика используется обозначение «муравей», сходное до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству № 543558, принадлежащим истцу, в том числе по графическому, семантическому, фонетическому критериям.

С учетом изложенного, довод ответчика об отсутствии однородности реализуемых товаров судом отклонен.

Ссылка ответчика на общеупотребимое значение слова «муравей» судом также не принимается, поскольку правовая охрана товарного знака № 543558 не прекращена, товарный знак зарегистрирован в установленном порядке, является действующим, и используется истцом для индивидуализации деятельности сети магазинов «Муравей», что подтверждается имеющимися в деле материалами. Данные обстоятельства не опровергнуты ответчиком представлением надлежащих и допустимых доказательств.

По смыслу статьи 1229 ГК РФ согласие правообладателя товарного знака на его использование другим лицом должно быть выражено явно и недвусмысленно. Право на использование результата исключительной деятельности может быть предоставлено правообладателем другим лицам путем заключения лицензионного договора (статьи 1235, 1489 ГК РФ).

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

ИП ФИО1 не давал ответчику своего разрешения на использование соответствующего товарного знака. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака между истцом и ответчиком не заключался. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

Доводы ответчика об использовании спорного обозначения в своей хозяйственной деятельности в течение длительного времени, об узнаваемости обозначения при реализации строительных и отделочных материалов лишь подтверждают использование заявленного истцом обозначения, но не опровергают обеспечение данного обозначения правовой защитой как средства индивидуализации товаров, работ, услуг.

Из материалов дела не усматривается прекращение исключительного права истца на товарный знак № 543558, предоставление правовой охраны данному товарному знаку не оспорено в установленном порядке.

При этом использование истцом указанного товарного знака в собственной деятельности подтверждается представленными как истцом, так и ответчиками фотоматериалами.

Статьей 1252 ГК РФ установлены способы защиты прав на средства индивидуализации, к которым, в частности, отнесено предъявление требований о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Поскольку исключительное право на товарный знак № 543558 принадлежит истцу, а совершение ответчиком действий, нарушающих исключительное право истца на указанное средство индивидуализации, подтверждается материалами дела, требования истца о признании незаконным использования ответчиком товарного знака и взыскании компенсации следует признать правомерными.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав товарный знак в сумме 600 000 рублей.

В обоснование размера компенсации истец ссылается на реализацию ответчиком товаров за три года на сумму более 28 000 000 рублей, определяя в указанной сумме доходы ответчика от осуществления деятельности по реализации товаров.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовому подходу, изложенному в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет правообладателю право в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде размера причиненных убытков.

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, что соответствует правовому подходу, сформулированному в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно представленным ответчиком материалам, 17.05.2018 единственным участником ООО «Муравей» ФИО6 принято решение об изменении наименования общества на ООО «АБ ДЕКОР», утвержден устав общества в новой редакции. Заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы общества, подано в соответствующий регистрирующий орган, о чем представлена расписка от 25.05.2018.

Использование ответчиком сайта в сети Интернет с доменным именем «www.магазин-муравей.рф» ответчиком прекращено, в подтверждение данного обстоятельства представлены распечатки снимков страниц интернет сайта по адресу «www.pvhplitka.ru», в настоящее время используемого ответчиком.

При определении размера компенсации судом приняты во внимание пояснения истца, характер допущенного нарушения, объем предложений о продаже товаров, наличие доказательств длительности совершения ответчиком нарушения.

Вместе с этим суд принимает во внимание, что использование товарного знака истцом осуществлялось, лишь начиная с декабря 2016 года путем предоставления права его использования по лицензионным договорам. По лицензионному договору от 22.12.2016 право использования товарного знака истцом предоставлено предпринимателю на безвозмездной основе. По лицензионному договору от 29.03.2017 стоимость права использования товарного знака составила 500 рублей ежемесячно, договор заключен на два года.

Проанализировав представленные истцом в обоснование размера компенсации доводы и доказательства в совокупности и в их взаимосвязи с иными представленными в дело доказательствами, арбитражный суд приходит к выводу, что стоимость использования исключительного права на товарный знак, определенная самим истцом, составляет 12 000 рублей (с учетом срока действия лицензионного договора).

Учитывая изложенные выше обстоятельства, принимая во внимание добровольное изменение ответчиком фирменного наименования и отказ от использования обозначения в доменном имени, арбитражный суд полагает возможным взыскание компенсации в размере 25 000 рублей, так как компенсация в данном размере учитывает необходимость компенсировать убытки, причиненные правообладателю, исходя из требований разумности и справедливости, объективных трудностей в оценке таких убытков, является соразмерной стоимости использования исключительного права, определенной истцом при заключении лицензионных договоров, и одновременно обеспечивает применение общей превенции допущенного ответчиком правонарушения в области охраны интеллектуальной собственности. В остальной части исковые требования ИП ФИО1 удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с увеличением истцом размера исковых требований, государственная пошлина по иску составит 15 000 рублей, поэтому возмещению истцу за счет ответчика подлежат судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 625 рублей. С учетом уплаченной при подаче иска государственной пошлины в сумме 8 000 рублей, с истца надлежит взыскать в бюджет Российской Федерации государственную пошлину в сумме 7 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью «Муравей» при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, товарного знака № 543558.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Муравей» (ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 311028012400084) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 543558 в сумме 25 000 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 625 рублей.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 311028012400084)  в бюджет Российской Федерации государственную пошлину в сумме 7 000 рублей.

Исполнительные листы выдать -после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.


Судья                                                                        Я.А. Смеречинская