Решение от 2 сентября 2021 г. по делу № А41-36350/2020

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А41-36350/2020
02 сентября 2021 года
г.Москва


Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 02 сентября 2021 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А.Аладовым-Лыковым

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению ПАО "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯМЗ)

к ООО "ММЦ"

о защите исключительных прав

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л :

ПАО "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯМЗ) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Молоковский моторный центр» о взыскании компенсации в размере 3.840.000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 545535 и 175637.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

ООО «ММЦ» (ответчик) реализовало по договору поставки № 4/0115-18 от 15.01.2018 г. в адрес ООО «БЕРМОТОРС» 6 штук двигателей ремонтных со всеми агрегатами для трактора К-700, артикул 238НДЗ-Ю0ОШ, общей стоимостью 1.920.000 руб., о чем истцу стало известно в ходе рассмотрения дела №А56-135726/18.

Согласно представленным в материалы указанного дела документам изготовителем двигателей указано ООО «ММЦ».

В ходе проведения таможенного контроля установлено, что на отдельных деталях двигателей имеются обозначения, сходные с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 545535 и № 175637.

Правообладателем указанных товарных знаков является ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Однако, ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) не давало согласие ООО «ММЦ» на использование товарного знака «ЯМЗ», лицензионные договоры, дающие право на использование товарных знаков по указанным свидетельствам отсутствуют.

Согласно выводам товароведческих экспертиз, проведенных экспертно-криминалистической службой регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, Санкт-Петербург (нна основании определений таможни) было установлено, что спорные товары представляют собой восстановленные (ремонтные) двигатели, восстановленные из комплектующих деталей как бывших в эксплуатации, так и новых; основой для восстановления служат серийные двигатели ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Обращаясь с иском в суд, истец указывает, что не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в своей коммерческой деятельности.

Предложением к продаже и реализацией товара ответчик нарушил права истца.

Исходя из изложенного, истец обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

В рамках настоящего дела истец требует компенсацию за нарушение исключительных прав владельца товарного знака.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ). Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

На основании п. 55 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ).

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».

Защита истцом принадлежащего ему исключительного права способами, прямо установленными законом, и в пределах, определенных законом, не может быть признано злоупотреблением правом.

Факт реализации указанного товара подтверждается представленными в материалы дела № А56-135726/2018 документами.

В рамках указанного дела было рассмотрено требование о привлечении ООО «Бермоторс» к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.14.10 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения указанного спора, суды констатировали, вто в действиях ООО «Бермоторс» отсутствовал такой квалифицирующий признак состава правонарушения, как «введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации», что само по себе свидетельствует от отсутствии оснований для привлечения общества к ответственности.

ПАО «Автодизель» был привлечён к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Полагая, что ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак, компания направила в его адрес претензию, которую ответчик не признал, считая ее не подлежащей удовлетворению.

Истец, ссылаясь на то, что ответчик нарушает исключительное право компании на использование товарного знака, обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации.

Согласно ст.1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в предусмотренных названным Кодексом случаях также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 ст.1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так, в силу пп.1 п.2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений п.3 ст.1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно абзацу третьему п.1 ст.1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с п.1 ст.1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

На основании положений п.1 ст.1225, п.п.1 и 3 ст.1252, п.4 ст.1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на товарные знаки (знаки обслуживания) правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из приведенных норм материального права с учетом правовых позиций высшей судебной инстанции, а также из положения ч.1 ст.65 АПК РФ следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания соблюдения им требований законодательства при использовании спорных объектов интеллектуальной собственности.

В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования соответствующего произведения либо товарного знака ответчиком, вместе с тем истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков и их размер (абзац второй пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10).

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 г. № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Суд отмечает, что по смыслу положений ст.1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (ст.1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования объекта интеллектуальной собственности достаточно декларировать отсутствие его согласия на использование товарного знака ответчиком, предшествующими собственниками товара, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.).

Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Данный спор подчиняется приведенным общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже товара, маркированного товарным знаком истца и введенного в гражданский оборот на территории Российской Федерации без его разрешения, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств.

Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности введения товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах ответчику надлежало доказать законность использования им товарного знака, в защиту исключительных прав на который к нему предъявлен иск, путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия.

В рамках рассмотрения дела А56-135726/2018 Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 12.09.2019 г. сделан вывод о том, что 6 штук двигателей ремонтных всеми агрегатами для трактора К-700, артикул 238НДЗ-1000186, реализованные ответчиком в адрес ООО «Бермоторс», не были произведены либо введены в гражданский оборот ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), либо под его контролем, как продукция правообладателя, обладающая определенной совокупностью индивидуализирующих признаков.

Одновременно суд по интеллектуальным правам не согласился с выводами судом первой и апелляционной инстанций об исчерпании ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) исключительного права на товарные знаки

Суд отметил, что спорные товары, помещенные обществом «Бермоторс» под таможенную процедуру экспорта, не были произведены либо введены в гражданский оборот обществом «Автодизель» либо под его контролем как продукция правообладателя, обладающая определенной совокупностью индивидуализирующих признаков.

Лицами, участвующими в деле, это обстоятельство не оспаривалось.

Вместе с тем закрепленный в ст.1487 ГК РФ принцип исчерпания права означает, в частности, что правообладатель не может препятствовать последующему использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые ранее были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может считать свои исключительные права нарушенными при совершении последующих сделок в отношении тех товаров, которые изначально были законно маркированы его товарным знаком и введены в оборот.

В данном случае, поскольку судами не установлено, что обществом «Бермоторс» экспортировался товар, определяемый теми же индивидуальными и/или родовыми признаками, что и товар, который ранее был введен в гражданский оборот правообладателем товарных знаков либо с его согласия, а напротив, установлено, что предназначенный для экспорта товар обладает не свойственными оригинальному товару общества «Автодизель» признаками, выводы судов об исчерпании обществом «Автодизель» исключительного права на товарный знак свидетельствуют о неправильном применении судами нормы статьи 1487 ГК РФ к обстоятельствам данного дела.

На каждый двигатель, поставленный ответчиком в адрес ООО «Бермоторс» по договору поставки № 4/0115-18 от 15.01.2018 г., был выдан паспорт, из которого следует, что ООО «ММЦ» является производителем двигателя (силового агрегата) ЯМЗ-238НДЗ и ни в одном из разделов паспортов не указано, что двигатели являются ремонтными.

Паспорт является основным эксплуатационным документом для силового агрегата, который выдается вместе с произведенной продукцией.

Это требование закреплено ГОСТ 2.601-2013 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Единая система конструкторской документации. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ».

Позиция ответчика, что паспорт на силовой агрегат не предусматривает ни одного поля или раздела, в котором можно было бы указать, что двигатель ремонтный или восстановленный, и что ответчик является не изготовителем, а организацией, осуществившей ремонт, не является значимой, так как ГОСТ 2.601-2013 в п. 4.13 устанавливает лишь минимальный перечень информации, которая должна содержаться в паспорте изделия, не запрещает вносить дополнительную информацию, поля, графы и разделы.

Таким образом, при формировании паспорта на двигатели ответчик имел все права и возможности на включение в паспорт информации о том, что двигатель ремонтный или восстановленный; и что ответчик не является его производителем/изготовителем, а является организацией, осуществившей ремонт.

Более того, из содержания всех заполненных разделов паспортов, конечный потребитель может без сомнения сделать только один единственный вывод - в феврале 2018 года ответчик изготовил двигатель (силовой агрегат) по лицензии истца в комплектации ЯМЗ-238НДЗ с соответствующими выходными характеристиками и этот двигатель является новым, а не ремонтным или восстановленным.

Степень вмешательства в двигатель, его отличия от того двигателя, что производится заводом, замена составляющих двигатель элементов такова, что он никак не может называться двигателем ЯМЗ-238НДЗ производства ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), вводиться в гражданский оборот как продукция ЯМЗ и содержать в себе товарные знаки, а также указание на товарные знаки в паспорте двигателя.

В соответствии с п.3 ст.1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В распоряжении истца (из материалов дела А56-135726/2018) имеется договор поставки № 4/0115-18 от 15.01.2018 г., заключенный ООО «ММЦ» и ООО «Бермоторс», товарная накладная № 6 от 28.02.2018 г., счет-фактура № 00000006 от 28.02.2018 г.

Из указанных документов следует, что стоимость поставляемых товаров (6 двигателей) составляла 1.920.000 руб., что является фактической ценой продажи.

Согласно п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом в рамках реализации своего права на судебную защиту, в качестве способа такой реализации заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации, составляющей двукратный размер стоимости контрафактного товара.

Согласно абзацу 6 пункта 61 постановления Пленума № 10 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Двукратный размер стоимости товаров, реализованных и предложенных к продаже с незаконным использованием товарных знаков № 545535 и № 175637 составляет заявленную сумму.

Двукратная стоимость контрафактных товаров в качестве компенсации может быть взыскана не только за фактически проданный товар, но и в случаях предложения к продаже такого товара (пункт 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10).

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях: при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

В этом случае частичное удовлетворение требований терминологически является не «снижением» размера компенсации, а взысканием компенсации исходя из установленного размера стоимости права использования произведения; при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования произведения на основании абзаца третьего п.3 ст.1252 ГК РФ; при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.

Доказательств для снижения размера компенсации, указанных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 г. № 40-П, ответчиком не представлено.

При таких обстоятельствах суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

В силу ст.110 АПК РФ расходы на уплату госпошлины, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Истцом при подаче иска платежным поручением № 11159 от 28.05.2020 г. уплачена государственная пошлина в сумме 42.200 руб. 00 коп.

В связи с удовлетворением заявленных требований расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Молоковский моторный центр», ОГРН <***> в пользу публичного акционерного общества «Автодизель» (Ярославский моторный завод», ОГРН <***>, компенсацию в размере 3.840.000 (три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 42.200 (сорок две тысячи двести) рублей.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Г.А. Гарькушова