Решение от 24 января 2020 г. по делу № А40-202611/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-202611/19-110-1705
24 января 2020 года
город Москва


Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "НИК" (305026, <...>, ОГРН: <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ЕГРИП 309774634900131) о праве преждепользования,

при участии:

от истца – ФИО3 по дов. от 25.11.2019,

от ответчика - ФИО4 по дов. от 22.06.2017

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НИК" обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о признании права преждепользования на тождественное решение, защищенное патентом №174657, на полезную модель «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ» с установленной датой действия 19.04.2017, об установлении объема преждепользования для производства изделий «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ» 8 шипов, в которых использовано решение, защищенное патентом №174657 в размере не превышающем 1152 пар в год.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «НИК» осуществляет производство резино-технических изделий .

Индивидуальный предприниматель ФИО2 является обладателем патента № 174657, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской федерации 19.04.2017г. заявка № 2017113538 от 2017.04.19.

В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что до даты регистрации полезной модели, защищенной патентом № 174657, Истец создал, независимо от ответчика, пресс-формы для производства изделий тождественных патенту №174657, добросовестно использовал это решение на территории Российской Федерации и сделал все необходимые приготовления к такому использованию. Следовательно Истец должен сохранить право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения, содержащегося в патенте №174657, без расширения объема такого использования, т. е. право преждепользования.

Предметом настоящего иска является самостоятельное требование Истца к Ответчику о признании права преждепользования на полезную модель, защищенную патентом № 174657 в объеме не превышающем изготовление и реализацию 7154 (семь тысяч сто пятьдесят четыре) пары изделий в год.

Согласно разъяснениям Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в п. 28 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров в защите интеллектуальных прав» от 23 сентября 2015г. право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных в п.2 ст. 1361, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Независимость создания тождественного решения, по мнению Истца, доказана тем, что решение было разработано самостоятельно Истцом, который не использовал описание полезной модели Ответчика, получившего патент на полезную модель.

Добросовестность использования решения, по мнению Истца, выполнение данного условия подтверждается, прилагаемыми к иску доказательствами (договор подряда, техническая документация).

Как полагает Истец, наличие у него пресс-форм, предназначенных для производства спорных изделий, содержащих все существенные признаки полезного изделия Ответчика (патент № 174657) также является подтверждением права преждепользования, возникшим до даты регистрации патента № 174657. Изготовление специальной пресс-формы, предназначенной для изготовления спорных изделий, произошло до даты регистрации патента № 174657.

Добросовестное использование Истцом спорной полезной модели в своей деятельности, и соответственно наличие у Истца права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право.

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Из пункта 30 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015. следует, что необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

При определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Таким образом, право преждепользования по факту может возникнуть только при наличии: приготовления или использования решения, тождественному запатентованному решению.

Запатентованное решение по патенту на полезную модель РФ №174657 охарактеризовано независимым пунктом формулы, имеющим следующие признаки:

"Устройство для предохранения обуви от скольжения, содержащее плоскую часть с шипами и рифлением, носочный и пяточный петлевые фиксаторы, отличающееся тем, что выполнено с пяточной частью, на которой закреплены дополнительные шипы и выполнено рифление на наружной поверхности."

ООО "НиК", заявляя исковые требования на право преждепользования, в обосновании иска приложены документы, которые доказывают приготовления лишь в части признаков:

Устройство для предохранения обуви от скольжения, содержащее плоскую часть с шипами и рифлением, носочный и пяточный петлевые фиксаторы, отличающееся тем, что выполнено с пяточной частью, на которой выполнено рифление на наружной поверхности.

Доказательства приготовления со стороны ООО "НиК" в части признаков: "на пяточной части закреплены дополнительные шипы" в иске отсутствуют.

Представленный истцом договор между ООО "НиК" и ООО "Техноресурс" от 16.09.2016., содержит сведения о том, что надлежит изготовить пресс-форму.

Пресс-форма - это приспособление для формования заготовки изделий, но без шипов.

А представленные в иске расчеты затрат времени на производство противоскользящих устройств дли обуви «ледоходы» 8+8 шипов, используя 1 пресс-форму являются научными или иными исследованиями и не связаны с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия), поскольку из представленных документов нельзя установить их связь с договором и спецификацией, подписанными ООО "НиК" и ООО "Техноресурс" в 16.09.2016.

Кроме того, на листе с данными расчетами не указана дата. Поэтому, данный лист расчета не может служить доказательством приготовления до даты приоритета.

Из листков расчета усматривается, что расчеты осуществляются на 2018 год, следовательно, не могли планироваться еще в 2016 году до даты приоритета полезной модели от 19.04.2017 г.

Минимальный срок начала планирования по расчетам был возможен не ранее даты поставки готовых пресс-форм заказчику в лице ООО "НиК" со стороны ООО "Техноресурс".При этом из акта №102 не усматривается относимость к договору , а также что передается пресс-форма именно для изготовления спорных изделий.

Лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания им такого технического решения, а также объем преждепользования и его территорию.

Истец достаточных и допустимых доказательств указанных обстоятельствах не представил.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В. Мищенко