Решение от 22 ноября 2022 г. по делу № А40-71253/2022

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-71253/22-51-511
22 ноября 2022 года
город Москва



Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 22 ноября 2022 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ «527» (ОГРН 5167746320792)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДК РЕЙСИНГ» (ОГРН 1177746150460)

о защите прав на изобретение по патенту РФ № 2672231, взыскании по лицензионному договору № 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27 января 2020 года вознаграждения в общем размере 25 953 708 руб. 80 коп., неустойки в размере 796 900 руб., с 02 октября 2022 года по день фактической оплаты,


при участии:

от истца – Макарова А. В., по дов. № б/н от 15 февраля 2022 года;

от ответчика – не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ «527» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) изменения размера исковых требований, к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДК РЕЙСИНГ» (далее – ответчик) о защите прав на изобретение по патенту РФ № 2672231, взыскании по лицензионному договору № 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27 января 2020 года вознаграждения в общем размере 25 953 708 руб. 80 коп., неустойки в размере 796 900 руб., с 02 октября 2022 года по день фактической оплаты.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве, направил ходатайство об отложении судебного разбирательства, которое было отклонено судом протокольным определением от 21 ноября 2022 года.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителя истца, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 27 января 2020 года между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) был заключен лицензионный договор № 527/1А о предоставлении права использования изобретения.

В соответствии с пунктом 1.1. договора лицензиар (обладатель патента № 2672231, приоритет изобретения по заявке № 2018104743 от 07 февраля 2018 года) обязался предоставить лицензиату право использования изобретения в установленных договором пределах, а лицензиат обязуется уплачивать обусловленное вознаграждение.

В соответствии с пунктом 1.2. договора объектом по договору является конструкция «каркас гоночного автомобиля».

Способы использования согласованы в пунктах 1.3., 1.3.1. – 1.3.4. договора.

В соответствии с пунктом 1.4. договора территория, на которой допускается использование изобретения – все страны мира (без ограничений).

В соответствии с пунктом 4.1. договора единовременно за право использования изобретения лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 1 300 000 руб. в течение 6 месяцев с момента заключения лицензионного договора.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что так как договор не был зарегистрирован и у ответчика отпала необходимость в получении спорного патента, ответчиком не инициировалась регистрация спорного договора. Принимая во внимание отсутствие претензий со стороны истца, ответчик счел договор незаключенным, а потому не подлежащим исполнению.

Действительно, спорный договор в установленном порядке зарегистрирован не был, доказательств передачи истцом ответчику чертежей для производства деталей автомобиля (пункт 2.5. договора) в материалах дела также не имеется.

Абзацем вторым пункта 2 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 данного Кодекса.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежит государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 433 ГК РФ.

Как следует из абзацев второго и третьего пункта 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Заключив лицензионный договор, ответчик принял на себя обязанность по оплате лицензионного вознаграждения в сумме, установленной договором.

Как следует из абзаца 4 пункта 40 постановления № 10, если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что действия истца можно охарактеризовать как недобросовестные, что недопустимо, исходя из норм действующего законодательства в порядке ст. 10 ГК РФ, направленные исключительно на ухудшение имущественного положения истца, учитывая пассивное поведение и фактическое бездействие истца на протяжении более двух лет.

Однако само по себе длительное необращение в суд с требованием о взыскании задолженности не может свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны лицензиара, который вправе рассчитывать на добросовестное исполнение лицензиатом своих обязанностей по договору. Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. При этом суд учитывает, что каких-либо доказательств злоупотребления правом со стороны истца ответчиком не представлено.

Поскольку доказательств погашения задолженности ответчиком не представлено, суд признает заявленные истцом требования о взыскании с ответчика по лицензионному договору долга в размере 1 300 000 руб. подлежащими удовлетворению.

Истец также заявил требование о взыскании с ответчика роялти в размере 24 653 708 руб. 80 коп., рассчитанного следующим образом: 16.09.2022 истцом была получена информация от ООО АС «Российская автомобильная федерация» о количестве выданных спортивных паспортов на автомобили марки Shortcut и годах выпуска данных автомобилей. В соответствии с ответом Комитета спортивной техники РАФ ООО «ДК Рейсинг» было произведено, как минимум 52 автомобиля Shortcut (автомобили, на которые выдавался Сертификат на каркасы безопасности и Технический паспорт автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях). При этом на часть автомобилей собственники не получали Сертификат на каркасы безопасности и Технический паспорт автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях, поскольку приобретали автомобиль не для целей участия в соревнованиях. В интервью для SMP SLIPSTREAM от 22.02.2022 («SHORTCUT: бескомпромиссный гоночный автомобиль и конструктор для взрослых») Даев Михаил Вячеславович, учредитель ООО «ДК Рейсинг» подтвердил, что автомобили приобретают не только гонщики. Также Даев М. В. отметил, что на дату интервью «...произведено и отгружено клиентам 55 автомобилей. Сейчас еще в отгрузке, до конца года, еще порядка 7 планируется». Каждый каркас кузова автомобиля (каркас безопасности) имеет номер. Последние две цифры присваиваются в хронологическом порядке, что видно из приложения к ответу Комитета спортивной техники РАФ. Номер каркаса безопасности самого первого автомобиля, в отношении которого у РАФ имеются сведения, заканчивается на «04». Номер каркаса безопасности, на который крайний раз выдавался Сертификат, заканчивается на «64». Таким образом, по факту ООО «ДК Рейсинг» произвело не менее 64 автомобилей марки Shortcut, используя изобретение, принадлежащее ООО КБ «527», что согласуется с цифрой, которую назвал Даев М. В. в своем интервью.

В соответствии с пунктом 4.2. договора за использование изобретения лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в виде процентных отчислений с момента заключения договора в следующем размере 20 % от чистой прибыли каждого произведенного продукта на основе изобретения. Чистая прибыль считается как совокупная стоимость материалов и комплектующих, входящих в продукт на основе изобретения, а также стоимость фактических затрат на производство.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Патент № 2672231 содержит следующую формулу изобретения:

1. Каркас кузова автомобиля, содержащий пространственную раму, выполненную из силовых элементов, изготовленных из металлических профилей и образующих переднюю часть рамы, включающую соединенные силовыми элементами нижнюю и верхнюю структуры, каждая из которых включает продольные и поперечные силовые элементы, образующие моторный отсек рамы, заднюю часть рамы, включающую заднюю стенку и соединенную с ней нижнюю структуру, и боковые структуры, соединяющие переднюю и заднюю части рамы, а также образующие карданный туннель, расположенный между боковыми структурами и соединенный силовыми элементами с передней и задней частями рамы, отличающийся тем, что центральные плоскости моторного отсека рамы и карданного тоннеля смещены относительно центральной вертикальной плоскости рамы.

2. Каркас по п. 1, отличающийся тем, что задняя часть рамы дополнительно включает первый трубчатый элемент в виде дуги, соединенной своими концами с верхней частью задней стенки, второй и третий трубчатые элементы, соединяющие дугу в средней ее части с нижней структурой задней части, и четвертый и пятый трубчатые элементы, соединяющие верхнюю часть задней стенки с нижней структурой задней части.

3. Каркас по п. 1, отличающийся тем, что содержит каркас безопасности, выполненный из силовых элементов, изготовленных из труб, соединенный с пространственной рамой при помощи сварки и включающий переднюю дугу, соединенную концами с передней частью рамы, заднюю дугу, соединенную концами с задней частью рамы, продольные элементы, соединяющие верхние части передней и задней дуг, и боковые диагональные элементы, соединенные с передней и задней дугами с одной боковой стороны каркаса безопасности.

4. Каркас по п. 3, отличающийся тем, что концы передней дуги соединены с опорами и с нижней структурой передней части рамы, концы задней дуги соединены посредством опор с поперечиной и верхней частью задней стенки, а также один конец задней дуги соединен с одной из опор посредством первого диагонального элемента, верхние части передней и задней дуг дополнительно соединены вторым диагональным элементом, расположенным между продольными элементами, третий боковой диагональный элемент соединяет концы передней и задней дуг, а четвертый и пятый боковые элементы соединяют соответственно боковую ветвь передней дуги с боковым диагональным элементом и боковой диагональный элемент с нижним силовым элементом боковой структуры.

Таким образом, в подтверждение данного требования истцу следовало представить доказательства, подтверждающие то обстоятельство, что спорный автомобиль содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения истца, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Истец представил в материалы дела скриншоты с веб-сайта https://dkracing.ru/, которые, по мнению истца, доказывают тот факт, что ответчик реализует товар на основании изобретения «Каркас кузова автомобиля» (т. 1 л.д. 46-60).

В соответствии с пунктом 55 постановления № 10 допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Однако указанные доказательства сами по себе не доказывают факта использования ответчиком изобретения «каркас кузова автомобиля», поскольку представляют собой не более чем визуальное оформление сайта.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что большая часть представленных истцом скриншотов не свидетельствует о том, что ответчик предлагает к продаже изображенные на скриншотах товары. Те скриншоты, на которых изображены транспортные средства, действительно предлагаемые к продаже, не соответствуют описанию спорного изобретения, равно как и не соответствуют чертежу, также представленному в материалы дела. Более того, из сертификата RAF 54SC_17 каркаса с серийным номером 52707126200036, изготовителем которого является ООО «ДК Рейсинг», выданным Общероссийской общественной организацией автомобильного спорта «Российская автомобильная федерация», следует, что при визуальном сравнении каркасов, используемых истцом и ответчиком, каркас, который использует ответчик является явно отличным от каркаса, который использует истец. Так, например, на схемах явно видно различие между схемами крепления каркаса безопасности, наличие большего количества различных элементов данного каркаса (в отличие от схемы, размещенной в патенте на спорное изобретение, у производимых ответчиком автомобилей существует боковая защита водителя, выполненная путем создания бокового каркаса прочности). Ответчик заявил, что истцом не представлено достаточных и достоверных доказательств того, что изобретение «каркас кузова автомобиля» является именно тем изобретением, который использует ответчик, что служит основанием для вывода об отсутствии нарушения ответчиком исключительных прав истца. Из представленных в материалы дела доказательств не представляется возможным достоверно установить, какое именно оборудование или иной товар было реализовано ответчиком с нарушением исключительных прав истца.

Суд предоставил истцу время на ознакомление с представленным отзывом, отложив судебное разбирательство, однако, истец, представляя письменные пояснения на отзыв, не привел ни одного довода в опровержение данной позиции ответчика, не представил внесудебного заключения эксперта, не заявил ходатайства о назначении судебной экспертизы.

Как разъяснено в пункте 123 постановления № 10, перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим. При этом изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Вопрос об использовании или не использовании изобретения не может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Ходатайств о назначении судебной экспертизы истец в суде первой инстанции не заявлял, законных оснований для назначения проведения экспертизы по инициативе суда не имелось.

В силу положений статей 8, 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципов равноправия сторон и состязательности.

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (статья 9 АПК РФ).

Из представленных же истцом материалов невозможно установить, что спорный автомобиль содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения истца, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

В связи с изложенным нарушение ответчиком исключительных прав истца на изобретение истцом не доказано, что свидетельствует об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в части взыскания роялти в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ) (абзац 4 пункта 40 постановления № 10).

Также абстрактные требования истца об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности (пункт 5 согласно заявлению истца об уменьшении исковых требований) в силу закона не подлежат удовлетворению.

Истец просит суд взыскать с ответчика неустойку, начисленную на сумму 1 300 000 руб. за период с 28.07.2020 по 31.03.2022 в размере 796 900 руб., с 02.10.2022 по день фактической оплаты.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 5.2. договора при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования изобретения лицензиар вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Указанный расчет судом проверен и признан математически и методологически верным.

Контррасчета неустойки ответчик не представил, о снижении не заявил.

Учитывая изложенное, неустойка подлежит взысканию с ответчика в заявленном размере в соответствии с пунктом 5.2. договора, ст. 330 ГК РФ.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

По состоянию на день вынесения решения (21 ноября 2022 года) неустойка составляет 863 200 руб.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Поскольку истец, увеличивая размер исковых требований, государственную пошлину не доплачивал, исковые требования удовлетворены судом частично, с истца в доход федерального бюджета Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в размере 121 209 руб.

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167 - 170 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДК РЕЙСИНГ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ «527» по лицензионному договору № 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27 января 2020 года вознаграждение в размере 1 300 000 руб., неустойку по состоянию на 21 ноября 2022 года в размере 863 200 руб., неустойку, начисленную на сумму 1 300 000 руб. за период с 22 ноября 2022 года по день фактической оплаты, исходя из 0,1 % за каждый день просрочки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 287 руб. 40 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ «527» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 121 209 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья: О. В. Козленкова